商標權領域內的惡意搶註違反了誠實信用原則，屬於典型的不正當競爭。禁止惡意搶註，制止不正當競爭是世界各國和地區的商標法普遍奉行的原則之一，中國商標法也不例外。

一、惡意搶註的類型

根據中國《商標法》的規定和實踐，惡意搶註行為主要可以分為以下幾種：

（一）惡意搶註他人商標的行為

1、 複製、摹仿、翻譯他人馳名商標申請註冊的行為（《商標法》第十三條）。

2、 代理人或者代表人搶註被代理人或者被代表人商標的行為（《商標法》第十五條）。

3、 搶註他人在先使用並有一定影響的商標（《商標法》第三十一條後段）。

4、 其他以不正當手段搶註他人商標的行為（《商標法》第四十一條第一款）。

（二）損害他人在先權利的惡意搶註行為

《商標法》第三十一條前段規定申請註冊不得損害他人現有的在先權利，實際上是禁止惡意將他人具有商業價值的商號、外觀設計、作品、姓名、肖像等搶註為商標。

（三）以獨佔公共資源為目的的搶註行為

此類搶註行為的基本特徵在於將本屬於公共資源的標記搶註為商標，商標註冊後妨礙他人的正當使用造成市場秩序混亂，或者使用時容易造成相關公眾對商品產地或者特點等發生混淆。例如：

1、 將旅遊景區名稱申請註冊於提供“旅遊服務”類別上。（“九寨溝”）

2、 將具有表示商品特點的產地名稱申請註冊於該商品上。（“日月潭”茶葉、“阿里山”茶葉、“東港活魚”）

3、 將缺乏顯著特徵的標記申請註冊為商標。（“LED”、“茶多酚”）

《商標法》第十一條第一款規定申請註冊商標缺乏顯著特徵的，不予註冊；第十條第一款第（八）項規定申請註冊的商標具有不良影響的，不予註冊並禁止使用。

二、惡意的判定

中國《商標法》上述關於禁止惡意搶註的規定體現了共同的立法宗旨，即維護誠實信用原則，制止不正當競爭。以商標評審案件為例，如果申請人能夠證明被申請人申請註冊爭議商標違反了誠實信用原則，則可以認定主觀構成惡意。惡意是認定惡意搶註和適用上述法律規定的共同要件。惡意的判定主要考慮但不限於下列因素：

1、 申請人因與被申請人存在代理或者代表、貿易、合作、地緣（地域）或者其他關係明知或者應知被申請人的商標。

2、 被申請人因申請享有在先權利的商號、作品、外觀設計、姓名、肖像等具有知名度或者其他因素明知或者應知他人在先權利的存在。

3、 申請人主張被申請人構成惡意搶註其商標行為的，需要考慮申請人商標的獨創性。

4、 被申請人因作為公共資源的旅遊景區名稱、產地名稱具有知名度而明知或者應知該名稱的存在。

5、 爭議商標註冊後，被申請人以牟取不正當利益為目的，妨礙他人正當使用，向他人索要高額轉讓費、許可使用費、侵權賠償金，或者進行誤導公眾的宣傳，造成市場混亂。

三、法律適用

除惡意外，各類具體搶註行為的認定和法律適用要件不盡相同，我委和商標局制定的《商標審理標準》對此有相應的明確規定。現以評審案件為例，略予說明。

（一）《商標法》第十三條保護馳名商標的適用要件

1、 第一款保護馳名的未註冊商標。

（1）申請人商標已經馳名但尚未在中國註冊；

（2）爭議商標構成對馳名商標的複製、摹仿或者翻譯；

（3）雙方商標使用商品屬於相同或者類似商品；

（4）爭議商標的使用容易導致混淆。

2、 第二款保護馳名的註冊商標。

（1）申請人商標已經馳名且已在中國註冊；

（2）爭議商標構成對馳名商標的複製、摹仿或者翻譯；

（3）雙方商標使用商品不屬於相同或者類似商品；

（4）爭議商標的使用誤導公眾，損害馳名商標所有人的利益。

依據實務經驗，認定馳名商標主要考慮該商標在大陸境內是否馳名。申請人可以按照中國《商標法》第十四條的規定提供其商標在爭議商標申請之前的馳名證據材料。

馳名商標的保護範圍/程度以爭議商標的使用是否造成消費者混淆或者聯想為基本原則。要綜合考慮申請人商標的知名度和商標獨創性、雙方商標的近似程度和使用商品/服務的關聯程度。

（二）《商標法》第十五條禁止代理人或者代表人搶註的適用要件

1、 被申請人是申請人的代理人或者代表人。

本條源自《巴黎公約》六條之七。對於本條中“代理人”的理解曾有三種不同的認識：民法上的代理人、商標代理人、包括經銷商在內的商業代理人。我委考慮本條立法宗旨、國際慣例，堅持第三種理解。目前，行政和司法已基本達成共識。

2、 雙方商標使用商品或者服務屬於同一種或者類似商品與服務。

3、 雙方商標相同或者近似。

4、 被申請人未經商標所有人授權。

（三）《商標法》第三十一條禁止搶註他人已經使用並具有一定影響商標的適用要件

1、 申請人商標在爭議商標申請之前已經使用並有一定影響。

在先使用的判定：地域上指在大陸的使用；形式上要與主張權利的商標相同或者近似；物件上須是在主張權利的商品上的使用；本質上是在商業活動中真實地使用。

有一定影響的判定：相關公眾的知曉程度；使用的持續時間和地理範圍；宣傳時間、方式、程度、地理範圍。

2、 雙方商標使用商品或者服務屬於同一種或者類似商品與服務。

3、 雙方商標相同或者近似。

（四）《商標法》第三十一條禁止損害他人現有在先權利的適用要件

此處的在先權利包括著作權、專利權、商號權、姓名權、肖像權。

1、 申請人享有在先權利。

2、 爭議商標與申請人享有在先權利的商號、作品、外觀設計、姓名、肖像相同或者實質性相似。

商號和外觀設計雖然功能與商標不同，但都屬於與特定商品或者服務相聯繫的商業標記，申請人主張這兩項權利的，在法律適用上還要考慮爭議商標使用是否會造成相關公眾混淆。

（五）《商標法》第四十一條第一款禁止以其他不正當手段註冊商標的適用要件

1、 爭議商標是申請人在先已經在大陸使用的商標。

2、 雙方商標使用商品屬於同一種或者類似商品。

2001年之前的《商標法實施細則》將此規定作為禁止搶註的兜底性條款，但2001年修改商標法時將其與絕對理由並列，造成目前法律理解和適用上的分歧。關於本條保護範圍是否限於相同商標、同一種或者類似商品是否受時限限制，甚至是否可用於保護在先使用的商標都存在爭議。

（六）禁止獨佔公共資源的搶註行為的法律適用

作為公眾資源的標記，有的具有表示商品品質、產地等特點的，作為商標由某家獨佔難以起到商標識別商品來源的作用，本應作為集體商標或者證明商標註冊，不宜為某家獨佔；有的註冊使用在特定商品或者服務上本身缺乏顯著性，或容易造成相關公眾對商品產地或者特點等發生混淆，不具備可註冊性。

《商標法》第十一條第一款的三項都是規定缺乏顯著性的商標，不得註冊。其中，第（一）、（二）項分別規定通用標記和直接表示商品特點的標記，缺乏顯著性，第（三）項準確的表述應該是“其他缺乏顯著特徵的”。此類公共資源的標記搶註為商標難以使用上述第（一）、（二）項的規定，則可以適用第（三）項。

由於《商標法》缺少“商標容易使相關公眾對商品或者服務品質、產地或者其他特點產生誤認，不得註冊”的一般規定，只能尋求對《商標法》第十條第一款第（八）項“不良影響”的解釋。將公共資源作為商標獨佔使用，可能誤導公眾的，判定為具有不良影響。

適用條件：

1、 爭議商標由屬於公共資源的標記構成或者含有該標記。考慮旅遊景區名稱、產地名稱等標記的知名度。

2、 爭議商標註冊使用在指（核）定商品或者服務上沒有顯著特徵，或者容易使相關公眾對商品或者服務的品質、產地或者其他特點發生誤認。

對於此類搶註行為，有些案件可以同時適用《商標法》第十條第一款第（八）項和第十一條第一款第（三）項的規定。例如，“日月潭”、“阿里山”。

 

附件：中國商標法相關法條

第十條　下列標志不得作爲商標使用：

　　（一）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的，以及同中央國家機關所在地特

                   定地點的名稱或者標志性建築物的名稱、圖形相同的；

　　（二）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的，但該國政府同意的除外；

　　（三）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的，但經該組織同意或者不易誤導公衆的除外；

　　（四）與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的，但經授權的除外；

　　（五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標志相同或者近似的；

　　（六）帶有民族歧視性的；

　　（七）誇大宣傳幷帶有欺騙性的；

　　（八）有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。

　　縣級以上行政區劃的地名或者公衆知曉的外國地名，不得作爲商標。但是，地名具有其他含義或者作爲集體商標、證明商標組成部分的除外；已經注册的使用地名的商標繼續有效。

第十一條　下列標志不得作爲商標注册：

　　（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；

　　（二）僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；

　　（三）缺乏顯著特徵的。

　　前款所列標志經過使用取得顯著特徵，幷便于識別的，可以作爲商標注册。

第十三條　就相同或者類似商品申請注册的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國注册的馳名商標，容易導致混淆的，不予注册幷禁止使用。

　　就不相同或者不相類似商品申請注册的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國注册的馳名商標，誤導公衆，致使該馳名商標注册人的利益可能受到損害的，不予注册幷禁止使用。

第十四條　認定馳名商標應當考慮下列因素：

　　（一）相關公衆對該商標的知曉程度；

　　（二）該商標使用的持續時間；

　　（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；

　　（四）該商標作爲馳名商標受保護的記錄；

　　（五）該商標馳名的其他因素。

第十五條　未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注册，被代理人或者被代表人提出异議的，不予注册幷禁止使用。

第十六條　商標中有商品的地理標志，而該商品幷非來源于該標志所標示的地區，誤導公衆的，不予注册幷禁止使用；但是，已經善意取得注册的繼續有效。

　　前款所稱地理標志，是指標示某商品來源于某地區，該商品的特定質量、信譽或者其他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所决定的標志。

第三十一條　申請商標注册不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注册他人已經使用幷有一定影響的商標。

第四十一條　已經注册的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注册的，由商標局撤銷該注册商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注册商標。

文章作者 侯林   中華商標協會常務理事