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大陸商標--商標反向假冒行為的法律規制及其完善
1994年發生的“楓葉”訴“鱷魚”一案,堪稱在中國首例涉及商標反向假冒的案件。由於當時的法律法規對此沒有明確規定,對此類行為應適用什麼法律來認定,成為人們關注的焦點。自此,中國智慧財產權界開展了一場對商標反向假冒理論這一“舶來品”的深入、持久地討論。尤其是該行為的法律適用問題一直是學者們爭論的熱點。2001年中國新修正的《商標法》明確規定了商標反向假冒行為是一種侵犯商標專用權的侵權行為,將商標反向假冒行為納入了中國法律的調控範圍;但商標反向假冒理論在中國的發展還不盡完善,而各種商標反向假冒行為則在中國社會生活中頻繁發生,因此筆者認為有必要深入研究商標反向假冒行為,盡可能地提出建議完善商標反向假冒理論,以有效的規制這種行為。
一、商標反向假冒的法律規制
(一)商標反向假冒的概念及法律規制模式
“假冒”也稱為“冒充”、“蒙混”,它源於英國的“passing off”。早在17世紀的英國就出現過passing off的判例,並由此衍生“假冒之訴”(Action of passing of)的概念。其大意是“任何人以不實之事實,使公眾誤信其營業或商品為他人營業或商品的行為時,該他人有權提起訴訟”。商標假冒是指假冒者試圖通過簡單的替換商標的方式來冒充來源於他人或自己的商品,通常假冒者提供的商品或服務與原告的相似,這就構成假冒。[①]商標反向假冒的概念源自美國的蘭哈姆法。該法1125條的第127項在界定這一行為的一組詞是“reverse palming off”,字面的意思就是相反的騙賣或者是相反的騙買。中國學者鄭成思給其下的定義是未經商標權利人的許可而撤換他人合法附貼的商標後,再將商品投放市場的行為。[②]商標反向假冒一般有兩種表現形式:一是摘除他人的商標,換上自己的商標進行產品銷售。我們把這種假冒稱之為顯性反向假冒;二是摘除他人的商標,在無商標的情況下進行產品銷售。相對於第一種假冒,我們稱之為隱性反向假冒。
禁止商標反向假冒,是國際商標保護制度的一個發展方向。“不論大陸法系國家還是英美法系國家,反向假冒都要受到法律禁止及制裁的。”[③]在禁止商標反向假冒的立法實踐中,世界各國形成了不同的模式,主要有單軌制和雙軌制兩種主要的模式。單軌制主要有:一是適用商標法來規制商標反向假冒行為,如義大利、澳大利亞、法國、葡萄牙等;一是適用反不正當競爭法來規制商標反向假冒行為,如德國、日本、荷蘭等國。雙軌制即適用商標法和反不正當競爭法合二為一來規制商標反向假冒行為,如美國、加拿大等。
(二)中國對商標反向假冒行為的法律規制及存在的問題
1、《商標法》對商標反向假冒行為的立法規制及存在的問題
中國2001年修訂的《商標法》第52條第四項規定:“未經商標註冊人的同意,更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的”,即反向假冒商標,屬侵犯註冊商標專用權。新商標法的這一規定,確認商標反向假冒行為為侵權行為,
彌補了原商標立法上的一個重要缺憾。儘管中國新《商標法》對商標反向假冒行為已經作出了規定,但該規定過於籠統,不夠細化,存在以下幾個方面的問題:
(1)“商標註冊人”指代不明
“商標註冊人”作為權利主體,自然有明確的含義。然而在該法條中,卻看不出到底是指註冊商標的申請人,或是商標所有權人,或是商標使用權人,抑或二者兼有所指?
(2)“更換商標的商品”含義不明確
所謂“更換”,一般的理解是取下註冊商標人的商標換上自己或他人的商標的行為,即行為人在銷售由他人製造、生產或提供的商品或服務時,撤下他人的註冊商標而換上自己的商標或第三人的商標的行為。[④]正如筆者在商標反向假冒的表現形式部分所述,商標反向假冒不僅包括這種顯性反向假冒行為,也包括隱性反向假冒行為,即雖未在商品上加貼自己或他人的商標,但將商標權人的商標從商品上去除的行為。因此,對“更換”應做擴張理解,包括更換商標和去除商標兩方面的內容。隱性反向假冒因其侵權行為和結果的隱蔽性,往往容易被人們所忽視,這種行為雖然沒有假借他人商品為自己宣傳,但其去除商標的行為必然割裂了商標與商品之間的聯繫,阻礙了商標權人商譽的建立和傳播,故也是一種商標反向假冒侵權行為。而新《商標法》第52條第4項只是針對“更換”註冊商標,並沒有在立法上承認“去除”註冊商標即隱性反向假冒也屬於商標侵權行為,這種立法方式本身使得中國商標法並沒有全面地規制商標反向假冒行為。
(3)“投入市場”的認定
對“投入市場”的行為的理解,多數學者認為應解釋為在市場中銷售的行為。[⑤]這種理解總體上是正確的。但是筆者認為,為了銷售該商品,而作出的陳列、宣傳等不以直接消費為目的的一系列商業行為,只要是為了侵權人獲取利潤、建立商譽的目的,都應當屬於“投入市場”行為的範疇。所以“投入市場”主要是指但絕不應限於在市場中銷售的行為,還應包括任何在公共場合進行廣泛使用,以及利用商品進行的廣告宣傳、推銷、促銷等行為。不僅如此,中國商標法中沒有明確說明投入市場的“市場”,到底是僅指國內市場還是包括了國際市場?
(4)未將“未在中國註冊的馳名商標”納入禁止商標反向假冒的保護範圍
中國《商標法》將反向假冒的商標僅限定於註冊商標,未將“未在中國註冊的馳名商標”納入禁止商標反向假冒的保護範圍。但個別國家卻規定商標反向假冒不以侵犯註冊商標為限,如義大利商標法對反向假冒的規制便不要求所使用的商標是註冊商標。筆者認為,隨著現代社會對商標權人保護範圍的日益擴大,特別是對馳名商標的保護力度加大,對一些物美價廉、雖未在中國註冊但已屬“馳名”的商標,也應給予禁止“反向”假冒的保護。
(5)商標反向假冒的舉證困境
中國《民事訴訟法》第64條規定的舉證責任分配原則是:“當事人對自己提出的主張,有責任提供證據”,即“誰主張,誰舉證”,除非法律明確規定的某類案件實行舉證責任倒置。因此,在商標反向假冒侵權訴訟中,商標權利人是權利的主張者,如果商標權利人要主張自己的商標權利,必然要提供適格的證據加以證明,以取得法律上的認可。然而眾所周知,商標反向假冒侵犯商標權的前提在於反向假冒行為割裂了商標同商品之間的聯繫。所以,如何證明商品的來源問題是如今反向假冒侵權訴訟面臨的一個舉證難題,即權利人要主張自己的權利面臨著很大的困難,而中國民事法律並沒有規定商標反向假冒案件實行舉證責任的倒置。
(6)未規定懲罰性損害賠償。中國《商標法》僅規定了補償性賠償並未提及懲罰性賠償。筆者認為,由於反向假冒較一般的假冒行為而言具有實施方便又不易被發現、成本較小的特點,如果不規定懲罰性的侵權法律制度很容易使侵權人在預期成本和收益時得出:侵權——被揭發——賠償——依然獲利的結論。如此一來,即使能夠保證有力的查處侵權案件並保證受害人勝訴,法律制度所保護的一切權利也依然成為空談。
2、《反不正當競爭法》對商標反向假冒行為的法律規制及存在的問題
《反不正當競爭法》第2條規定了什麼是不正當競爭,把商標反向假冒行為涵蓋在內;[⑥]第5條第4項規定了虛假表示行為,[⑦]由於商標在消費者心目中象徵著恒定之品質,故商標反向假冒即意味著商品品質的虛假表示,從而可將商標反向假冒行為視為虛假表示行為;第9條規定了虛假宣傳行為,[⑧]如果商標反向假冒行為人利用廣告等方法對其反向假冒產品進行宣傳,自屬這類不正當競爭行為;第11條規定了低價競售行為,[⑨]如果商標反向假冒行為人為排擠競爭對手,以低於進價之價格在相同市場上銷售競爭對手生產的商品,則構成此類不正當競爭行為。此外,該法第20、21、24條規定了受害經營者的訴權和上面三類不正當競爭行為的法律責任。[⑩]被反向假冒人可依據這些規定訴請法律制裁商標反向假冒行為人,以維護自身的合法權益。
雖然我們可以從現行《反不正當競爭法》中找到制裁商標反向假冒行為的若干依據,但不無遺憾的是,我們找不到一個明確規範這種行為的條項。這或許是因為立法時商標反向假冒問題並未引起立法者注意,但這種情況無疑對制止商標反向假冒行為,保護合法經營者權益頗為不利,因為司法機關和受害經營者遇到這種行為時往往感到無法可依,束手無策。
3、《消費者權益保護法》對商標反向假冒行為的規制及存在的問題
《消費者權益保護法》第8條規定:“消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利。”該法第19條規定:“經營者應當向消費者提供有關商品或者服務的真實資訊,不得做引人誤解的虛假宣傳。”商標反向假冒行為侵犯了消費者的知情權,構成了對消費者的欺詐,消費者可依據《消費者權益保護法》要求行為人承擔民事責任,工商行政管理部門也依法有權對此進行查處。筆者認為《消費者權益保護法》從消費者的權利和經營者的義務二方面對商標反向假冒行為予以規制,明確了消費者的權利和經營者的義務。但是,消費者相對于被假冒者來講,其對產品的品質和功能的鑒別能力明顯偏低,其所花在訴訟中的取證成本要高得多,再加上其他各項費用,花在打擊反向假冒行為上的成本相當可觀。而消費者勝訴後所取得的賠償額也只是他多付的那部分價格差,遠遠少於打擊反向假冒行為中所花的各項成本之和。[11]而且,消費者分散而眾多,也不大可能組織起來為反向假冒行為去起訴。因此,現行《消費者權益保護法》對商標反向假冒行為的規制是比較局限的。
二、商標反向假冒法律規制存在問題的原因
(一)對商標反向假冒行為是侵權行為的性質認定滯後
學術界對商標反向假冒行為是一種欺詐消費者的行為及不正當競爭行為的認識已成通論,但對其是商標侵權行為沒有統一認識,分歧比較多,因此導致中國對商標反向假冒行為的法律規制出於滯後狀態。儘管2001年中國新《商標法》明確規定商標反向假冒行為是一種侵犯商標專用權的侵權行為,但反對者依然眾多,其理由主要有二:一是認為,在商標反向假冒行為中,行為人只是冒用了他人生產的商品,而沒有假冒他人的註冊商標,因此只是損害了他人的產品的聲譽,而不構成商標侵權;[12]二是認為,根據商標權用盡理論,商標權人將其商品合法置於流通領域,從購買者那裡取得對價後,其商標權已經用盡,此時,購買者撤下商品的註冊商標,甚至換上自己的商標均是購買者即商品所有人對其所有權的一種處分,不存在侵犯他人商標權的問題。
筆者認為,持反對意見的學者的理由有待商榷。首先,從商標信譽角度分析,商標反向假冒行為是否構成商標侵權的關鍵在於它是否侵害商標權人享有的商標信譽。商標信譽是與商品聯繫在一起的,享有這種信譽的應該是商品真正的生產者和經營者,而商標反向假冒行為人將兩者非法割裂,以達到佔領市場,獲得高額收入的目的,並使商標權人為不斷提高商譽而付出的努力付之東流,所以仍然損害了商標權人商標的信譽,其行為構成商標侵權。其次,從商標權角度分析,商標反向假冒行為直接誤導消費者,使消費者對同一來源的商品誤以為不同來源的產品,使消費者不知道商標權人對商標及其所標示的商品之間的一種身份關係,侵害了商標權人的精神權利從而導致其經濟利益也受到損害。損害商標權人行使商標權的同時,其權利受到商標權利窮盡的限制,但商標權利用盡原則是指商標權人無權禁止他人在已出售的商品上使用原商標而不是無權禁止他人撤換原商標。商標反向假冒行為人去除原商標在沒有任何標誌或改用自己商標帖附於商品上再次出售,造成了欺騙性後果,此時商標權利用盡原則就不再適用於商標反向假冒行為。
(二)對商標反向假冒行為的表現形式認識不足
如前所述,筆者認為,商標反向假冒既包括顯性反向假冒也包括隱性反向假冒,但現有法律對商標反向假冒進行規制僅僅著眼於顯性反向假冒,原因在於部分學者對隱性反向假冒是否屬於反向假冒持懷疑態度。對此,筆者有不同看法。註冊商標的專用權包括了“行”和“禁”兩個方面。[13]所謂“行”,指註冊商標人對註冊商標的使用權,商標註冊人有權自主在核定的商品上選擇商標的使用方式,有權許可他人使用。在商品上標識註冊商標,是商標專用權的一項基本職能,也是商標權人獲得商標利益的基礎。所謂“禁”,指未經商標註冊人同意,任何人都不得使用與註冊商標相同或相似標記於同一商品或類似商品上,商標權人也有權禁止他人未經許可撤換其依法貼附於商品上的標識。因此,將他人標識在商品上的商標除去,即使未把自己的商標標記在除去原商標的商品上,也在形式上割裂了商標與商品的密切聯繫,阻斷了商標權人利用商標傳遞資訊的管道。可見,隱性反向假冒具有反向假冒的本質特徵——對商品來源的虛假表述,應屬於商標反向假冒的表現形式之一。
三、完善商標反向假冒法律規制的建議
(一)完善商標反向假冒法律規制的價值取向
筆者認為商標反向假冒行為,既是欺詐消費者的行為及不正當競爭行為,也是商標侵權行為。商標反向假冒行為法律性質的多重性是由於其侵害客體的複雜性所決定的,而侵害客體的複雜性又決定了可以從不同的角度適用不同的法律進行規制。即筆者認為從不同的角度對商標反向假冒行為進行規制的各種法律模式之間並非完全對立、非此即彼的,只是其所保護物件的側重點不同而已。從商標權角度規制商標反向假冒行為,其目的和側重點在於保護商標專用權,維護商標權人的利益;從反不正當競爭的角度規制商標反向假冒行為,其目的和側重點在於保護公平競爭,維護市場秩序;從消費者的角度規制商標反向假冒行為,其目的和側重點在於維護消費者的合法權益。故不管是從商標權角度,從反不正當競爭角度,還是從消費者權益保護角度,它們對同一行為——商標反向假冒的調整並非法律上的重複,而是不同權利人保護其自身權利的不同法理基礎。
(二)完善商標反向假冒法律規制的具體建議
1、完善《商標法》對商標反向假冒行為的規制
(1)明確“商標註冊人”的具體含義
為了更好的保護商標權人的合法權益,筆者建議將第52條第4項中的“商標註冊人”變更為“對註冊商標享有最終處分權的人”。這樣,商標法此規定的權利主體就十分明瞭:不管權利人是原註冊商標的申請人,還是通過繼承、饋贈或轉讓合同而繼受取得商標權的人,或者訂立獨佔使用許可合同的被許可人,不管權利人對商標權的享有是單獨的還是共同的,也不管其權利的享有是長期的還是短暫的,只要該主體對商標享有最終處分權,就是適格的主體,其權利的行使就能受到商標法的保障。
(2)增加對隱性商標反向假冒的立法規制
為了使立法的確定性和可預測性得到明確體現,筆者建議:將“更換”他人註冊商標改為“更換或者去除”他人註冊商標,明確認定“更換”或“去除”他人註冊商標,均應成為構成反向假冒的條件。
(3)完善對“投入市場”的理解
如前所述,筆者認為“投入市場”的行為主要是指但絕不應限於在市場中銷售的行為,還應包括任何在公眾場合進行廣泛使用,以及利用商品進行的廣告宣傳、推銷、促銷等行為。相應的,對《商標法》第52條第2項 “銷售侵權註冊商標專用權的商品的”屬侵犯註冊商標專用權也應做擴大解釋,即不僅銷售反向假冒商品屬於商標侵權,其他形式的借用反向假冒產品為自己進行宣傳的行為也都應屬於商標侵權。對此,商標法應當予以完善。
另,只要實施了更換或去除他人商標又將該商品投入市場的行為,無論該“市場”是商標權人本國市場還是他國市場,均構成反向假冒,即反向假冒規定中的“市場”是包括國內國際市場在內的世界統一大市場。中國商標法對此應當明確予以規定。
(4)將未在中國註冊的馳名商標納入禁止商標反向假冒的保護範圍
筆者認為,對未在中國這冊的馳名商標,應納入禁止反向假冒的保護範圍。
中國新《商標法》第13條第1項規定:就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予註冊並禁止使用。此處的“禁止使用”實際上已經提供了對未註冊的馳名商標禁止正向假冒的法律保護,那麼我們同樣沒有任何理由將未在中國註冊的馳名商標置於禁止反向假冒的法律保護之外。對馳名商標的反向假冒危害更大,即使該商標未在中國註冊,也理應納入《商標法》的調整範圍。
(5)適用舉證責任倒置原則。
前面已經分析,在商標反向假冒訴訟中,權利人要主張自己的權利面臨著很大的困難。如何走出這一舉證困境是我們亟需解決的問題。筆者認為,在商標反向假冒訴訟中,在證明產品的來源問題上,很顯然權利人的證據收集能力相對于侵權人來說處於弱勢地位,因為其中包含的諸多事實並不是權利人能夠證明得了的。所以權利人提出證據證明其與侵權人之間存在著買賣關係,並且懷疑侵權人的商品為自己生產的商品時,應由侵權人提出證據證明該商品的來源,即適用舉證責任倒置原則。“收集到適格的證據加上公平正義的舉證責任分配制度,反向假冒之訴才會真正的成為可訴之訴”。[14]
(6)增加懲罰性損害賠償。
筆者認為鑒於商標侵權行為所造成的損害有別於其他侵犯人身或財產權利的行為,權利人所遭受的損害往往需要一個過程才會顯現出來,該損害有時是潛在的和將來發生的,可能是有形的,也可能是無形的,不能像侵犯一般財產權利那樣通常直接且即時地表現為財產的毀損或滅失,或像侵犯人身權利主要表現為對醫療費、護理費等直接損失的賠償。故此,在包括反向假冒行為在內的侵害商標權行為應承擔的損害賠償責任中規定懲罰性賠償金,就顯得格外有意義了。TRIPS協議第45條第2項規定:“司法當局還應當有權責令侵權人向權利持有人支付其開支,其中可包括適當的律師費。在適當場合即使侵權人不知、或無充分理由應知自己從事之活動系侵權,成員仍可以授權司法當局責令其返還所得利潤或令其支付法定賠償額,或二者並處”。故筆者建議,應借鑒TRIPS協議該條的規定,明確被侵權人採取法律救濟所支付的合理支出,如律師費、人力資源費等應納入侵權人應承擔的損害賠償金中,而且可以規定適當的懲罰性賠償金,以補償被侵權人、懲罰侵權人。
2、完善《反不正當競爭法》對商標反向假冒行為的規制
如前所述,鑒於現行的《反不正當競爭法》對商標反向假冒行為未予以明確規定。筆者認為,有必要在《反不正當競爭法》中明確規定這種行為。如可在該法第5條第4項後加1項內容作為第5項,可具體表述如下:盜用他人商品聲譽,使消費者對其與他人的關係產生誤解或對兩者商品產生混淆的,另外,在完善該法時應當大力完善關於不正當競爭行為法律責任的規定,以加大打擊力度。例如同樣確立懲罰性賠償金,從而嚴禁商標反向假冒行為及其他不正當競爭行為,切實維護經營者和消費者的合法權益,保障公平競爭順利進行。
3、完善《消費者權益保護法》對商標反向假冒行為的規制
筆者認為完善消費者權益保護法,應當借鑒國外立法,賦予消費者協會和行業組織等提起訴訟的權利。另外,因為消費者個體力量薄弱、技術手段有限,對商品的真偽和是否屬於反向假冒難以辨別,如果說原商標權人還可以通過品質、生產工藝、特殊標記等因素有能力證明該商品是屬於自己生產和銷售的商品的話,消費者對此是無能為力的,因此,消費者對反向假冒行為提起訴訟,其舉證責任也應當由反向假冒行為人負擔。對此應當在法律中予以明確規定。
總而言之,通過對中國《商標法》、《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》各方面的完善,從不同角度對商標反向假冒行為進行規制。不同的訴訟主體可以訴諸不同的法律對自身權益加以保護,三方面的法律通過全方位的保護形成合力,共同完善對商標反向假冒行為的法律規制。
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[①] 劉寧:《試論商標反向假冒行為的違法性》,載《電子智慧財產權》,2003年第1期,第59頁。
[②] 鄭成思:《淺議〈反不正當競爭法〉與〈商標法〉的交叉與重疊》,載《智慧財產權》,1998年第4期,第7頁。
[③] 鄭成思:《智慧財產權法》,法律出版社1997年版,第208頁。
[④] 孫吳亮、鄭豔馨:《論新〈商標法〉修正案中的商標反向假冒問題》,載《當代法學》,2002年第8期,第80頁。
[⑤] 閆桂貞:《商標領域的反向假冒行為》,載《經濟與法》,1999年第7期,第10頁。
[⑥] 參見《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條
[⑦] 參見《中華人民共和國反不正當競爭法》第五條
[⑧] 參見《中華人民共和國反不正當競爭法》第九條
[⑨] 參見《中華人民共和國反不正當競爭法》第十一條
[⑩] 參見《中華人民共和國反不正當競爭法》第二十、二十一、二十四條
[11] 高山行、范陳澤:《反向假冒行為的經濟分析》,載《預測》,2004年第7期,第29頁。
[12] 鄭友德、劉平:《試論假冒與不正當競爭》,載《智慧財產權》,1998年第1期,第22頁。
[13] 南振興、劉春霖:《智慧財產權學術前沿問題研究》,中國書籍出版社,2003年版第317頁
[14] 張晉靜:《反向假冒中的舉證困境》,載《中華商標》,2005年第2期,第48頁。
文章作者:重慶市一中院 趙青