論商標法中的“公眾使用規則”——以吉利“陸虎”商標爭議案為例

關鍵字: 在先原則/消費者保護原則/公眾使用規則/類似使用

    內容提要: 根據公眾使用規則，除在先的商標昵稱的公眾使用外，若商標持有人類似使用了商標昵稱，便應享有排除他人使用該商標昵稱的權利。若商標昵稱僅是被公眾使用而無類似使用，商標持有人若欲獲得排除他人使用該昵稱的權利，應證明商標昵稱之公眾使用的目的在於給商標持有人帶來與該商標相關的利潤。

    隨著商標法從侵權法向財產法的演變，商標法內部“保護消費者原則”與“在先原則”這兩大基本原則間的衝突也日益突顯。對於該衝突的解決，僅僅將商標法定性為智慧財產權法帶來的毋寧是模糊與不確定性，畢竟智慧財產權本身都是一個前途未蔔的觀念。基本原則的具體化過程可容納不同的價值取向或立法政策。在欠缺明確價值判斷或政策指引的前提下，基本原則的內涵與邊界大多借助個案裁決來逐步澄清，個案裁決也可為價值判斷或政策選擇提供良好的討論平臺。本文擬圍繞中國2011年吉利“陸虎”商標爭議案展開分析，結合中美兩國商標法相關判例，努力探求平衡保護消費者原則與在先原則的具體操作方法。

    一、吉利“陸虎”商標案爭議的實質

    是保護消費者原則與在先原則間的衝突吉利集團有限公司（下簡稱“吉利”）於1999年11月10日向國家工商行政管理局商標局提出申請，並於2001年3月7日核准註冊第1535599號“陸虎”商標，核定使用的商品類別為《商標註冊用商品和服務國際分類》第12類“摩托車；陸地車輛發動機；陸地車輛變速箱；汽車；貨車（車輛）；汽車（車輛）；小汽車；汽車；汽車車身；運貨車”（類似群為1202、1203）。2011年，吉利對該商標申請續展，該商標的有效期已續展至2021年3月6日。

    2004年4月16日，英國路華公司（下簡稱“路華”）向國家工商行政管理總局商標評審委員會（下簡稱“商評委”）對“陸虎”商標提出撤銷註冊申請，認為其“陸虎”及其“陸虎”牌汽車已經為廣大的中國消費者所熟悉和認可，在中國的汽車市場具有了相當的知名度和影響力，爭議商標與路華在先使用並有廣泛市場影響力的“陸虎”商標構成混淆性近似，吉利構成惡意搶注，違反了《商標法》第31條的規定，應予以撤銷。路華為證明其主張，提交了1999年11月10日之前中國媒體對“陸虎”商標的宣傳報導材料影本。商評委認為，在爭議商標申請註冊前尚無充分證據證明申請人主動在中國市場宣傳、使用“陸虎”商標，並具有一定影響，故爭議商標未構成《商標法》第31條所指以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響力的商標的情形。裁定爭議商標予以維持。[1]

    路華不服該裁定，向北京市第一中級人民法院（下簡稱“北京一中院”）提起訴訟。北京一中院認為，“鑒於在爭議商標申請日以前，從相關媒體對‘LAND ROVER’品牌的原權利人寶馬公司的相關負責人的採訪文章中可以看出，寶馬公司認可中文‘陸虎’對其‘LAND ROVER’越野汽車商品進行指代，可以證明其在中國將中文‘陸虎’作為其‘LAND ROVER’的中文商品名稱。並且，在相關公眾中，中文‘陸虎’在中國市場的使用已經具有一定影響，第三人作為專業的汽車生產企業，理應知曉中文‘陸虎’與‘LAND ROVER’的對應關係以及在行業內的知名度，但其仍然將中文‘陸虎’申請註冊在汽車等商品上，其行為明顯具有不正當性，不符合《商標法》第31條的規定。判決撤銷商評字〔2010〕第17256號關於第1535599號‘陸虎’商標爭議裁定。”[2]之後，商評委和吉利均不服，向北京市高級人民法院（下簡稱“北京高院”）提起上訴，要求撤銷一審判決，維持第17256號裁定。但北京高院支持一審判決，駁回上訴。[3]

    該案爭議的焦點在於：僅憑藉中國媒體對“陸虎”標識的宣傳報導，是否足以證明路華“使用”了“陸虎”商標，並據此認定吉利註冊與“陸虎”相近似之“陸虎”商標的行為，構成《商標法》第31條後半句“以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標”。商評委主張，僅依靠中國媒體的報導（包括相關媒體的中文翻譯），即使“陸虎”與路華在消費者中已形成對應關係，只要路華沒有主動使用“陸虎”進行宣傳，就不構成第31條的“使用”。但北京高院則主張，即使沒有主動宣傳，只要在接受相關媒體採訪時，媒體或商標持有人使用了中文“陸虎”，就構成第31條中的“使用”。從結果看，商評委更傾向于財產理念下的在先原則；主張無論消費者如何理解“陸虎”，只要自己沒有對該標識予以投資，路華便不應享有相關權利。而北京高院更傾向於反不正當競爭理念下的保護消費者原則；主張無論誰投資、是否投資，都應首先維護消費者利益。

    二、公眾使用規則的發展——保護消費者原則與在先原則的協調

    傳統上，商標法以“消費者保護理論”為基礎，基本上是侵權法規則，即侵佔商標權人信譽的侵權行為和欺騙消費者的侵權行為。但財產化後的商標法則以“製造商激勵理論”為基礎，賦予了標誌的在先使用人監視偽造標誌行為的權利，以保護商標創作投資、與商標有關的產品的廣告和宣傳投資、與產品有關的其他投資等投資形式。中國2001年對《商標法》進行修改時將原來第1條中“以保障消費者的利益，促進社會主義商品經濟的發展”的表達修改為“以保障消費者和生產、經營者利益，促進社會主義市場經濟的發展”，並由此確立了商標法中在先原則與保護消費者原則這兩大基本原則。[4]一般而言，商標法的“消費者保護”和“製造商激勵”常常是一個硬幣的兩面。“這兩個理論可能會在某些案件中導致不同的結果。 假如生產商已經投入大量資金創作和宣傳一個商標，但公眾還未開始把該標誌與該產品聯繫在一起，那麼將產生什麼結果？其競爭者能在相同或相似的商品上使用該標誌嗎？”[5]

    對此，美國商標法經過近百年的發展，已積累了一系列涉及商標昵稱之公眾使用的判例。這些判例所形成的規則被稱為“公眾使用規則（Public Use Rule或Public UseDoctrine）”。[6]從1916年可口可樂（Coca-Cola）訴Koke Co. of Am.案[7]開始，可口可樂訴Los Angeles Brewing案[8]、可口可樂訴Christopher案[9]等都適用保護消費者原則，承認商標持有人可因商標昵稱的公眾使用而享有排除他人使用商標昵稱的權利。1942年可口可樂訴Busch案[10]第一次確認，若商標持有人沒有使用商標昵稱，在其以商標昵稱的公眾使用為由主張相關權利時，保護消費者原則與在先原則間會發生明顯衝突。該案法院認為，從純粹的商標法來看，可口可樂因沒有自己使用“KOKE-UP”而不應享有商標法上的權利；但從更寬泛的反不正當競爭的角度看，公眾使用的、並能發揮指示產品來源功能的商標昵稱，應享有與商標同樣的保護。1980年大眾公司（VolkswagenwerkAktiengesellschaft）訴Hoffman案[11]第一次明確將“公眾使用規則”界定為商標法中的規則，而非僅僅是反不正當競爭法的規則；主張即使商標持有人未使用商標昵稱，若不反對公眾使用，其在商標昵稱上的權利便應獲得保護。但該案法院也增加了公眾使用之商標昵稱受保護的要件，即“商標持有人不反對公眾使用”。該要件與保護消費者原則間存在衝突，因為無論商標持有人是否反對，商標昵稱和商標在消費者那裡都已形成對應關係。與此相關的判例多圍繞《蘭哈姆法》第2條第4款[12]中的“在先使用”而展開，核心焦點是：憑藉在先的商標昵稱之公眾使用，商標持有人是否應有權要求他人撤銷對於該商標昵稱的註冊；或者，當商標昵稱的在先權利人要求撤銷商標持有人對於商標昵稱的註冊時，商標持有人是否有權反對。圍繞這些問題而產生的判例，呈現出兩種類型化趨勢：

    第一，除在先的商標昵稱的公眾使用外，若商標持有人“類似使用（analogous use）”了商標昵稱，便應享有排除他人使用該商標昵稱的權利。比如，在1973年Bunny Club案[13]中，申請人Pieper要求美國商標審理與上訴委員會（下簡稱“TTAB”）撤銷Playboy所註冊的“BunnyClub”商標。TTAB拒絕了申請人的撤銷申請。因為Pieper于1964年成立“Bunny Club”；但Playboy早在1950年代中期就在其雜誌或圖片上使用“Bunny”標識，于1960年成立了由被稱為“bunnies”的成員所組成的俱樂部，該俱樂部被新聞報導稱為“Bunny Club”。在1975年以後的一系列“Bug”案中，大眾公司要求TTAB撤銷Thermo-Chem的註冊商標“BUG COOLER”。[14]TTAB支持了該撤銷申請。因為“BUG”是消費者對於大眾公司某產品的昵稱。大眾公司在Thermo-Chem註冊商標之前，儘管沒有在產品上使用“BUG”標識，但大眾公司及其銷售商在廣告中使用了“BUG”標識。同年，大眾公司要求撤銷Lieffring Industries，Inc.的註冊商標“WUNDERBUG”。[15]TTAB認為，由於大眾公司的銷售商在廣告中使用了“BUG”標識，因此被申請人的註冊商標構成了混淆的可能性，裁定予以撤銷。1976年大眾公司要求撤銷Advance Welding& Mfg的註冊商標“TULE BUG”。[16]TTAB再次主張，鑒於廣告中對於“BUG”的公眾使用，儘管大眾公司沒有將“BUG”作為商標使用，但其仍有權要求撤銷被申請人的註冊商標“TULEBUG”。在1977年OXY案[17]中，申請人Norac是註冊商標“OXY”的持有人，要求撤銷被申請人Occidental一系列含有“OXY”的註冊商標。TTAB認為，Occidental在Norac註冊之前，已將“OXY”作為其上市股票的標識，因此拒絕撤銷。至於“類似使用”的認定標準，可類推適用1996年T.A.B. Sys.訴PacTel Teletrac案，[18]考察使用方式創設某標識與產品間對應關係之公共辨識度的本質及程度。

    第二，僅依靠在先的商標昵稱的公眾使用，但商標持有人沒有任何使用時，應考察公眾使用的目的，以決定商標持有人是否應享有排除他人使用該商標昵稱的權利。在“BIG BLUE”案[19]中，IBM於1988年申請註冊“BIG BLUE”商標，但big blue公司以其於1984年就開始使用“BIGBLUE”為由提出異議。IBM主張，其早在1960年代就通過公眾使用而形成了與“BIG BLUE”的對應關係。TTAB認為，僅依靠媒體或消費者的公眾使用，並不足以使IBM對“BIG BLUE”享有某種排他性權利，也不足以使其享有註冊商標的權利。但由於最後IBM撤回了註冊申請，TTAB最終的態度也不得而知。在“ACE”案[20]中，American Cinema Editors要求TTAB撤銷National CableTelevision Association的註冊商標“ACE”；宣稱在被申請人註冊之前，其已通過單純的新聞報導等公眾使用獲得了某種權利。TTAB支持了申請人的請求。但被申請人不服，上訴至法院，認為申請人舉證的那些公眾使用，不足以證明申請人將“ACE”作為交易名稱來使用。對此，法院採取的標準是：若標識昵稱之公眾使用的目的是給該標識持有人帶來與其該標識相關的利潤，就足以使標識持有人獲得排除他人使用的權利。

    因此，根據美國判例法所確立的“公眾使用規則”，僅憑藉在先的媒體或消費者對於商標昵稱的公眾使用，是否足以使商標持有人享有某種權利，是有條件的，因而也是不確定的。該規則適用保護消費者原則，但也同樣考慮在先原則。

    三、公眾使用規則協調在先原則與保護消費者原則的具體適用

    結合美國商標法中的“公眾使用規則”，吉利“陸虎”商標爭議案中商評委與北京高院分別處於兩個極端，要麼完全否認公眾使用的效力，要求路華對“陸虎”主動使用；要麼完全承認公眾使用的效力，而不論公眾使用之情形如何。兩者都未遵循衡平在先原則與消費者保護原則的理念。根據公眾使用規則，為平衡兩者，以便協調吉利因在先申請“陸虎”商標而獲得的財產利益與消費者利益之間的關係，在認定吉利是否構成《商標法》第31條之“以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標”時，需證明在吉利申請註冊之前：第一，“陸虎”經過公眾使用獲得了確定的昵稱，在消費者觀念中形成了與路華的唯一對應關係。第二，寶馬公司相關負責人（1999年寶馬汽車公司北京代表處首席代表）接受相關媒體（《中國汽車報》）採訪時使用中文“陸虎”指代“LAND ROVER”，應被視為“類似使用”了“陸虎”標識；這關鍵在於該採訪對於創設或提升“陸虎”與“LANDROVER”間對應關係之公共辨識度的本質及程度。第三，若不應被視為“類似使用”，應再考察《中國汽車報》、《經濟日報》、《國際經貿消息》、《汽車商標》等媒體對於“陸虎”之公眾使用的目的。

    該案中，第一，“LAND ROVER”的中文音譯為“蘭德•羅孚”，意譯為“陸地漫步者”，“陸虎”並不構成商標的指稱和使用。根據“陸虎”商標註冊時已發生的41份新聞報導或評論文章，應認定“陸虎”經過公眾使用已成為“LANDROVER”的昵稱。但該昵稱並不是唯一的，“LAND ROVER”的昵稱除“陸虎”外，還同時使用有“羅孚”、“蘭德羅孚”、“路華”等。第二，《中國汽車報》1999年9月2日“不是大吃小而是快吃慢”報導中，時任寶馬汽車公司北京代表處首席代表使用“陸虎”指代“LAND ROVER”的行為不足以構成對“陸虎”的“類似使用”。該訪談刊載於《中國汽車報》第4版“中國汽車新聞”中，屬於新聞報導，不具備創設或提升“陸虎”與“LAND ROVER”對應關係之公共辨識度的本質。並且，在“LAND ROVER”已擁有“陸虎”、“羅孚”、“蘭德羅孚”、“路華”多個昵稱的背景下，該首席代表並未提及“陸虎”與其他昵稱間的關係，也未明確提及“陸虎”與“LAND ROVER”的對應關係，僅將“陸虎”與“LAND ROVER”間的某種對應關係作為前提假設或背景，使用“陸虎”來介紹寶馬公司的生產經營情況，無助于“陸虎”與“LAND ROVER”對應關係之公共辨識度的提升。第三，既然《中國汽車報》訪談中的使用行為不足以構成“類似使用”，則需考察其他新聞報導等公眾使用的目的。顯然，現有41份新聞報導的目的在於報導新聞時事或介紹汽車行業動態等，而不是為路華帶來與“陸虎”相關的行銷活動即實現利潤。因此，根據公眾使用規則，新聞報導等對於“陸虎”的公眾使用不構成“在先使用”，不足以使路華獲得排除他人使用的權利，吉利註冊“陸虎”商標的行為沒有侵犯路華的權利。

    四、公眾使用規則與中國商標法實踐

    依據平衡消費者保護原則與在先原則的公眾使用規則，吉利“陸虎”商標爭議案中，路華不應享有排除他人使用“陸虎”及相似標識的權利。該結論與中國已有司法判例的態度相一致。在輝瑞有限公司案[21]中，北京一中院及北京高院都主張在缺乏商標持有人自己使用商標昵稱的證據下，商標昵稱之公共使用（包括新聞報導、政府規範性檔等）不足以使商標持有人享有排除他人使用商標昵稱的權利。在“索愛”商標爭議行政案[22]中，最高人民法院認為，該案中的爭議商標“索愛”，無論是作為未註冊商標的簡稱，還是作為企業名稱或知名商品特有名稱的簡稱，其受法律保護的前提是，對該標識主張權利的人必須有實際使用該標識的行為，且該標識已能夠識別其商品來源；在爭議商標申請日前，索尼愛立信公司並無將爭議商標作為其商業標識的意圖和行為，相關媒體對其手機產品的相關報導不能為該公司創設受法律保護的民事權益。若依此判例，在吉利“陸虎”商標爭議案中，只要路華自己沒有實際使用“陸虎”標識，便不應受到法律保護。

    儘管如此，中國以上司法判例的理念與公眾使用規則的理念不同，並沒有遵循平衡消費者保護原則與在先原則的理念，而是主張在先原則優先于消費者保護原則。然而，在蒙特莎與費雷羅案中，最高人民法院通過將“國外已知名的因素”納入“知名商品”的認定標準，忽視了對蒙特莎在爭議包裝、裝潢上大量投資的保護。其事實上是主張在與知名商品相關的判例中，消費者保護原則應優先於財產理念下的在先原則。面對中國司法判例這種非此即彼式的態度，應如何平衡兩原則是中國法律實踐應當持續思考的問題。而引入並確立公眾使用規則是與中國經濟大國的地位相適應的，同時也應是科學發展和諧社會指導下司法的必然回應。

    注釋:

    作者簡介：董篤篤，中國計量學院法學院講師，中國人民大學法學院博士研究生

    [1]商評字〔2010〕第17256號。

    [2]（2011）一中知行初字第1043號。

    [3]（2011）高行終字第1151號。

    [4]劉春田主編：《智慧財產權法（第四版）》，中國人民大學出版社2009年版，第256頁。

    [5]［美］羅伯特•P•墨傑斯等：《新技術時代的智慧財產權法》，齊筠等譯，中國政法大學出版社2003年版，第443頁。

    [6]See Peter M. Brody. What’s In a Nickname？Or，Can Public Use Create Private Rights？Official Journal of the International Trademark Association.Vol. 95.No. 6.November-December，2005.

    [7]Coca-Cola Co. v. Koke Co. of Am.，235 F. 408，409 （D. Ariz. 1916），rev’d，Koke Co. Of Am. v. Coca-Cola，255 F. 894 （9th Cir. 1919）.

    [8]1 F.R.D. 67 （D. Cal. 1939）.

    [9]37 F. Supp. 216 （D. Mich. 1941）.

    [10]Coca-Cola Co. v. Busch，44 F. Supp. 405 （D. Pa. 1942）.

    [11]489 F. Supp. 678 （D.S.C. 1980）.

    [12]《蘭哈姆法》第2條第4款規定，如果某一標記或標記的構成成分與他人已經註冊的商標相近似，或與他人在先使用的商標或商號相近似，有可能造成消費者的混淆，或欺騙消費者，不得註冊為商標或作為商標來使用。參見李明德：《美國智慧財產權法》，法律出版社2003年版，第277頁。

    [13]Pieper v. Playboy Enterprises，Inc.，179 U.S.P.Q. 318 （T.T.A.B. 1973）.

    [14]Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Thermo-Chem Corp.185 U.S.P.Q. 561 （T.T.A.B. 1975）.

    [15]Volkswagenwerk Aktiengellschaft v. Lieffring Industries，Inc.188 U.S.P.Q. 650 （T.T.A.B. 1975）.

    [16]Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Advance Welding & Mfg. Corp.193 U.S.P.Q. 673 （T.T.A.B. 1976）.

    [17]The Norac Company，Inc. v. Occidental Petroleum Corp.197 U.S.P.Q. 306 （T.T.A.B. 1977）.

    [18]T.A.B. Sys. v. PacTel Teletrac，77 F.3d 1372，1375 （Fed. Cir. 1996）.

    [19]Big Blue Products，Inc. v. International Business Machines Corp.19 U.S.P.Q.2d 1072 （T.T.A.B. 1991）.

    [20]National Cable Television Association，Inc. v. American Cinema Editors，Inc.937 F.2d 1572 （Fed. Cir. 1991）.

    [21]（2005）一中民初字第11352號、（2007）高民終字第1684號。

    [22]（2010）知行字第48號。

文章來源：法律教育網