2003年1月13日，王惠蘭提出第3432984號圖形商標（下稱申請商標，見附圖一）註冊申請，指定使用商品為第18類馬具、（動物）皮、旅行包（箱）、書包、公事包、裘皮、傘、手杖、錢包、手提包。2004年7月1日，國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）作出《商標部分駁回通知書》，以申請商標與日本煙草產業株式會社在類似商品上已註冊的第697731號圖形商標（下成引證商標一，見附圖二）近似，也與洛陽華光合成革有限公司在類似商品上已註冊的第1122846號金駝及圖商標（下稱引證商標二，見附圖三）近似為由駁回申請商標在（動物）皮、旅行包（箱）、書包、公事包、裘皮、傘、手杖、錢包、手提包商品上的註冊，初步審定申請商標在馬具商品上的註冊並予以公告。王惠蘭不服，向商標評審委員會（簡稱商評委）提出複審申請。商評委于2007年8月22日作出商評字[2007]第5819號《關於第3432984號圖形商標駁回複審決定書》（簡稱第5819號決定），對王惠蘭在第18類書包等部分商品上提出的第3432984號圖形商標的註冊複審申請予以駁回。王惠蘭不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

     北京市第一中級人民法院認為：申請商標與引證商標一皆為圖形商標，且都為駱駝圖形，兩者在站立方向以及姿態等方面基本相同，雖然兩者有雙峰駝與單峰駝的區別，但該區別特徵屬細微差別，相關公眾施以一般注意力不易區分，兩者使用在相同類別上容易使相關公眾對商品的來源產生混淆。儘管引證商標一在商評委第5819號決定作出後被撤銷，但依據商標法第四十六條的規定，自引證商標一撤銷之日起一年內，與其構成相同或者近似的商標註冊申請，商標局仍然應不予核准註冊，因此申請商標仍然不能獲得核准註冊。引證商標二系組合商標，由文字“金駝”和一頭站立的頭部向右的駱駝圖形組成。申請商標為圖形商標，由一頭站立的頭部向左的駱駝圖形組成，且站立的形態與引證商標二中的駱駝圖形有所區別。引證商標二雖然含有“金駝”文字，但是其圖形給相關公眾的印象更為突出，相關公眾易將引證商標二呼叫為“駱駝”牌，在此情況下，引證商標二和申請商標屬於類似商品上的近似商標。綜上，北京市第一中級人民法院判決維持商標評審委員會第5819號決定。

     王惠蘭不服，向北京高院提起上訴，請求撤銷原審判決，改判對申請商標指定使用在（動物）皮、旅行包（箱）、書包、公事包、裘皮、傘、手杖、錢包、手提包商品上的註冊予以核准。其主要理由是：1、申請商標與引證商標一雖然都是駱駝圖形，但分別是自然界真實存在的兩個不同品種的駱駝，其圖形在表現手法、動作神態上有明顯區別，不屬於近似商標，原審判決認定構成近似是錯誤的。2、引證商標一已經於2007年11月13日被商標局以連續三年停止使用為由撤銷，該事實雖然發生在商評委第5819號決定作出之後，但能夠證明引證商標一已經無效、申請商標已無在先權利，原審判決依據商標法第四十六條的規定維持第5819號決定屬於認定事實不清，適用法律錯誤。3、引證商標二也因未續展而於2007年10月27日被註銷，同樣導致申請商標應予全部核准註冊。商評委服從原審判決。

     北京高院經審理進一步查明，引證商標一的申請日為1993年4月14日，核准註冊日為2004年7月14日，有效期至2014年7月13日，商標專用權人為日本煙草產業株式會社，核定使用商品為第18類旅行包、行李箱、公事包、手提包、小皮夾、卡皮盒（皮夾子）、鑰匙袋、雨傘、手杖。王慧蘭在原審訴訟中提交了商標局於2007年11月19日作出的“撤200601657”《關於第697731號‘圖形’註冊商標連續三年停止使用撤銷申請的決定》，該撤銷決定系王繼興依據商標法第四十四條第（四）項的規定，以連續三年停止使用為由，申請撤銷引證商標一而作出的。商標局在該撤銷決定中認定日本煙草產業株式會社在規定期限內向商標局提交了使用引證商標一的證據材料。經審查認為，日本煙草產業株式會社提供的商標使用證據無效。王繼興申請撤銷第697731號（18類）“圖形”註冊商標的理由成立。根據商標法第四十四條第（四）項及商標法實施條例第三十九條的規定撤銷引證商標一，並予公告。後商標局於2008年3月27日發佈總第1113期商標公告，在該公告第1334頁“註冊商標撤銷公告”中載明“第697731號圖形商標由於連續三年停止使用在2007年11月13日被撤銷，撤銷文號為撤200601657。引證商標二的申請日為1996年10月28日，核准註冊日為1997年10月28日，有效期至2007年10月27日，商標專用權人為洛陽華光合成革有限公司，核定使用的商品為第18類合成革、皮革、仿皮、仿皮革。二審訴訟中，王惠蘭提交了引證商標二因期滿未續展而被登出的商標註冊資訊。商評委對引證商標二因期滿未續展而被註銷的事實予以確認。原審庭審中，王慧蘭對於申請商標與兩個引證商標核定使用的商品屬同一種或類似商品並無異議。

     北京高院認為，中國商標法第二十八條規定，申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。第四十六條規定，註冊商標被撤銷的或者期滿不再續展的，自撤銷或者註銷之日起一年內，商標局對與該商標相同或者近似的商標註冊申請，不予核准。申請商標指定使用的商品與兩個引證商標核定使用的商品屬於同一種或者類似商品，王惠蘭對此亦無異議，本院主要對申請商標與兩個引證商標是否屬於近似商標以及申請商標能否予以核准進行審查。申請商標圖形為一雙峰駱駝圖形，引證商標一的圖形為單峰駱駝圖形，引證商標二中的圖形為雙峰駱駝圖形。雖然三者站立方向、形態有一定的區別，但由於都是駱駝，相關公眾施以一般注意力時並不容易區分，使用在同一種或者類似商品上容易造成相關公眾的混淆、誤認，因此申請商標與兩個引證商標構成同一種或者類似商品上的近似商標。

     引證商標一和引證商標二是在商評委第5819號決定作出後分別因連續三年停止使用被撤銷、因期滿未續展被註銷的，因此兩個引證商標專用權的終止是在商評委作出第5819號決定之後，不足以否定第5819號決定的合法性。

     北京高院作出判決，王惠蘭所提上訴請求及其理由均缺乏依據，本院不予支持。商評委第5819號決定和原審判決認定事實清楚、適用法律正確、程序合法，駁回上訴，維持原判。

     就本案，筆者撰寫本文旨在提出不同的觀點，認為法院在訴訟程序中應當接受並採信引證商標一因被撤銷而產生新的證據，並且得出該商標不再構成申請商標的障礙的結論。筆者就《最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定》（簡稱規定），商評委目前審理案件實際情況及中止審理的必要性，保護申請人之商標申請權益的角度，就因連續三年停止使用而撤銷引證商標在駁回複審案件行政和訴訟程序中作為新的證據問題提出相關的思考和建議，以供參考。

    一 、商標駁回複審案件在行政訴訟程序中，如果法院採信新的證據將導致不同的判決結果，商標申請人將獲得申請商標的初步審定

     ２００２年６月４日最高人民法院審判委員會第１２２４次會議通過《規定》，並於２００２年１０月１日起施行。 根據《規定》，在第二審程序中，對當事人依法提供的新的證據，法庭應當進行質證；當事人對第一審認定的證據仍有爭議的，法庭也應當進行質證；按照審判監督程序審理的案件，對當事人依法提供的新的證據，法庭應當進行質證；因原判決、裁定認定事實的證據不足而提起再審所涉及的主要證據，法庭也應當進行質證。根據《規定》的第五十二條的定義，“新的證據”是指以下證據：（一）在一審程序中應當准予延期提供而未獲准許的證據；（二）當事人在一審程序中依法申請調取而未獲准許或者未取得，人民法院在第二審程序中調取的證據；（三）原告或者第三人提供的在舉證期限屆滿後發現的證據。

    在商標的駁回複審案件中，商標局是依據《商標法》第二十八條的規定，即申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。根據《商標法》第三十二條的規定，商標註冊申請人如果對商標局的駁回決定不服，可以自收到駁回通知之日起十五日內向商評委申請複審，由商評委作出商標駁回複審決定。如果商標申請人對駁回複審決定不服，可以自收到決定之日起三十日內向北京市第一中級人民法院起訴，啟動行政訴訟程序。在實踐中，商標申請人在商標申請過程中，如果商標申請遭到商標局以相對理由駁回並提起複審時，鑒於申請商標與引證商標的相似程度較高，複審成功的可能性較小，通常採取這樣的應對措施和手段，即，一方面向商評委提出駁回複審，同時通過其他行政程序或者方式試圖搬掉駁回引證障礙，如對引證商標依據《商標法》第四十四條（四）和《商標法實施條例》第三十九條向商標局提出商標連續三年停止使用之撤銷。在商標連續三年停止使用撤銷程序中，商標局應當通知商標註冊人，限其自收到商標局送達的《提供註冊商標使用證據通知》之日起兩個月內提交在撤銷申請提出前使用的證據材料或者說明不使用的正當理由；期滿不提供使用的證據材料或者證據材料無效並沒有正當理由的，由商標局撤銷其註冊商標。 如果撤銷獲得成功而且申請商標處在行政訴訟階段，申請人將撤銷決定書作為新的證據提交給法院，並請求法院依據新的事實撤銷商評委的駁回複審決定，發回重審。

     上述商標駁回複審案件，商評委在2007年8月22日做出維持商標局的駁回決定之後，申請人向法院提起行政訴訟，在一審過程中，向法院提交了引證商標一被撤銷的證據，即引證商標一因連續三年停止使用於2007年11月13日被商標局撤銷。基於如下的考慮，筆者認為二審法院應當將引證商標一被撤銷的決定作為新的證據予以採信。第一，根據《規定》，符合原告提供的在舉證期限屆滿後發現的證據的司法解釋的本來意思； 第二，由於撤銷是向商標局提出的，而駁回複審是向商評委提出的，由於兩者內部機制、職能和操作程序等原因導致無法在評審程序中同步或者在作出複審決定前得到商標局的撤銷決定，所以只能通過訴訟程序向法院提交撤銷決定；第三，駁回複審提交的日期是2004年7月16日， 引證商標一撤銷請求提交日期是2006年8月17日，其應當提交使用證據期限是從2003年8月17日到2006年8月16日。那麼，在商評委于2007年8月22日作出複審決定之前，就引證商標一的法律狀態而言，事實上由於連續三年停止使用處於應當被撤銷的法律狀態，而申請人已經在商評委做出複審決定之前即已經向商標局提出撤銷，只是等待商標局的審查，如果仍然構成申請商標的障礙，顯然不公平；第四，由於申請商標與引證構成相似性程度高，撤銷後者將直接影響申請商標駁回複審的裁定結果。

    《商標法》第四十六條規定，註冊商標被撤銷的或者期滿不再續展的，自撤銷或者註銷之日起一年內，商標局對與該商標相同或者近似的商標註冊申請，不予核准。因註冊人不遵守註冊商標使用的規定而被撤銷的商標，其商標專用權已經消滅。但是，自商標被撤銷之日起一年之內，對於與該商標相同或者近似的商標註冊申請，商標局不予以核准註冊，但是並不禁止商標局受理類似商標的註冊申請。該規定的立法原意是註冊商標被撤銷之後，原註冊人生產的使用該註冊商標的商品並不能立即退出市場，所以此時如果核准其他企業註冊與該商標相同或者近似的商標，就有可能在市場出現不同的企業生產的標有相同或者近似的商標的商品，從而造成消費者的混淆誤認。但是，由於連續三年停止使用的註冊商標，不存在可能導致市場混淆的可能性。所以，在審查實踐上，該條款不適用因連續三年停止使用而遭撤銷的商標而在一年之內申請的相同或者類似的商標，也就是說，商標局仍然在一年之內核准相同或者近似的商標註冊。在本案中，引證商標一遭到撤銷之後，不影響申請商標的註冊問題，從這個方面講，二審法院適用《商標法》第四十六條的規定顯然欠妥。

    因此，二審法院依據《規定》應當將引證商標一被撤銷的事實作為新的證據，通過質證並予以採信。就被訴決定針對引證商標一構成申請商標的障礙，不應當予以支持。

    二 、在行政複審程序中，如果商評委能夠中止對駁回複審作出決定，尤其是在申請人提出明確請求之下，等待引證商標被撤銷後，申請人將順利獲得複審商標的初步審定，也避免了提起行政訴訟

    從近期商標評審委員會與中華商標協會商標代理分會舉行的一次座談會上瞭解到，截止到2008年底尚有7000餘件因涉及引證商標待確權而待審的駁回複審案件，其中4000多件引證商標待確權案件是處在商標局的有關程序中，2000多件處在評審程序中。由於2008年商評委增招了100人，經過培訓上崗，增強了審查員審查進度，目前商標駁回複審案件已經審查到2009年初提交的案件。 商評委已經確立了工作目標，即到2010年底前審完所有2008年以前的評審案件，從2011年開始將審查期限控制在2年之內。

    在實踐中，對於因相對理由駁回商標申請的駁回複審案件，申請人通常採取相應的行政程序或者其他方式消除或者搬掉駁回引證商標，如通過對駁回引證商標提出因連續三年停止使用撤銷、異議、轉讓、刪減申請商標類似商品、撤回駁回引證商標申請、註銷駁回引證商標以及在先商標申請人或者註冊人提供同意書或者共存協定等等手段和方式。但是，由於商標局的撤銷審查程序需要的時間和商評委的評審程序需要的時間不能夠同步，導致其撤銷決定往往晚於複審決定，尤其是目前商評委集中加快處理積壓案件的情況之下。

    在商評委加快處理積壓案件的工作目標之下，就商標駁回複審案件中涉及未確權引證商標的情況以及是否就中止審查審理駁回複審申請，商評委目前掌握的的做法是以不中止為原則，以中止為特例。其中特例情況包括：１）對引證商標已經向商標局提出連續三年停止使用撤銷，或者對引證商標已經向商標局提出異議，並且撤銷案件或者異議案件已經在商標局分到具體的審查員待審的；２）就引證商標通過轉讓而消除權利衝突的轉讓申請已經進入商標局轉讓程序的；３）對引證商標提出爭議、異議複審等評審程序的案件已經由商評委作出決定，並且處在訴訟期限內的；４）對引證商標提出撤銷等程序由商評委作出決定，而已經進入訴訟程序的；５）對於引證商標明顯是違反誠實信用原則、通過抄襲申請人商標而提出申請的，如果申請人已經對其提出異議，應當在提出駁回複審的同時向商評委提供相關的異議材料，不僅僅是異議受理通知書。商評委將根據異議的材料做出初步判斷是否中止審理駁回複審申請；６）其他有正當理由並正式提出“中止審理申請”的。

    根據2005年9月26日公佈實施的《商標評審規則》（簡稱規則），在商標評審期間，當事人有權依法處分自己的商標權和與商標評審有關的權利。當事人需要在提出評審申請或者答辯後補充有關證據材料的，應當在申請書或者答辯書中聲明，並自提交申請書或者答辯書之日起三個月內一次性提交與申請書或者答辯書相同份數的證據材料；未在申請書或者答辯書中聲明或者期滿未提交的，視為放棄補充有關證據材料。但是，期滿後基於新的事實形成的證據或者確有其他正當理由的除外。商評委審理不服商標局駁回商標註冊申請的複審案件，應當這對商標局的駁回決定和申請人申請複審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態進行評審。商評委在作出複審決定前應當聽取申請人的意見。筆者認為，根據《規則》的上述規定和宗旨，如果本案商標申請人在駁回複審中明確提出就引證商標一在撤銷的情況並且請求商評委中止審查和審理駁回複審，直到引證商標一的撤銷結果出來後，那麼，商評委應當聽取申請人的請求並中止駁回複審的審理程序。事實上，商評委如果中止，有利於其查明事實，作出合理而公正的複審決定；便於提高行政確權程序的效率，利於商評委和商標局審查和資訊溝通；避免了申請人不得不選擇昂貴的而且不確定的訴訟程序，尤其是涉外的商標申請人，還要辦理手續複雜的公證認證手續；減少法院的受理駁回複審行政訴訟案件，因為此類案件事實、適用法律和程序問題相對簡單，如果商評委解決了，沒有必要通過訴訟程序，佔據國家司法資源；便於申請人的商標儘快獲得核准並進行初步審定公告，縮短確權時間，特別是近年來年申請量都在60到70萬件導致大量的積壓，使得商標申請審查需要3年左後的時間；減少申請人取得商標註冊而花費大量的金錢，等等。

    綜上，《規定》就新的證據的規定，在商標駁回複審行政程序和行政訴訟程序中應當給予正確地理解和加以適用，尤其是考慮到申請人在駁回複審理由中明確提出來中止審理請求並積極採取措施對引證商標向商標局提出連續三年停止使用的撤銷。這對於確保申請人避免昂貴的訴訟程序並儘快得到申請商標註冊，減少法院此類行政訴訟案件數量以及保障當事人商標權益具有現實意義。

     作者單位：中國國際貿易促進委員會專利商標事務所

文章作者：劉貴增  文章來源：中國國際貿易促進委員會專利商標事務所