根據傳統商標反淡化理論，淡化是對馳名商標的顯著性特質造成汙化或者商譽造成毀損。i《與貿易有關的智慧財產權協定》正式從國際法檔層面上確立馳名商標反淡化保護制度。ii 伴隨著加入世界貿易組織，中國修改商標法就馳名商標給予跨類保護，iii 但是並沒有制定明確的反淡化法律。《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下稱《解釋》）規定足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的屬於商標法第十三條第二款規定的“誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”。iv 顯然，《解釋》是在《商標法》第十三條第二款的框架之內擴充了商標淡化的傳統理論和基本類型，以區別於混淆型理論，標誌中國對馳名商標採用反淡化理論進行保護，證明中國對馳名商標的保護已經前進到了一個新的里程碑。v 在司法實踐上，北京市高級人民法院就第1634078號“伊利YILI”商標異議複審行政糾紛案件之終審判決實際上運用了馳名商標反淡化理論和《解釋》在審理商標行政糾紛案件上邁出了歷史性的一步，具有指導性和標誌性意義。vi 本文圍繞案情和判決，談一談《解釋》、案件判由和反淡化保護涉及的一些法律實踐問題。

    一、 案情及判決簡介

     1991年10月8日，內蒙古伊利實業股份有限公司（簡稱伊利公司）提出第613251號引證商標（見下圖一）註冊申請，該申請於1992年10月10日被核准，核定使用商品為第29類的牛奶、牛乳製品、酪、奶油、黃油、奶皮子、奶豆腐，專用期限續展至2012年10月9日。2000年6月2日，尤成和以里安市梅頭和成水暖經營部的名義提出第1634078號被異議商標（見下圖二）註冊申請，指定使用商品為第11類水龍頭、水管龍頭、浴室裝置、桑拿浴設備、衛生間用手乾燥器、水箱液面控制閥、沖水裝置、噴水器、衛生器械和設備、管道（衛生間設備部件）。2005年5月13日被異議商標變更註冊人名義為溫州市龍灣海城和成水暖經營部，該經營部為個體工商戶，業主為尤成和。

引證商標（圖一）    被異議商標（圖二）

     被異議商標經初審公告後，伊利公司向商標局提出異議申請。商標局裁定認為：伊利公司的引證商標註冊在“牛乳製品”上，而被異議商標註冊在“水龍頭” 等商品上，兩商標指定使用商品在功能、用途、銷售管道、消費物件等方面均不相同，即不構成使用在類似商品上的近似商標。引證商標雖然屬於馳名商標，但其賴以知名的商品是冷飲，與“水龍頭”等商品分屬不同行業，差異較大，故被異議商標使用在“水龍頭”等商品上，不會引起消費者混淆，被異議商標予以核准註冊。 伊利公司不服，向商標評審委員會提起複審申請。商評委裁定認為：伊利公司使用在牛奶等商品上的引證商標在中國消費者中具有很高的知名度，並於1999年被國家工商行政管理總局認定為馳名商標，雙方當事人對此沒有異議。但由於被異議商標指定使用的商品為水龍頭等，與伊利公司的引證商標指定使用的牛奶等商品分屬於完全不同的兩個行業，加之確有美國“伊利運河”等稱謂，“伊利”一詞未與伊利公司建立唯一對應的聯繫，被異議商標的註冊使用不會使消費者將其標識的商品誤以為源自伊利公司，從而誤導公眾，損害伊利公司與消費者的利益。故被異議商標的註冊未違反商標法第十三條第二款的規定。伊利公司沒有舉證證明其在水龍頭等商品上在先使用了“伊利”商標，且其生產的主要商品與水龍頭也不屬於類似商品，因此不能認為被異議商標的註冊侵犯了伊利公司的在先商號權益或搶注了伊利公司在先使用的具有一定影響的引證商標。商標評審委員會裁定被異議商標予以核准註冊。viii

     伊利公司不服商評委的裁定並向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。一中院審理認為：被異議商標與引證商標相比，相同之處為均含有“伊利”文字部分，在文字與圖形組合商標中，文字部分構成該商標的主要識別部分，是其顯著性區別特徵所在，兩商標的主要識別部分都是“伊利”漢字與拼音，商標評審委員會據此認為兩商標標識構成近似是正確的。根據伊利公司有關馳名商標事實的相關證據，鑒於尤成和對於第11679號裁定認定伊利公司的“伊利”商標為馳名商標的事實不持異議，對該事實予以確認。伊利公司的“伊利”商標具有極高的知名度，當他人將“伊利”作為商標註冊使用在其他領域的商品上時，難免使人將其與伊利公司的“伊利”商標發生聯繫，據此認定這種聯繫已成為客觀事實，足以使公眾認為被異議商標與伊利公司的馳名商標“伊利”具有相當程度的聯繫。“伊利”二字雖有美國五大淡水湖的“伊利湖”或“伊利運河”中的中文譯文“伊利”與之相同，但對於中國消費者而言，知曉“伊利”牌乳製品的消費者數量遠遠高於知曉美國“伊利運河”的人數，對“伊利”的使用已產生並具有唯一對應於伊利公司產源的標識性效果，商標評審委員會認定“伊利”二字未與伊利公司建立起唯一對應的關係，該認定與客觀事實不符。鑒於“伊利”商標的極高的知名度，尤成和將“伊利”作為水龍頭等商品上的商標使用，儘管註冊申請的商品類別在生產銷售等方面與伊利公司沒有關聯之處，但可以認定其使用行為客觀上帶來了減弱“伊利”作為馳名商標顯著性的損害後果；其使用在衛生器械和設備上，易使消費者將其與不潔物發生聯想，伊利公司據此有理由認為尤成和的這種使用會造成貶損其“伊利”商標聲譽的損害後果；同時也因“伊利”商標極高的知名度，伊利公司有理由認為尤成和的這種使用行為無形中利用了伊利公司“伊利”商標的市場聲望無償佔用了伊利公司因付出努力和大量的投資而換來的知名度的利益成果。因此尤成和註冊使用“伊利”商標，已構成《中華人民共和國商標法》（簡稱《商標法》）第十三條第二款規定的“誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”的情形。北京市第一中級人民法院依法判決商標評審委員會重新作出商標異議複審裁定。ix

     商標評審委員會不服原審判決，向本院提起上訴，請求撤銷原審判決，維持商標評審委員會的第11679號裁定。北京市高院認為：商標法第十三條第二款規定，就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。該款中規定的“誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”是指，足以使相關公眾認為他人的商標與馳名商標所有人具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的情況。伊利公司的引證商標為馳名商標，該商標核定使用的牛乳製品等商品為日常生活消費品，相關公眾對其有較高的認知度，會將“伊利”商標與伊利公司及其牛乳製品緊密聯繫在一起。雖然“伊利”二字還有美國五大淡水湖“伊利湖”或“伊利運河”的含義，但對相關公眾而言，看到“伊利”二字首先想到的應當是伊利公司及其牛乳製品，而非“伊利湖”或“伊利運河”。因此，引證商標“伊利及圖”與伊利公司及其牛乳製品在中國相關公眾中已經形成了固定的聯繫，原審判決對此的認定是正確的，商標評審委員會關於二者不存在唯一特定聯繫的主張因沒有考慮到相關公眾認知度，其理由不成立。鑒於引證商標“伊利及圖”為馳名商標，其使用的商品又為日常生活消費品，在中國有廣大的消費群，因此尤成和將“伊利”作為水龍頭等商品上被異議商標的主要部分使用，儘管其指定使用商品類別在生產、銷售等方面與伊利公司未有關聯之處，但其行為實際上不當利用了伊利公司馳名商標的聲譽，割裂了相關公眾對“伊利”商標與伊利公司及其牛乳製品之間的固有聯繫，將會導致減弱“伊利”馳名商標顯著性的損害後果。原審判決關於被異議商標的申請註冊違反商標法第十三條第二款的規定的認定是正確的，本院予以支持；商標評審委員會關於原審判決用“反淡化理論”解釋商標法第十三第二款的規定違反立法本意的上訴主張，無法無據，本院不予支持。

     二、 分析與討論

     本案無疑是一件經典案例。從行政兩級審理案件不成立到兩級法 院司法審查以馳名商標反淡化保護為理由而判決撤銷行政裁定，訴訟代理和兩級法院在訴訟程序中就淡化涉及的問題均提出主張。

     1． 司法解釋賦予已經註冊的馳名商標反淡化保護，使馳名商標享有比混淆型責任更為寬泛的保護範圍

     2009年5月1日起施行的《解釋》第九條第二款規定：“足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬於商標法第十三條第二款規定的“誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”。顯然，該解釋強調了受到反淡化保護的應當是註冊的馳名商標，同時該商標需要具有顯著性才能夠滿足淡化的保護要求條件。《解釋》對如何認定馳名商標也予以規定。《解釋》第四條規定人民法院認定商標是否馳名，應當以證明其馳名的事實為依據，綜合考慮《商標法》第十四條規定的各項因素，但是根據案件具體情況無需考慮該條規定的全部因素即足以認定商標馳名的情形除外。《解釋》第五條規定，當事人主張商標馳名的，應當根據案件具體情況，提供下列證據，證明被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為發生時，其商標已屬馳名：

    （一）使用該商標的商品的市場份額、銷售區域、利稅等；

    （二）該商標的持續使用時間；

    （三）該商標的宣傳或者促銷活動的方式、持續時間、程度、資金投入和地域範圍；

    （四）該商標曾被作為馳名商標受保護的記錄；

    （五）該商標享有的市場聲譽；

    （六）證明該商標已屬馳名的其他事實。

     前款所涉及的商標使用的時間、範圍、方式等，包括其核准註冊前持續使用的情形。對於商標使用時間長短、行業排名、市場調查報告、市場價值評估報告、是否曾被認定為著名商標等證據，人民法院應當結合認定商標馳名的其他證據，客觀、全面地進行審查。

     《解釋》第十條規定，原告請求禁止被告在不相類似商品上使用與原告馳名的註冊商標相同或者近似的商標或者企業名稱的，人民法院應當根據案件具體情況，綜合考慮以下因素後作出裁判：

    （一）該馳名商標的顯著程度；

    （二）該馳名商標在使用被訴商標或者企業名稱的商品的相關公眾中的知曉程度；

    （三）使用馳名商標的商品與使用被訴商標或者企業名稱的商品之間的關聯程度；

    （四）其他相關因素。

     《解釋》實際上提供了馳名商標之反淡化保護的法律依據，就實踐 中解決不相類似商品上使用與原告馳名的註冊商標相同或者近似的商標或者企業名稱的權利衝突提供一條法律途徑。本案二審法院按照《解釋》就馳名商標反淡化保護規定和商標淡化的基本原理，判定涉案商標對馳名商標造成不當利用了伊利公司馳名商標的聲譽，割裂了相關公眾對“伊利”商標與伊利公司及其牛乳製品之間的固有聯繫，將會導致減弱“伊利”馳名商標顯著性的損害後果。尤其是本案涉案商標使用的商品“冷飲”等與“水龍頭”等在功能用途等方面相差甚遠，不論從商品本身還是從消費者的角度都很難判定為有關聯性或者密切相關的商品，而通過《商標法》第十三條二款按照混淆型立法本意則很難跨類保護到過於寬大的範圍。而本案給予馳名商標“伊利”較為寬範圍的保護，從不相類似商品上確定其保護範圍要注意與其馳名程度相適應的角度，對於社會公眾廣為知曉的已經在中國註冊的馳名 商標，在不相類似商品上確定其保護範圍時，給予與其馳名程度相適 應的較寬範圍的保護。x

     2、只要證明有淡化的可能性而非存在實際淡化就能夠滿足反淡化保護

     馳名商標反淡化保護不以造成實際損害為要件，只要存在造成淡化的可能性就可以認定侵權成立。《解釋》第九條二款規定足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬於商標法第十三條第二款規定的 “誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”。其中“足以使相關公眾認為”的措辭顯然從消費者的角度作出的推定，而不需要證明因淡化而造成實際損害結果。正如二審法院的判決理由所言，這是因為對他人馳名商標的淡化行為危害主要在於割裂、模糊了馳名商標和特定商品的聯繫，從而消弱了馳名商標的顯著性和可識別性。在這種情況下，就可以認為已經造成危害後果；其次，要考慮到淡化危害後果的漸進性、潛在性和積累性等特點，不能夠以造成實際損害為要件，而只要未經許可使用就應認定構成侵權。

     另外，由於商標淡化的危害不像直接的商標假冒等一般商標侵權行為那麼明顯和現實，尤其是不以實際造成損害為要件，所以一般消費者的經濟行為發生變化不是必要的證據，對在先商標商品購買意願的減弱應當屬於經濟行為變化，但是也不是必要的證據。同時，在現實生活中，對於消費者因淡化聯想而改變購買意願的取證也非常困難，不便於馳名商標所有人保護其商標權益。

     3、在先馳名商標和在後商標之間需要證明存在“聯繫”而非“精神上的聯繫”便可以確定存在淡化

     中國就馳名商標的反淡化保護沒有“精神上的聯繫”的相關規定，在司法實踐上，也是一個嶄新的法律問題。但是根據《解釋》第九條第二款的規定，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬於商標法第十三條第二款規定的“誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”。顯然根據該條款，要求考慮在先商標和在後商標之間存在“聯繫”，如足以使相關公眾對使用馳名商標和被訴商標的商品來源產生誤認，或者足以使相關公眾認為使用馳名商標和被訴商標的經營者之間具有許可使用、關聯企業關係等特定聯繫的。如果存在聯繫，則應當認定構成對在先商標的信譽或者顯著特徵造成損害。但是需要提交充分的證據認定馳名商標，從而提出誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害這樣的理由。本案中，一審法院認定伊利公司的“伊利”商標具有極高的知名度，當他人將“伊利”作為商標註冊使用在其他領域的商品上時，難免使人將其與伊利公司的“伊利”商標發生聯繫，據此認定這種聯繫已成為客觀事實，足以使公眾認為被異議商標與伊利公司的馳名商標“伊利”具有相當程度的聯繫。雖然二審法院沒有考慮在先商標和在後商標之間存在“聯繫”而只是認定被訴商標所有人的行為實際上不當利用了伊利公司馳名商標的聲譽，但是法院強調了被訴商標割裂了相關公眾對“伊利”商標與伊利公司及其牛乳製品之間的固有聯繫，將會導致減弱“伊利”馳名商標顯著性的損害後果。在後商標的存在造成的“割裂”而導致減弱馳名商標的顯著性實質上也是一種體現了因果關係的“聯繫”。筆者認為，二審法院仍然圍繞商標淡化中減弱顯著性的基本概念來闡述其判決理由，旨在突破《商標法》十三條二款混淆誤導概念的局限性，而引用《解釋》的反淡化規定以尋求更大的寬泛空間來進行審理並作出判決。

     4、馳名商標反淡化保護的相關公眾不需要比例化或者量化

     中國馳名商標保護的相關法律法規沒有就知曉公眾人口比例作出規定，但是卻有相關公眾的規定。《馳名商標認定和保護規定》第二條的規定，相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者, 生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷管道中所涉及的銷售者和相關人員等。在利基市場中的馳名度有可能給予考慮，這要看商品或者服務的特性。根據《解釋》第一條規定，馳名商標是指在中國境內為相關公眾廣為知曉的商標。如果商標在中國的全國範圍具有知名度，有助於認定馳名商標。《解釋》第五條規定就市場調查報告等證據，人民法院應當結合認定商標馳名的其他證據，客觀、全面地進行審查，而不作為獨立的一項證據材料。在本案中，一審法院認定對中國消費者而言，知曉“伊利”牌乳製品的消費者數量遠遠高於知曉美國“伊利運河”的人數，對“伊利”的使用已產生並具有唯一對應於伊利公司產源的標識性效果；二審法院只是提及馳名商標“伊利”使用的牛乳製品作為日常生活消費品，在中國有廣大的消費群，是從消費者的角度作出的認知判斷。兩審法院沒有就認知的相關公眾的比例或者人口數量作為證據或者證據鏈作為判決理由和依據。

     5、馳名商標反淡化保護的法律救濟

     筆者認為，針對馳名商標淡化侵權基本可以有三種法律救濟。第一，不予註冊與撤銷註冊，商標法第十三條第二款規定，就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾的，致使馳名商標註冊人的利益可能收到損害的，不予註冊並禁止使用。商標法的四十一條第二款規定，已經註冊的商標，違反商標法第十三條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人可以申請撤銷該商標，馳名商標所有人則不受五年時間的限制。第二，禁令救濟。商標法第五十七條遵循TRIPS協議的要求，規定了制止淡化行為和防止淡化行為的禁令及救濟措施。商標法第五十七條規定，商標註冊人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。人民法院處理前款申請，適用《中華人民共和國民事訴訟法》第九十三條至第九十六條和第九十九條的規定。第三，損害賠償。馳名商標所有人對主觀上有過錯的淡化行為人可以提起損害賠償之訴。商標法第五十六條規定，侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。欠款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，有人民您法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。本案是商標異議複審行政糾紛案件，通過司法審查，法院作出判決撤銷商評委的行政裁定並要求商評委重新作出裁定，這種救濟符合《解釋》的規定，商評委將按照程序依據法院生效判決重新作出異議複審成立的裁定，從而撤銷了涉案被異議商標的初步審定。

     三、 總結

     總之，中國是一個成文法國家，目前尚沒有制定馳名商標反淡化保護的法律。一個商標需要具備自身的顯著特徵，在中國註冊使用並且構成馳名商標，才能夠在《商標法》十三條二款的框架下得到跨類保護，顯示了《解釋》的局限性。在司法實踐上，本案顯示了對於《解釋》的適用、目前商標法第十三條二款的突破，但是也因沒有反淡化法律可直接適用而顯得一些無奈。由於近些年來就違反誠實信用原則而出現的在非類似商品/服務上惡意申請註冊他人馳名商標已成猖獗蔓延之勢，而中國現有的以混淆型侵權為基礎的相關法律對此已經顯得滯後和乏力，因此制定相應的商標反淡化保護法律已經成為當務之急。

     作者單位：中國國際貿易促進委員會專利商標事務所

     注：本文發表於《電子智慧財產權》，2011年4月，總第235期

    i Dan McCuaig, Halve the Baby: an Obvious Solution to the Troubling Use of Trademarks as met tags, 18 J. Marshal J. Computer & Info.L. at 248.（丹﹒麥克圭格，《等分寶貝：在元標籤中商標使用麻煩的顯然解決方案》，《馬歇爾電腦資訊》第18期，248頁）

    ii 1995年生效的《與貿易有關的智慧財產權協定》第十六條第三款規定只要馳名商標使用在不類似的商品或者服務上會暗示該商品或者服務與馳名商標所有人存在某種聯繫，從而使該馳名商標所有人的利益可能因此受損，那麼就禁止在與馳名商標所標示的商品或者服務不類似的商品或者服務上使用。

    iii 《商標法》第十三條二款規定就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。

    iv 2009年5月1日起施行的《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下稱《解釋》）第九條第二款規定足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬於商標法第十三條第二款規定的“誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”。

    v 《馳名商標法律保護》，李強，http://www.sina.com.cn 2010年04月21日08:54 《法制日報》

    vi 《北京市高級人民法院行政判決書》（2009）高行終字第1418號

    vii 《“伊利YILI”商標異議裁定書》，（2005）商標異字第23號，2005年1月19日

    viii 《關於第1634078號“伊利YILI”商標異議複審裁定書》【2009】第11679號，2009年5月4日

    ix （2009）一中行初字第1589號《北京市第一中級人民法院行政判決書》

    x 《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》，2010年4月26日，對於已經在中國註冊的馳名商標，在不相類似商品上確定其保護範圍時，要注意與其馳名程度相適應。對於社會公眾廣為知曉的已經在中國註冊的馳名商標，在不相類似商品上確定其保護範圍時，要給予與其馳名程度相適應的較寬範圍的保護。

文章作者：劉貴增