2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議三審通過了《關於修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》，自2014年5月1日起施行。歷經近10年的激烈爭論和反復探討，中國《商標法》的第三次修改總算達成正果。

    《商標法》修改的特點

    從總體上看，這次《商標法》修改具有以下幾個特點：

    第一，公開透明，充分吸收全社會意見。2011年和2012年國務院和全國人大分別向全社會公佈“修訂草案徵求意見稿”和“修正案（草案）”，這在中國立法中並不多見。最為明顯的是，針對馳名商標在中國特殊的社會環境中異化為一種“榮譽稱號”和廣告手段的不正常現象，最後通過的修正案禁止在商品和廣告中使用“馳名商標”字樣，這顯然是在最後一刻吸收了社會各界的意見，特別是與中國商標法專家的強力呼籲有很大關係。

    第二，主動修改，立足中國國內實際需要。《商標法》1993年第一次修正和2001年第二次修正時，面臨著加入WTO和美國等發達國家的壓力，很大程度上是為了符合《巴黎公約》和TRIPs（ Agreement On Trade-related Aspects of Intellectual Property Right,《與貿易有關的智慧財產權協定》）等國際公約的要求。但是《商標法》第三次修改則是“在與中國參加的國際條約保持一致的前提下，重在立足國內實際需要進行修改”。

    第三，求真務實，旨在解決實踐中存在的問題。這次修法“加強了針對性，圍繞實踐中存在的主要問題完善有關制度，包括：方便申請人獲得商標註冊；規範商標申請、使用，維護公平競爭的市場秩序；加強商標專用權保護，切實保障權利人的合法權益”。

    修改的主要內容

    1.簡化商標註冊異議程序

    根據現行《商標法》的規定，商標註冊申請初審公告後3個月內，任何人均可以任何理由提出異議；商標註冊異議首先由商標局審查作出裁定，對商標局的裁定不服可以申請商標評審委員會複審，對複審決定不服可以提起訴訟，訴訟還可以經過一審和二審。由於行政二審、司法二審的四級審理終審制的程序過於複雜，加上可以提出商標異議的主體和理由過於寬泛、導致商標異議案件審理週期過長，這就影響了商標申請人及時獲得商標註冊。有的商業競爭對手利用這個制度缺陷，為拖延申請人註冊商標的時間或者為盡可能長時間使用與他人相同或近似的商標並避免承擔可能產生的侵權責任而提出異議、延長核准時間，待對方商標核准後再停止使用；甚至有一些人惡意提起商標異議程序，並以撤銷異議程序為條件向被異議人索取高額的費用，這導致異議案件逐年大幅上升。

    因此，簡化商標確權程序、完善商標異議制度一直是這次《商標法》修改的一個重要目標。

    《商標法》第三次修正案從兩個方面完善了商標異議制度：

    一是限定提出異議的主體和理由。首先，明確了對商標註冊可以提出異議的理由，並將這些理由分為兩類：一類是違反新《商標法》第10、11、12條規定的“絕對理由”；一類是違反第13條第2、3款，第15條，第16條第1款，第30條，第31條規定的“相對理由”。其次，雖然任何人仍然可以以“絕對理由”提起商標註冊異議，但能夠根據“相對理由”提起異議的僅限於該商標註冊申請侵犯了其已有權利的在先權利人或者利害關係人。這樣，既可以減少商標異議的數量，又不妨礙對商標不當註冊的監督。

    二是簡化程序。為了改變商標異議程序冗長而使得商標權長時間內難以確定的問題，《商標法》第三次修正案規定：商標局認為異議不成立的，就可以直接做出准予註冊的決定，發給被異議人商標註冊證並予以公告，異議人不得再向商標評審委員會提起複審程序，而只能向商標評審委員會請求宣告該註冊商標無效。這樣修改的目的是：在商標局駁回商標異議、准予商標註冊的情形下，省略對商標局異議裁定的複審、訴訟程序，可以使商標權儘快確立，同時又通過商標無效宣告程序保障異議人獲得進一步救濟的權利。

    2.制止惡意註冊商標

    在2001年中國《商標法》第二次修正時，已經為制止商標的惡意註冊而做出過諸多努力，比如，《商標法》第二次修正案規定了馳名商標保護制度，禁止註冊和使用他人的馳名商標（現行《商標法》第13條）；根據《巴黎公約》第六條之七的要求，禁止商標所有人的代理人或者代表人未經商標所有人授權，以自己的名義註冊該商標並禁止使用（現行《商標法》第15條）；另外還規定：申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標（現行《商標法》第31條）。但是，“目前違反誠實信用原則、惡意註冊商標”的現象仍然不少，《商標法》第三次修改一直把解決這個問題作為重點之一。

    中國在馳名商標保護的實踐中，存在著把馳名商標當做商品榮譽稱號，從而人為地拔高馳名商標認定標準、增加馳名商標保護難度的問題。這就難以有效地禁止那些搶注他人馳名商標的不誠信行為。為了使馳名商標制度實現“禁止他人註冊、使用與該馳名商標相同或近似的商標”的基本功能，《商標法》第三次修正案對有關規定進行了修改和完善：

    首先，明確了馳名商標只是“為相關公眾所熟知的商標”。這應該成為馳名商標保護的唯一要件，而並不需要考慮其他因素。

    其次，明確了只“應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定”來認定馳名商標，馳名商標認定是“對案件事實的確認，應僅對爭議的案件有效”，而並不是授予一個商品或服務的榮譽稱號，因此，不應該人為拔高認定的標準。

    再者，禁止生產、經營者將“馳名商標”字樣用於商品、商品包裝或者容器上，或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。這個規定試圖清除一些企業謀取馳名商標認定背後的不正當目的和根源，使馳名商標保護回歸其本來面目，從而使馳名商標能夠根據實際保護的需要去認定，逐步消除馳名商標認定中存在的一些人為障礙。

    3.加大損害賠償力度

    依據TRIPs協議第45條的規定，中國現行《商標法》對於侵犯商標專用權的損害賠償額的計算採用所謂的“填平原則”。但是，由於企業財務帳簿不完整、取證困難等原因，原告方往往無法有力證明自己因侵權遭受的損害，更無法證明被告因侵權所獲利益。因此，在多數案件中，當事人沒有對侵權損失或者侵權獲利情況舉證，當事人直接提出按照法定賠償方法確定侵權人的賠償數額的請求。這樣，在大多數商標侵權案件中，中國法院是在50萬元以下法定額度內確定一個賠償額。需要指出的是，與懲罰性賠償不僅是對原告人的補償，而且也是對故意加害人的懲罰不同，中國《商標法》規定的法定賠償並不具有懲罰性質，其實質是法院在無法查明實際損害賠償額的情況下，法官根據案件事實而酌定的一個賠償額，其數額的確定仍然是以“填平原則”為依據。但“由於法定賠償方法通常沒有充分的證據甚至沒有證據支持，因而造成法院判決的損害賠償數額偏低，甚至不足以彌補訴訟開支”。

    為了解決這個問題，《商標法》第三次修改試圖從兩個方面來完善侵權損害賠償制度：

    第一，提高法定賠償額的最高限額。

    《商標法》修改在前期擬定的草案中一直把法定賠償的最高限額規定為100萬元；直到2013年6月提交給十二屆全國人大常委會第三次會議的《商標法（修正案草案）》第二次審議稿，才“將侵權案件的法定賠償額由100萬元以下修改為2萬元以上200萬元以下”。而在2013年8月最後提交給十二屆全國人大常委會第四次會議的第三次審議稿再一次將法定賠償額的上限由200萬元提高到300萬元，以進一步加強對商標侵權行為的打擊力度。

    第二，對惡意侵權實施懲罰性賠償（punitive damage）。

    在2011年9月國務院法制辦公佈的《中華人民共和國商標法（修訂草案徵求意見稿）》第67條中，並沒有關於懲罰性賠償的規定。但是，一年後，全國人大常委會法制工作委員會在2012年12月28日公佈的《中華人民共和國商標法修正案（草案）》第三十七規定：將第五十六條改為第六十二條，第一款修改為：“侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定，也可以參照該註冊商標使用許可費確定；對惡意侵犯商標專用權、情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。……”對此，關於該草案的“說明”中給出的解釋是：“針對實踐中權利人維權成本高、往往得不償失的現象，草案引入了懲罰性賠償制度。”這個規定最後予以通過。

    實施中需要注意的問題

    針對新《商標法》的上述幾處修改，筆者談幾點實施中需要注意的問題。

    首先，新的商標註冊異議程序存在一些隱憂：

    第一，因為保留了“任何人”可以依據“絕對理由”提出異議的規定，一些人極有可能仍然會依據上述“絕對理由”來提起惡意異議而牟利，這樣就難以徹底杜絕惡意異議。

    第二，由於商標局駁回商標異議的決定可以不經行政複審以及司法審查程序而立即生效，商標局的權力明顯膨脹，這個權力存在被濫用的危險，需要警惕。

    第三，可能會助長惡意的商標註冊申請和惡意商標侵權訴訟。儘管異議人不服商標局的駁回決定，仍然可以請求商標評審委員會宣告註冊商標無效，但是，由於“宣告註冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出並已執行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門做出並已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力”，這樣，在商標無效程序期間，即便該註冊商標實際上是違法商標法規定的，商標權人仍然可以通過主張商標專用權來獲取不正當的利益。雖然“因商標註冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償”，但是，法律對商標註冊人的“惡意”行為是指什麼並無界定，而且要證明主觀“惡意”的舉證責任也會非常艱巨，這個規定可能會流於形式。因為《商標法實施細則》（1993年）第25條第5款和《商標法實施條例》（2002年）第36條也有這個規定，但實踐中幾乎沒有發生過因商標註冊人惡意而給予賠償的案例。

    其次，關於制止惡意註冊商標的修改是否能真正改變事實上馳名的商標卻無法在中國得到有效保護的問題，仍令人懷疑。

    雖然《商標法》第三次修正案明確了馳名商標只是“為相關公眾所熟知的商標”，而且TRIPs協議第16條第2款也規定：在決定一個商標是否馳名時，只是考慮“相關公眾的知曉程度”。但是，新《商標法》第14條仍然保留了現行《商標法》第14條規定的認定馳名商標所應當考慮的諸多因素，即，除了要考慮“(一)相關公眾對該商標的知曉程度”外，還要考慮“(二)該商標使用的持續時間；(三)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；(四)該商標作為馳名商標受保護的記錄”等等因素，因此，“認定標準還是太高，設定的限制還是太多”，恐怕仍難以有效杜絕搶注事實上為相關公眾所熟知的商標的行為。

    再次，《商標法》關於提高法定賠償額最高限額的修改，雖然給予法官在確定法定賠償額上更大的自由裁量權，但是，如前所述，法官在確定法定賠償數額的時候，仍然需要根據案件事實、以“彌補損失”原則為限來計算，而不是任意性的，更不是懲罰性的。事實上，即使法律規定的法定賠償最高限額為50萬元，但是在司法實踐中，雖然難以證明侵權受損或侵權獲利的具體數額，但有證據證明前述數額明顯超過法定賠償最高限額的，法院也可以不適用法定賠償額的計算方法，而是綜合全案的證據情況，在50萬元以上合理確定賠償額。因此，這個法定賠償額最高限額的增加是否真的會帶來侵權損害賠償額的提升，仍有待觀察。

    最後，對惡意侵權實施懲罰性賠償的修改，第一，這個解釋過於簡單，而且也並不符合邏輯。如果僅僅是為了彌補商標權人的維權成本，彌補商標權人的損失，只要按照現行法律規定全面、充分地賠償商標權人因侵權遭受的損失和所支付的費用就足矣，為何要引入“懲罰性賠償”呢？

    第二，目前中國的司法實踐中，商標權等智慧財產權侵權案件的損害賠償額偏低、難以彌補權利人損失，其原因並不是在於損害賠償的法律規則有什麼缺陷，而是由於難以確定“實際損失和侵權獲利”的數額。而懲罰性賠償的數額恰恰又是根據已經確定的“實際損失、侵權獲利或者許可費的倍數”來計算的，因此，在中國大多數智慧財產權案件的損害賠償是按法定賠償額來確定的現實下，即使法律規定了懲罰性賠償，其可操作性和實際效果非常值得懷疑。

    第三，實施懲罰性賠償需要符合的前提要件是：“惡意”侵犯商標專用權和“情節嚴重”。目前並不清楚“情節嚴重”的具體含義，也不清楚“惡意”是否指侵權人明知他人享有註冊商標權而仍然實施侵權行為，“惡意侵權”本身是否也屬於“情節嚴重”的一個表現。這些都有待將來的實施條例和司法實踐來明確。

    最後，參照中國《專利法》（2008年修正）第65條的規定，《商標法》第三次修正案也規定：損害賠償額可以參照商標許可使用費的“倍數”合理確定。值得注意的是，《2004年4月29日歐洲議會及歐盟理事會關於智慧財產權執法的第2004/48號指令》第13.1（b）條也有類似規定：“可以在適當的情形下，根據侵權人請求授權使用爭議的智慧財產權所應支付使用費或許可費，計算不少於此的損害賠償額。”顯然，這裡並沒有“倍數”的規定。另外，德國政府也認為：按照許可費“倍數”的金額來支付損害賠償會造成某種形式的懲罰性賠償，而這與德國民法原則是不相符的。

    如果說中國《專利法》在沒有規定懲罰性賠償的前提下，參照專利許可使用費的“倍數”合理確定損害賠償額尚有可取之處，那麼，新《商標法》在按照商標許可使用費的“倍數”確定損害賠償額的基礎上，再處以1-3倍的懲罰性賠償，則與民事損害賠償的基本原則明顯相悖。再加上中國行政機關對於商標侵權行為又可以處以罰款的行政處罰，如果中國《商標法》的這些懲罰性措施真的都予以有效實施的話，則會讓侵權人承擔過於嚴苛的法律責任。

    （作者系同濟大學法學院副教授、智慧財產權與競爭法研究中心主任。吳英燕編輯，工作郵箱：wuyingyan@wxjt.com.cn）

文章作者：張偉君  文章來源：東方早報