現行法律規定，商標許可使用是商標權人實現商標財產權的重要途徑之一，對於“商標許可使用合同”，中國商標法第40條、商標法實施條例第 43條均明確要求許可人應履行“備案”手續，但卻未涉及商標許可合同備案的法律效力問題。中國最高法院頒佈並於2002年10月 16日施行的《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》 (以下簡稱《司法解釋》)第十九條彌補了現有法律規定的不足，該條共有兩款，即：

“商標使用許可合同未經備案的，不影響該許可合同的效力，但當事人另有約定的除外。

“商標使用許可合同未在商標局備案的，不得對抗善意第三人”。

為敘述清楚，我們做如下設定·在先未備案商標許可合同為A，許可人為甲，被許可人為乙；在後經備案的商標許可合同為B，許可人為甲，被許可人為丙。

依前述設定，所謂“不得對抗”至少傳達出一個確切的訊息，即A合同的被許可人乙不得以在先訂立並存續之A合同作為主張合同無效的抗辯理由。也即合同應為有效，受到中國法律保護。但在此基礎上，我們如何認定A合同的效力呢? “不得對抗”是否應指在B合同視為有效的情況下， A合同應視為無效呢?但如此理解，至少會存在如下疑問：

(1)與上述司法解釋第19條第1款“商標使用許可合同未經備案的，不影響該許可合同的效力”的規定相矛盾；

(2)之所以出現在後許可合同 B，往往是在先合同A的甲方違約的結果，相應的，合同A的乙方是最直接的受害人。但如果合同B不但因為履行了“備案”手續而合法有效、合同A因未履行相應手續被認定無效，而且，更嚴重的是，履行合同A“備案”手續恰恰是許可人甲方的法定義務，乙方對“備案”與否無從控制，那麼，因為A合同的甲方違約而導致沒有任何過錯的乙方承擔A合同無效的後果(儘管其有權追究乙方的A合同違約責任)顯然有失公平。

如果A合同也有效，那麼意味著A、B兩個許可合同均有效並存。而我們知道，商標許可合同根據許可之權利的範圍、大小可分為獨佔使用許可、排他使用許可及普通使用許可三類。根據此三類許可合同的性質來考察，可能留給我們的困惑會更多。例如：

A、B兩合同均為獨佔使用許可合同或排他使用許可合同，二者的性質從根本上決定了兩合同不可能有效並存，否則，兩合同的性質均將變為普通使用許可合同。

再如，A合同為普通使用許可合同，而B合同為排他或獨佔合同，二者並存後，雖然對A合同的被許可人的商標使用權不產生影響，但無疑會損害B合同的被許可人，也即丙方的權利；如默認丙方權利遭受損害的事實，那麼，無疑又與“不得對抗第三人”的立法本義相違背。

法律分析

一、《司法解釋》第19條出臺的原因

欲考察《司法解釋》第19條的合理性，瞭解該條出臺的背景和立法初衷顯然是必要的。

根據最高法院智慧財產權庭庭長蔣志培的權威學理解釋”，該條司法解釋出臺的背景在於：實踐中存在商標使用許可合同不備案情況，並且不在少數。一旦出現糾紛，一些當事人根據自己的利益，往往以許可合同未經備案、違反法律強制性規定為由，主張該合同無效。因此做出了第十九條第一款的規定。

並且，商標使用許可的備案手續，對社會公眾，特別是對那些需要與該商標權人進行交易的善意第三人來說，十分重要，是一種瞭解該商標許可狀況、保障交易安全的有效手段。因此，《若干解釋》第十九條第二款的規定就為保護商標許可等合同雙方當事人的合法權益，保證交易安全，同時也為規範商標許可行為和完善商標許可合同的形式要件，奠定了基礎、創造了條件。

二、《司法解釋》第19條顯然是借鑒了物權理論中的物權變動的“登記對抗主義”

在傳統民法理論中，智慧財產權作為無形財產權的一種，是與物權、債權共同置於財產權這一上位概念下的，但正是智慧財產權所體現出的財產性特徵，如智慧財產權可以轉讓，可以設質擔保等，使得借鑒物權法理論研究智慧財產權問題成為可能，甚至有學者直接將智慧財產權推定為“權利物權”。

而物權法理論中，物權公示是其一項基本原則，即為了物權取得的安全性、排除他人干預等原因而對物權變動情況採取公示方式。關於物權變動的效力，國際上一般有兩種立法例，即實質主義登記，或稱“生效主義”：另一種為形式主義登記，或稱”對抗主義”。前一種是指登記有決定物權變動(設立、移轉、變更和消滅)能否生效的作用，即不登記不生效；後一種是指物權的變動效力僅僅由當事人的行為決定，不以登記為生效要件，但是為交易安全考慮，不經登記之物權不得對抗善意第三人。 很顯然，我國的“商標許可合同備案”的效力採取了形式主義登記，即登記對抗主義的立法例。

三、登記對抗主義的法律後果

採取“登記對抗主義”立法例決定了物權變動未經登記的“不得對抗善意第三人”的法律後果。即，如果把商標許可視為權利物權 (商標權)變動(許可他人使用)的一種方式的話，那麼，甲與乙雖然簽訂了商標許可使用合同A，且此合同在法律上仍然有效，但由於未依法進行備案，那麼，對於任何善意第三人而言，此商標許可合同 A並不發生任何權利物權(商標權)變動(許可使用)的效力，而僅具有規範甲、乙兩方當事人合同權利義務關係的債權效力。

實際上，上述認識與我國最高院《關於適用若干問題的解釋(一)》第九條的規定是完全一致的。該《解釋》第九條規定，法律、行政法規規定合同應當辦理登記手續，但未規定登記後生效的，當事人未辦理登記手續不影響合同的效力，合同標的物所有權及其他物權不能轉移。由於“公示手續”是物權變動(廣義上講，包括權利物權)的要求，所以上述規定明確了未依法登記的後果不是“合同不生效”而是“合同標的物所有權及其他物權 (如商標使用權)不能轉移”。

在適用上述司法解釋第19條規定時，筆者認為關鍵問題集中於下述：

(一)如何界定善意第三人

首先，“第三人”應指所有對該商標使用許可合同的標的--商標權的各項權能具有現實利益關係的該許可合同當事人以外的任何人。如該商標權的受讓人、質權人、其他被許可人等。只是因為實踐中出現的最為集中的“第三人”是在後許可合同之被許可人，所以，本文集中討論“第三人”為“在後許可合同之被許可人”的情況。

其次，所謂“善意”，是相對於“惡意”而言的，善意是指不知情…。也就是在後被許可人不知或不應知道該同一商標權已存在在先許可的事實，且此在先許可與在後許可無法共存。事實上，筆者以為，善意除了是一種主觀狀態外，還含有第三人民事行為合法性要求的意味，也就是說，如果在後被許可人獲得商標使用權時存在違法或瑕疵的情況，例如，在後被許可合同也未備案或存在其他不符合法律的強制性要求的情況，則當然應推定在後被許可人不符合“善意”要求。另外，考慮善意與否時還應個案分析，但商標權人與在後被許可人的關係，在後被許可合同的許可是否有償，以及與在先許可費用相比的高低等也是應予考慮的因素。

(二) “不得對抗善意第三人”在商標許可合同效力中的適用

根據前述分析，加之，商標權雖然可以視作為一種權利物權，但畢竟由於商標權客體的無形性特點，從而使“不得對抗善意第三人”這一物權概念在商標許可合同的效力認定中體現出其特有的適用特點，現分述之：

1.如果在後經備案的許可使用合同採用的是排他或獨佔的方式，則不論在先合同是何種方式，由於二者客觀上無法共存，所以儘管在先合同仍有效，但由於對第三人而言，不產生物權轉移(許可)的效力，所以，在先合同事實上不能履行，在先許可合同的被許可人只能根據合同約定行使債權權利，追究許可人的合同違約責任。

2.如果在後許可合同採用了普通許可方式，則：

(1)如果在先合同採用的也是普通許可方式，則，由於二者可以共存，實際上對“善意”第三人並不發生對抗作用，所以二者完全可以同時履行；

(2)如果在先合同採用的是排他或獨佔方式，則二者無法共存，在後合同效力優先，在此基礎上在先合同的效力，根據在先合同被許可人的選擇，有二種處理方式，第一是在先合同的被許可人要求解除合同，並要求違約的許可人承擔合同違約賠償責任；另一種是在先合同的被許可人希望繼續履行原合同，但原合同性質由於在後合同的存在，事實上不得不變更為普通許可合同，對此，在先合同的被許可人仍可以要求許可人承擔合同違約賠償責任。

另外，現實中也不排除在先和在後許可合同均未備案的情況，在此情況下，如何處理二者之間的關係呢?

筆者以為，如兩合同均未備案，則兩個合同均不能對抗“善意第三人”，但該兩合同的被許可人均不能被視為“善意第三人”。就此兩合同而言，如二者性質均為普通許可，則兩合同共存，繼續履行。但如二者可能存在衝突，則應保護在先合同的履行，但必須澄清的是，之所以保護在先訂立之合同，其理由並非是該合同訂立在先，而是因為許可人在訂立了在先合同後，其事實上已無權訂立在後之與在先合同相衝突的許可合同，也即許可人存在“無權處分”的事實。

文章作者：李長寶  作者單位：羅思(上海)諮詢公司智慧財產權