內容提要：商標權與著作權發生衝突時，既要保護在先著作權人合法權益，也要關注在後商標權人的正當權益。司法實踐中，法院要加強對權利衝突案件的司法審查，妥善處理糾紛。保護在先著作權，以禁令形式撤銷商標權是解決權利衝突的首要原則，客觀上卻導致了公平效益的缺失。因此，在確認侵犯在先著作權的前提下，司法應該兼顧公平與效益，作出更為合理的裁判；同時應充分宣導權利人的意思自治，以和解實現共贏。

關鍵字：商標權  著作權  權利衝突  公平效益

    近年來，伴隨著智慧財產權日益成為社會競爭的重心，智慧財產權之間的權利衝突現象日漸顯現，商標權與著作權的權利衝突就是其中的重要表現之一。商標權與著作權的衝突是指不同的主體依據商標法和著作權法對同一客體分別享有商標權與著作權，由此而產生的商標權人和著作權人實際利益關係相互抵觸的法律狀態。從法理來講，著作權與商標權相比一般是在先權利，因為具有獨創性的商標標識在取得註冊之前首先要設計創作完成，而著作權自該標識（作品）創作完成即自動產生。司法實踐中，商標權與著作權衝突的典型案例屢屢成為社會關注的焦點，訴訟長達兩年之久的“上島咖啡” [1]注冊商標權與著作權衝突糾紛更是引發理論界和實務界的廣泛爭論，值得我們反思。 

一、商標權與著作權衝突的成因分析  

（一）商標權與著作權指向同一客體

    客體的同一性是權利衝突存在的首要條件。著作權是權利人對具有獨創性、可複製性的智力創作成果所享有的權利，保護的是作品的獨創性，其客體屬於智力勞動成果；商標權是權利人對其注冊商標依法享有的專有使用權，保護的是商標的識別性，其客體屬於工商業標記。可見，商標權與著作權作為兩項不同的智慧財產權，在權利的性質及功能上均有較大差別，一般不會發生權利衝突。

    但如果當事人未經許可，將他人享有著作權的作品申請為注冊商標或者作為商標加以使用，即某個受著作權法保護的“獨創性”作品同時又具備商標法要求的“識別性”，商標權與著作權指向同一客體時，就會產生權利衝突。實踐中，商標權與著作權衝突主要表現為商標申請人將他人享有著作權的具有顯著性的文字、美術、攝影等作品註冊為商標，該標識（作品）受商標法和著作權法的雙重保護，由此產生商標權與在先著作權的權利衝突。  

（二）商標權與著作權的權利取得方式不同

    根據法律規定，著作權適用自動取得制度，自作品創作完成起依法自動產生；自動取得制度未進行公示，其權利人很難為外界所知。商標權適用註冊登記制度，由商標申請人按法定程式向商標管理部門申請後核准註冊而產生，並向社會公告。一明一暗的兩種權利狀態，導致在商標註冊過程中，難免會出現商標申請人確實不知道存在其他著作權人或者明知卻隱瞞商標管理部門的情形。商標管理部門在審查過程中客觀上也無法知曉著作權人的真實存在，最終導致商標權侵犯在先著作權的後果。  

（三）商標權與著作權分屬不同主體

    因為商標權與著作權分屬不同的權利主體，才導致權利衝突的發生具有了現實可能性。商標權與著作權的權利衝突實質上是權利人之間實際利益的矛盾和抵觸，只有當依存於同一客體之上的商標權與著作權分屬於不同的主體，這種利益的矛盾和抵觸才有可能發生。如果兩種利益屬於同一主體享有，那麼權利人就可以選擇商標法或著作權法對其客體進行雙重保護，權利衝突就不會實際發生，而是構成了權利的競合。   

二、商標權與著作權衝突的解決原則   

（一）保護在先權利原則

    尊重和保護在先權利是解決智慧財產權權利衝突的基本原則。保護在先權利原則要求在後權利的創設、行使均不得侵犯在此之前已存在並受法律保護的在先權利。侵權不可能產生新的權利。如果在後權利是以侵犯他人在先權利為基礎，將可能被認定無效或權利受到限制。因此，擅自將他人享有著作權的作品註冊產生的商標權，是一種存在於他人合法在先權利基礎上的有瑕疵的民事權利。當商標權與著作權發生衝突時，根據保護在先權利原則，在後的商標權可能被依法撤銷。

    各國智慧財產權立法幾乎毫無例外地貫徹這一原則。《德國商標法》規定，“商標註冊人以外的其他人，在注冊商標的在先權日之前，已獲得上述第9條至第12條所述權利之外的其他權利，並且該權利人有權禁止在整個德國領土範圍內使用該注冊商標，則可撤銷該商標的註冊。前款所述的其他權利包括：三、著作權；…”《義大利商標法》規定，“除不符合第16條所列舉事項的標識之外，下列也不得被註冊:…六、標識的使用將侵犯他人的著作權、工業產權或其他專有權。”我國臺灣地區1997年修訂的《商標法》規定，“商標註冊後有下列情形之一者，商標主管機關應依職權或利害關係人申請撤銷商標專用權: …四、商標侵害他人之著作權、新式樣專利或其它權利，經判決確定者。”[2]

    我國《商標法》規定，“申請註冊的商標不得與他人在先取得的合法權利相衝突”，“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利”。並規定初步審定的商標在《商標公告》上公佈，任何人自公告之日起三個月內可以對不具備合法性、顯著性、非功能性和侵犯在先權利的初審商標提出異議。如果異議成立，則商標不予註冊。商標法第41條規定，如果在後商標權侵犯他人在先權利，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標；對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。可見，我國立法和國際保持一致，均旗幟鮮明的確立保護在先權利原則。司法實踐也以此為據，在商標權與著作權衝突案件中保護的是在先著作權，前述的“上島咖啡”案以及早期著名的“武松打虎圖”[3]、“三毛及圖”[4]等諸多典型判例，無一例外以侵犯在先著作權為由撤銷了商標權。   

（二）權利喪失原則

    權利喪失原則是對權利人行使權利的限制，體現了智慧財產權利益平衡的宗旨。權利喪失原則，就是若權利人明知或者應知享有權利，卻於一定時間怠於行使，則喪失對在後權利的撤銷權。在商標權與著作權衝突中，在先著作權人本有權撤銷在後註冊的商標或禁止商標使用，如果其怠於行使權利而容忍在後商標一定時期，就會喪失撤銷該商標或禁止商標使用的權利。這一制度是為了維持商標權人、著作權人以及社會公眾之間的利益平衡。因為在先著作權人容忍在後商標的長期使用，商標權人便會產生在先著作權人不再追究的信賴，並基於這種信賴對其商標進行投資和宣傳，該商標可能成為消費者選擇商品或服務的穩定標誌，產生較高信譽價值。此時，如果還一味撤銷在後商標，會使在後商標權人的所有投資和心血付之東流，苦心積累的商譽價值毀於一旦；如果著作權人再許可第三人將其作品註冊為商標，那麼第三人就會承繼原商標權人創造的無形資產，消費者也要重新識別商品來源、辨析商品品質；這無疑是不合理的。因此，法律應當對在先著作權人的權利行使進行必要限制，規定一定的撤銷期間，以平衡商標權人與在先著作權人之間的利益。

    縱觀各國，《美國商標法》規定，在先著作權人可以請求撤銷在後商標的註冊。該請求權的行使期限是5年，自在後商標註冊之日起計算。超過5年，在先權利人即喪失請求撤銷在後商標的權利，除非在後商標是通過欺騙的手段註冊的。”《德國商標法》對在先權利人的撤銷權分別規定了兩個例外:一是著作權人在明知的情況下，預設商標權人連續5年使用作品，那麼該著作權人無權再禁止商標權的行使；二是如果著作權人在提起撤銷請求之前同意了該商標的註冊，則不可以撤銷該商標的註冊。另外，《義大利商標法》規定，當商標侵犯在先著作權時，原則上該商標無效，但在以下兩種情形下除外：一是商標已因其使用而獲得顯著性；二是著作權人明知且容忍善意的商標權人連續使用商標長達5年以上。[5]

    根據我國商標法規定，自商標註冊之日起滿五年，在先權利人將喪失申請撤銷商標的權利；但馳名商標是個例外，對惡意註冊的不受五年的時間限制。該規定有利於督促權利人積極行使權利，保護在後商標權人的利益。當然，在喪失撤銷權之後，在先著作權人仍可在訴訟時效期間內對商標權人提起侵權的民事訴訟，此時法院不應再判令停止使用該注冊商標，但商標權人仍應當支付相應的著作權許可使用費。   

（三）公平效益原則

    利益是權利的基礎和根本內容，又是權利的目標指向，是人們設定某項法律制度所要達到的目的之所在。[6] 從法律經濟學的觀點看，法律制度應當以效益為價值取向，應當朝著促進社會經濟效益最大化的方向發展。在配置可能衝突的權利時，應當在維護法律公平正義的前提下，兼顧當事人之間、當事人與社會公眾之間的利益平衡。商標權與著作權發生衝突，強制性剝奪任一權利，都將帶給權利人巨大的損失。因此，如果各權利人能夠權衡利弊，相互衝突的兩項權利能夠達成諒解，例如採取賠禮道歉，簽訂許可使用協定、賠償權利人經濟損失、支付使用費等多種形式；以此避免商標權被撤銷，著作權人也獲得了人身及財產權利上的保障，能最大程度的實現公平與效益。  

三、商標權與著作權衝突案件的司法審查

    我國現行立法和司法對商標權與著作權的衝突有兩類救濟途徑：一是事前救濟，包括商標局依職權駁回申請和在先權利人在異議期間提出異議；二是事後救濟，包括在先權利人向商標評審委員會申請撤銷注冊商標和直接向人民法院提起侵權之訴。在現有法律框架下，法院在審理涉及商標權與著作權衝突的民事及行政案件時，應該針對具體案情，注重以下方面的司法審查。   

（一）作品的認定

    作品是著作權產生的前提和基礎；沒有作品，就沒有著作權，也就不會發生著作權與商標權的衝突。依據《著作權法實施條例》，作品是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力成果。其中，獨創性是構成作品的關鍵條件。而獨創性的判斷是一種對智力創造程度質與量的綜合分析，立法難以規定獨創性的具體量化標準。

    司法實踐中，美術、攝影等作品因其顯著性成為了商標常見的表現形式，容易引發商標權與著作權的衝突，其獨創性判斷相對容易。同時，經常有當事人要求依著作權法保護其作品標題或者角色名稱等；對此，我們仍要以其是否達到了一定的獨創性高度為標準進行判斷。作品標題，是作品主題思想的集中反映，如果符合獨創性條件的，應受著作權法保護。但是大部分的作品標題表現形式有限，往往採取借用、模仿屬於公有領域的字、詞、句作為標題，達不到獨創性高度的要求，很難脫離作品整體而單獨成為著作權法保護的客體。早期的兒歌《娃哈哈》作者狀告杭州娃哈哈集團侵犯娃哈哈歌名著作權一案，上海市第二中級人民法院就以“作品名稱不在著作權法保護之列”為由駁回了原告的訴訟請求。[7]2008年，連環畫《灌籃高手》的著作權人主張“灌籃高手”商標與其書名標題相同，損害在先著作權一案中，商標評審委員會及法院均以“灌籃高手”不具備文字作品要求的獨創性，不是著作權法保護的文字作品為由，不予支援著作權人的主張。[8]至於作品中的虛擬角色名稱，因其具有虛擬性質，談不上“姓名權”或“肖像權”，不能得到傳統民法的保護；學者提出的角色商品化權現無明確法律依據；單一的角色名稱同樣不具有獨創性，不屬於著作權法保護的作品。例如，在“龍太子”商標侵權案中，被告就抗辯“龍太子”來源於其享有著作權的作品《龍族天下》及後續創作的動畫片《龍脈傳奇》中主人公名稱“龍太子”，是著作權的合理使用；但法院以“龍太子”文字組合不具有獨創性，不屬於著作權法保護的作品為由，未採納該抗辯理由。[9]可見，在司法審查中，我們要從獨創性高度合理認定爭議物件是否屬於著作權法保護的作品範疇，排除那些不受保護“非作品”物件，這是正確處理商標權與著作權衝突的前提。  

（二）著作權的在先性

    保護在先權利是處理智慧財產權權利衝突的基本原則之一，它要求同一客體上存在多個相互衝突的智慧財產權時，按照權利取得的先後順序保護在先權利。因著作權自創作完成自動產生，而商標權自註冊登記產生，著作權的在先性要求該作品的創作完成時間須早於商標的申請註冊時間。否則，不僅不能產生在先著作權，著作權本身的合法性也成為問題。   

（三）實質性相似加接觸可能性的判定

    “實質性相似加接觸可能性”是司法實踐中判斷著作權侵權的一個普遍規則，由於商標權與著作權衝突的表現形式與侵犯著作權相似，同樣適用以上規則。

    “實質性相似”是從作品相關公眾的角度來說，即一般讀者在比較了兩部作品後，認為兩者相似到一種程度，除了認為複製而不可能有其他合理解釋，則可以認定兩者存在著“實質性相似”。在作品比對時，應排除作品中不受著作權法保護的思想以及屬於公有領域的表達，僅對作品的獨創性部分進行比對。

    “接觸可能性”是從普通公眾的視角，按照法律及社會一般慣例推測接觸的可能性，涉及到商標權人明知或者應知的主觀狀態。凡依社會通常認定，被告（商標權人）應有“合理之機會”或“合理之可能性”閱讀或者聽聞原告（著作權人）的著作，即足以構成接觸。對於“接觸”，可以以直接證據來證明，比如證明被告曾閱讀過、見到過、購買過、收到過、被告曾在原告處工作等方式接觸過原告的作品；也可以間接證據予以證明，比如原告作品在被告作品之前已通過發行、展覽、表演、放映、廣播等方式公之于眾，原告之前已對其作品辦理註冊或者登記，而註冊或者登記檔案可供公眾查閱。[10]實踐中，當兩作品採用相同的風格、技巧或者連作品中的細微表現及錯誤均極其一致，難以用偶然來解釋，足以排除獨立創造的可能，則可以認定存在接觸可能性。鑒於著作權法並不排斥不同主體各自獨立創作完成相同或相近的作品，如果商標權人能夠證明在後商標系獨立設計完成，則不構成對他人在先著作權的侵犯。因此，司法審查中要重視對“接觸可能性”的認定。   

（四）商標權人是否獲得著作權使用許可

    商標權與著作權衝突案件中，如果訴爭商標使用了他人作品，但事先或事後經過著作權人許可，則可以排除商標註冊的違法性。我國《著作權法》第二十四條規定，“使用他人作品應當同著作權人訂立許可使用合同，本法規定可以不經許可的除外。”《著作權法實施條例》第二十三條，“使用他人作品應當同著作權人訂立許可使用合同，許可使用的權利是專有使用權的，應當採取書面形式，但是報社、期刊社刊登作品除外。”根據上述規定，使用他人作品注冊商標應當取得著作權人的明確許可，商標權人應該對此承擔舉證責任。

    關於著作權使用許可是否必須採用書面形式的問題，司法實踐中產生了較大爭議。有人認為，根據著作權法規定，著作權許可使用合同應當採用書面形式；因著作權法屬於特別法，合同法屬於一般法，根據特別法優於一般法原則，認定著作權許可使用合同是否成立應適用著作權法中的特別規定，堅決反對默示許可這種認定。[11]另有人認為，著作權的許可使用不以簽訂書面合同為要件，合同法允許當事人以除書面形式以外的其他形式訂立合同，只要憑藉在案證據可以認定當事人之間具有著作權許可的意思，就可以推定著作權許可關係成立。[12]

    最為典型的案例是“上島咖啡”案，爭議焦點就在於判定爭議商標的註冊是否事先得到了著作權人的許可。對於商標評審委員會撤銷“上島及圖”注冊商標的決定，北京第一中級人民法院認為，著作權人明知“上島及圖”註冊及轉讓行為而不予制止，是一種默認，從而撤銷了商標評審委員會的決定。而北京市高級人民法院終審認為，著作權的許可使用要得到權利人的明確授權，撤銷了北京第一中級人民法院的判決，支持了商標評審委員會的決定。[13]對此，筆者認為，將著作權作品許可註冊為商標，是在著作權基礎上產生一種新的商標權利，不同於一般的著作權許可使用。因此，該授權許可應以著作權人直接明確的意思表示為標準，一般應訂立書面合同，不宜採用意思推定的形式予以認定。但是，如果著作權人明知他人將其作品註冊為商標卻未提出異議，並且還收取一定的費用或者參與商標權人一起經營，就應當適用《合同法》第三十六條“法律、行政法規規定或者當事人約定採用書面形式訂立合同，當事人未採用書面形式但一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立”的規定。此時，司法不應再苛求商標權人與著作權人之間必須有一個書面許可合同，應當依據誠實信用和維護公平競爭的原則認定許可使用合同成立。

四、公平效益視角下的妥善解決之道

    商標權和在先著作權衝突案件中，商標權人應承擔停止侵權，賠償損失的法律責任，侵權取得的商標將可能被撤銷。從法律本身看，這樣的結果是合法、明確的，有利於指引法律關係的構建。但現實中案情複雜並利益交織，直接判令撤銷商標卻未必是最恰當的處理方式。如果在後商標權人通過長期經營投入，在商標上附加了巨大的商譽價值，商業信譽已經與商業標記（作品）融為一體時，我們是否可以在保護在先著作權的前提下，充分發揮法律智慧，探尋更為妥善的衝突解決之道。   

（一）創新司法裁判，實現公平與效益

    從司法實踐看，徑行撤銷商標的代價是沉重的。“武松打虎圖”一案中，景陽崗酒廠從1980年開始使用武松打虎作品到1996年訴訟，酒廠通過苦心經營賦予了“武松打虎圖”巨大的經濟價值，作為商標所產生的經濟效益遠遠超過了美術作品著作權本身的價值，商譽價值恰恰是在先著作權所不能包容的。此時撤銷商標權，不僅商標權人過往的努力付之一炬，著作權人獲得的也只是精神上的滿足和一部分的損害賠償，帶來了嚴重的利益失衡。為此，有學者提出“法院可以判令被告支付略高於市場標準的使用費”的觀點，為司法程式中妥善解決商標權與著作權的衝突提供了一些思路。

    對此，我國智慧財產權立法已經有所回應。2001年頒佈的《電腦軟體保護條例》第三十條規定，“軟體的複製品持有人不知道也沒有合理理由應當知道該軟體是侵權複製品的，不承擔賠償責任；但是，應當停止使用、銷毀該侵權複製品。如果停止使用並銷毀該侵權複製品將給複製品使用人造成重大損失的，複製品使用人可以在向軟體著作權人支付合理費用後繼續使用。”可見，我國智慧財產權立法已經允許在特定條件下，即停止使用將給使用人造成重大損失，損害社會公共利益或重大利益的情況下，允許使用人向著作權人支付合理費用後繼續使用。在公平效益的原則下，智慧財產權立法和司法也在社會發展中不斷調整，積極創新並回應現實。在商標權與著作權衝突的案件中，我們可以兼顧公平與效益，作出更為合理的司法裁判。

    正如美國著作權法專家尼姆教授所言：“當禁令對重大社會利益造成損害時，法院可以判令被告向權利人支付賠償金或者繼續使用費，而不向被告發佈禁令。”實踐中，商標權人雖然侵犯在先著作權，如果主觀系善意，不存在“搭便車”的故意，商標已經被公眾廣泛認可，具有了相當價值的商譽。此時，我們可以在個案中創新司法裁判方式，允許採取停止侵權以外的解決方式；在確認侵權在先著作權的前提下，商標權得以有條件的存續。由商標權人向著作權人賠禮道歉、賠償損失，並以高於市場標準支付使用費等方式補償著作權人；同時，商標權的行使範圍和方式將受到限制，不得涉足著作權行使可能接觸的領域，並有明示著作權人、避免混淆的義務。但實踐中我們仍應謹慎適用禁令以外的處理方式，防止擴大化適用。   

（二）意思自治優先，以和解實現共贏

    著作權具有智力成果權特性，權利人除了實現署名權、保護作品完整權等人身權利以外，主要是為了實現作品的財產權利，一般不會跨越到工商業領域表現出“識別性”；而商標權只在商品或服務的流通領域，以“識別性”彰顯商品來源。可見，兩權利的使用方式有明顯分野，不會產生難以調和的矛盾。許可著作權作品以商標形式使用，通常不會對著作權人的著作權市場利益構成損害，反而會給著作權人帶來可觀的許可費用，符合經濟學上的“帕累托最優”[14]。

    權利人是自己利益的最佳判斷者，會作出理性的、效益最大化的選擇，從而實現資源配置的最優化。智慧財產權是一種私權，應當充分尊重並賦予當事人意思自治，宣導最有效率的協商解決衝突，避免當事人的訴累和司法資源的浪費。司法機關作為居間裁判者，在權利衝突中應該引導雙方以和解方式止訴息訟，克服強制判決的局限性。在商標權與著作權衝突案件中，應該優先適用私權特有的和解、調解方式。司法機關應該充分發揮司法能動性，積極促成權利人達成和解協定。相對于剛性的侵權禁令，和解可以使著作權人獲得經濟補償，實現了著作財產權；商標權人支付經濟補償，通過著作權許可使用或者受讓著作權等方式獲得授權合法使用作品，商標權得以在已有商譽價值的基礎上存續，兩者以和解實現了共贏，這是我們最樂於看到的結果。 

注釋：

    [1]上海上島註冊了“上島及圖”商標並使用多年，股東陳文敏擁有“上島及圖”著作權，後陳文敏退出上海上島另立杭州上島，並提出撤銷上島商標的訴訟。歷經波瀾，2005年7月法院終審判決，以侵犯在先著作權為由，正式撤銷上海上島對“上島及圖”商標使用權。  

[2]丁鵬：《論著作權與商標權衝突的協調機制》，載《河南公安高等專科學校學報》2007年12期，第90頁。

 [3]1954年畫家劉繼卣創作了組畫“武松打虎圖”。1980年山東省景陽崗酒廠對組畫修改後，作為裝潢用在生產的白酒酒瓶上，並於1989年申請為注冊商標。1996年畫家劉繼卣的繼承人以景陽崗酒廠侵犯在先著作權為由訴至法院，法院判決被告停止使用“武松打虎圖”並賠償經濟損失20萬元。1997年商標評審委員會撤銷“武松打虎圖”注冊商標。  

 [4]1996年初，已故漫畫家張樂平的繼承人馮雛音等，發現江蘇三毛集團申請取得“三毛”漫畫形象注冊商標並對外宣傳銷售產品，故以三毛集團侵犯其著作權為由向法院起訴。法院終審判決三毛集團停止在產品、企業形象上使用“三毛”漫畫作品並賠償經濟損失10萬元。 

 [5]同注2，第91頁。 

 [6]吳漢東：《智慧財產權法》，法律出版社2004年版，第39頁。

 [7]參見上海市第二中級人民法院（1998）滬二中知初字第5號民事判決書。 

 [8]參見商評字（2008）第05727號商標爭議裁定，後當事人提起行政訴訟，北京市第一中級人民法院作出（2008）一中行初字第1757號行政判決，判決維持行政裁定。   

[9]參見杭州市濱江區人民法院（2009）杭濱知初字第29號民事判決書。  

[10]陳錦川：《2006年北京市高級人民法院著作權案例要點及評析》，載《中國版權》2007年7期，第58頁。   

[11]吳新華：《商標權與著作權衝突的認定與處理》，載《中華商標》2006年第6期，第31-39頁。  

[12]呂衛紅：《杭州上海的“上島”之爭：一個典型性內訌標本》，載《檢察日報》2006年2月22日。  

[13]參見商評字〔2004〕第3135號《關於第1207183號“上島及圖”商標爭議裁定書》，北京市第一中級人民法院（2004）一中行初字第686號行政判決，北京市高級人民法院（2005）高行終字第111號行政判決。 

[14]帕累托最優：假定固有的一群人和可分配的資源，從一種分配狀態到另一種狀態的變化中，在沒有使任何人境況變壞的前提下，使得至少一個人變得更好，這是資源配置的一種理想狀態。  

（作者單位：浙江省杭州市濱江區人民法院）