作 者 | 傅鳳喜   北京市永新智財律師事務所 高級合夥人

          楊  寧     北京市永新智財律師事務所 合夥人

          遲少傑   北京市永新智財律師事務所 顧問

 

    在我國商標註冊實踐中，商標主管機構和人民法院都認為，商標申請人雖然提交商標共存協議，但申請商標能否註冊，屬於法定審查範疇。為此，就商標共存協議的法律性質而言，其只能作為相應程式中的證據，由主管機構或法院決定是否予以採信，以及若採信可以認定什麼事實。既然申請商標能否註冊不僅涉及當事人的私利，而且涉及消費者的公利，那麼主管機構或法院進行審查時，更加關注如允許商標共存，是否會導致消費者混淆。為此，當事人除應盡可能在商標自身表現形式方面加以區分外，訂立一份恰當的共存協議，以證明商標共存不會損害消費者利益的事實，也是必要的。再者，若從雙方契約關係角度看，訂立一份嚴謹的共存協議，有助於保護當事人的合同利益。那麼如何才能訂立一份僅可能發揮作用的商標共存協議呢？我們提出如下看法。（本文僅為筆者個人意見）

    （一）瞭解共存協議的法律性質和作用

    瞭解共存協議的法律性質，及其在商標註冊程式中的作用，是訂立共存協議的基礎。共存協議是當事人為確定相應權利義務關係而訂立的合同，受合同法規範。其基本作用有二：一是明確雙方就商標共存所享有的權利和義務；一方違約時應承擔法律責任。二是是向商標主管機構或人民法院證明，引證商標權利人同意不對申請商標提出異議；且雙方認為，通過協議的履行，可以明確區分消費群體，以防止誤導消費者現象發生。共存協議的具體條款，應以前述為基礎。邏輯上講，沒有比商標權人更關注自己商品或服務的消費群體會不會因申請商標共存而產生混淆。換言之，引證商標權利人承認的事實，應比審查員或法官主觀思維，更具有事實基礎。若審查員或法官不接受引證商標權利人主張的事實，則必須拿出更具有說服力的證據或事實依據。

     （二）共存協議基本條款及其功能

    1、事實陳述（statement of facts）或“鑒於條款”（whereas clauses）

    該類條款常用于國際合同的序言；但在共存協定中更具實用性。因為，它可以開宗明義地表明當事人訂立共存協議的背景。如雙方若系母子公司或合資公司關係，陳述如此事實，應使主管機構或法院瞭解當事人訂立協議的經濟基礎，進而以此為前提，審視商標共存導致消費者混淆的可能性。如果當事人出於因歷史原因訂立共存協議，則首先證明爭議當事人在約定條件下，對以往糾紛達成和解的事實。主管機構或法院應盡可能尊重當事人的決定，進而有利於穩定當事人之間的經濟關係。

    2、“不異議”條款

    既然當事人訂立共存協定的首要目的，是助力申請商標被批准註冊，那麼有必要明確約定引證商標權利人負有不對申請商標註冊提出異議的義務。然而，既然合同講的是“對價”關係，則應明確引證商標權利人履行“不異議”義務的前提，是商標申請人嚴格遵守協議各項約定。如若商標申請人沒有履行協議義務，則引證商標權利人可以選擇的處理方式有：

   （1）直接在該類條款中約定，如若商標申請人不履行約定義務，或履行義務不符合約定的，共存協議自動解除；進而使共存協議成為合同法中的“附解除條件的合同”。當然，共存協議是否繼續有效，不對主管機構或法院審理與申請商標註冊相關的案件，產生實質影響；但引證商標權利人至少可以此為由，對申請商標提出異議，並不因此承擔違約責任。此外，引證商標權利人還可以相應證據證明，商標申請人違反約定使用商標，是導致消費者可能產生混淆的重要因素；等等。

    （2）或者約定，如果商標申請人違約，則引證商標權利人有權解除合同。此為合同法中的“約定解約權”。一旦事實條件成就，引證商標權利人可以決定是否單方面解約。從合同法角度講，引證商標權利人可向商標申請人發出解約通知，而共存協定自通知到達商標申請人處時解除。若後者對協議解除有異議，可訴諸人民法院或裁決機構予以確認。無論爭議解決機構如何認定，引證商標權利人都可據此對申請商標提出異議。當然，若糾紛審理機構未支持引證商標權利人的“違約指控”，是否應為異議申請商標承擔違約責任，則需依具體爭議情節而定。

    （3）如若當事人未約定上述條款，則在商標申請人違約時，引證商標權利人也可以考慮主張合同法項下“履約抗辯權”，進而對申請商標提出異議，並以此抗辯商標申請人的“違約指控”。從主管機構或法院角度講，儘管無權審理認定引證商標權利人主張的“履約抗辯權”是否成立，但可以就此認定引證商標權利人訂立共存協議後，對申請商標提出異議的事實；並闡明，至於如此行為是否違反共存協定，不是該程式審理的重點；本委或本庭有權力和責任獨立審查申請商標能否註冊。

    3、確定申請商標的條款

    援引二者商標並對申請商標加以明確限定，盡可能使二者具有較為明顯的差異（例如下述兩件商標）；

    並明確約定，商標申請人不得未經引證商標權利人同意，單方面變更申請商標使用形式及範圍。

    4、申請商標使用限定

    從商業交易地位角度看，一般多為商標申請人要求引證商標權利人訂立共存協議；因而後者應處於更為有利的談判地位。為此，嚴格限定申請商標的使用方式和範圍，不僅有利於引證商標權利人的商業利益，而且減少消費者混淆的可能性。例如，若涉及相同商品類別，引證商標權利人可以要求商標申請人只能在該類別的若干商品上使用。若後者違反該約定，儘管不一定構成商標侵權，但應為此承擔違約責任。因為，商標法定使用範圍與當事人約定範圍有別；由此產生的法律責任也不同。此外，當事人還可以對申請商標的包裝裝潢、標識、使用地域、銷售管道、廣告宣傳等做出約定。而與如此約定相關的，更多涉及違約責任。

    5、允許使用條款

    該條款約定的主要內容是，雙方同意，如果主管機構沒有基於共存協議允許申請商標註冊，則商標申請人有權在約定地域內使用申請商標。一旦商標申請人通過使用使其商標為相應消費群體認同，則仍有權基於該共存協議再次申請註冊其商標。如此約定對商標申請人具有特殊商業意義，即在獲得引證商標權利人同意前提下使用申請商標，並可能通過使用使其商標具有可註冊性。當然，引證商標權利人是否同意此類約定，需要雙方協商及如何約定相應條件。

    6、一般條款，如，

    （1）協議期限：應視當事人具體考慮而定。例如，從引證商標權利人角度講，可以考慮這樣的措辭，如“若申請商標未被批准註冊，則協議自生效行政決定或法院判決之日自動解除。如果主管機構採信本協議並批准申請商標註冊，則本協議有效期至申請商標失效或被無效之日。”如此約定的主要考慮因素是，既然共存協議涉及申請商標的註冊與使用兩種不同的交易，那麼若前一個情形發生時，則共存協議亦無存在必要。但如若申請商標被批准註冊，則共存協議效期與商標有效期保持一致，至少使商標申請人受到合同約束（如使用範圍的約定）；且在違約時承擔法律責任，以增強對引證商標權利人的保護。

    如果從商標申請人角度講，則可以約定，“本協議有效期至引證商標失效或被無效之日。”這樣即使申請商標未能被核准註冊，商標申請人也可以依據前款中的“允許使用條款”，先行使用申請商標。在通過使用獲得更高顯著性後，再次嘗試申請註冊。此外，在引證商標失效或無效後，商標申請人就可以不再受合同關於使用方式、範圍等的合同約束。

    （2）違約責任條款：鑒於共存協議更多涉及對引證商標權利人的保護，因而有必要明確商標申請人的違約責任，包括由此產生的引證商標權利人的單方面解約權、商標申請人應承擔的支付違約金責任、商標申請人是否須停止使用商標；如此等等。

    有些特定的共存協定，需要考慮加強對商標申請人的保護，比如商標真正使用人與商標搶注人達成的共存協議。如果商標搶注人的違約成本低於其通過違約可能獲取的“利潤”，則商標搶注人很可能會單方撕毀協議，再度訴諸異議、無效等程式。這類協議應特別注意採取預防措施，例如可規定高額違約金條款等。但共存協定中，引證商標權利人往往處於較強的談判地位。如此，一般只在共存對價比較豐厚的情況下，才可能達成如此違約金條款。

    （3）適用法律條款：在一方當事人為境外當事人情形下尤為重要。合同准據法適用于對合同條款的解釋，以及對當事人履行合同行為的判斷。既然共存協定旨在用於在華注冊商標的程式，約定適用中國法是適當的。

    （4）爭議解決條款：既然涉及合同法律關係，且一方當事人可能居於境外，選擇仲裁方式十分必要。這不僅因為仲裁員多為各領域專家（包括智慧財產權領域），而且仲裁裁決可以在世界160多個國家得到承認和執行。中國國際經濟貿易仲裁委員會和北京仲裁委員會是首選。

    三、與共存協議相關的糾紛

    與共存協議相關的糾紛大致涉及這樣幾種類型。

     1、契約性糾紛（主要涉及與共存協議效力和違約責任相關的糾紛）如：

    （1）引證商標權利人以申請商標未被批准註冊為由，主張共存協議無效。當事人應當理解合同未成立、未生效、無效或可撤銷、解除等不同法律概念。主張合同無效必須具有法律依據（如我國合同法第52條所述條件）；而前述引證商標權利人主張的理由，不應導致合同無效。就引證商標權利人主張而言，其可以選擇訂立“附解除條件”的共存協議，即明確約定“若申請商標未被批准註冊，則協議自動解除（或終止）”。

    （2）引證商標權利人以商標申請人違約而單方面解除合同。法律上講，當事人單方面解除合同一般被視為違約，除非解約方享有約定或法定解約權。前者為當事人在共存協議中約定，如若商標申請人違反協議約定時，引證商標權利人有權單方面解除合同。後者則涉及合同法項下有關當事人單方面解除合同的規定（如我國《合同法》第94條）。無論是約定或法定解約權，都會涉及適用條件是否成就的事實認定。當事人對此應予以特別注意。

    （3）商標申請人若違反共存協議約定並給引證商標權利人造成損失的，後者可以要求前者承擔違約賠償責任；但具體數額必須以有證據證明的損失為限。或者當事人直接在合同中約定違約金數額或計算方法。其優點是，守約方僅依據合同約定數額或計算方式主張違約金，而無須為此承擔舉證責任。當然，違約方依據我國《合同法》第114條第2款規定，享有提出“違約金過分高於實際損失”的抗辯，但應為此承擔舉證責任。若糾紛審理機構認定“過分高於”的事實，可以“適當減少”約定違約金數額。而“過分高於”與“適當減少”之差，體現違約金所含有的“處罰性”。

    2、行政性糾紛

    首先需要明確的是，共存協定在申請商標註冊程式中，僅作為證據使用。故，無論其是否有法律效力或當事人之間就協議存在什麼糾紛，都不會對商標主管機構審查是否准許申請商標註冊，產生實質影響。當然，引證商標權利人若否定其在共存協議中有關“不混淆”的表述，應為此提出更具有說服力的主張及證據。

    引證商標權利人可能以商標申請人違反協議為由，對申請商標提出異議；商標申請人以共存協議對引證商標權利人具有法律約束力為由，請求商標主管機構拒絕接受後者提出的異議。如此情形下，商標主管機構應當指明，共存協議是否對引證商標權利人有約束力，皆不能阻止主管機構受理引證商標權利人所提異議，並進行獨立審查（包括自行判斷如若准許商標共存，是否可能導致消費者混淆）。

    需要指出的是，商標主管機構只能將共存協定作為相應行政程式中的證據使用，而無權就該協定項下任何實體問題進行認定。

    3、侵權性糾紛

    申請商標未被批准註冊，而商標申請人依照共存協定約定使用申請商標，引證商標權利人起訴商標申請人侵權。如此爭議涉及“契約”和“侵權”兩種法律關係。審理侵權糾紛的法院需要認定的是，被告是否經商標權人允許使用被控商標。如此事實認定，可能會以對共存協議項下爭議的認定為基礎。如果共存協議被認定有效且未終止，則與之相關的事實是，被告的使用是依據其對原告享有的合同債權；進而原告侵權指控難以成立。

    但若共存協議被認定無效或被撤銷或解除，則應視具體情況而定。如協議被認定無效或被撤銷，則其自始不具有法律效力，進而被告的被控侵權行為，可以被追溯至協議簽訂時。如若協議被認定解除，則被告的被控侵權行為的起始時間，就有可能到協議解除之日。而之前的使用行為，因有有效合同依據，則不應構成侵權；除非被認定為“具有回溯力的解除”。

    如果共存協議沒有約定仲裁條款，則審理商標侵權糾紛的法庭，很可能同時審理共存協議項下契約性爭議，並據此認定與侵權爭議相關的事實（是否經授權使用）。但若共存協議載有仲裁條款，阿則審理糾紛的法庭無權審理共存協定項下實體爭議。當事人需先就協議效力問題訴諸仲裁，再以裁決書為證據，證明“是否經授權使用”的事實。

    總之，簽訂共存協定時充分考慮未來可能發生的各種情形，並就此做出相應約定，十分必要。

文章作者：傅鳳喜 楊甯 遲少傑  文章來源：知產力