摘    要：《商標法》第五十九條第三款適用要件為：（1）他人在注冊商標申請日之前存在在先使用商標的行為；（2）該在先使用行為原則上應早於商標註冊人對商標的使用行為，但如果在先使用人主觀並無惡意，則即便商標註冊人使用在先，在先使用行為亦符合此要件；（3）該在先使用的商標應具有一定影響。（4）被訴侵權行為系他人在原有範圍內的使用行為。後續使用的商標及商品或服務應與在先使用的商標及商品或服務“相同”或“基本相同”，使用主體應限於“在先使用人”本人及在先已獲授權許可的“被許可使用人”，但商標後續使用行為的規模不受在先使用規模的限制。

    關 鍵 詞：先用抗辯 善意 原有範圍

    《商標法》第五十九條第三款為2014年《商標法》所新增條款，通常被稱為先用抗辯條款。本文中所涉啟航案是涉及該條款的典型案件。

    涉案商標為第41類學校（教育）等服務上的第1985953號“啟航學校Qihang School”商標，原告中創公司為該商標的被許可使用人。被告一啟航考試學校在其經營的考研等教育培訓活動中使用了“啟航考研”、“啟航教育”、“啟航及圖”等商標。被告二啟航公司作為啟航考研官網的經營者，負責為啟航考試學校的對外推廣業務，其在業務推廣的過程亦使用了上述商標。原告中創公司認為兩被告在經營活動中對於上述商標的使用行為、被告二啟航公司對外許可的行為均構成對其注冊商標專用權的侵犯，因此，要求兩被告停止侵權行為並賠償經濟損失300萬元及公證費15000元。針對原告的侵權指控，兩被告則依據《商標法》第五十九條第三款提出先用抗辯，主張“啟航”商標系其在先使用的商標，依據該條款的規定，其對於“啟航考研”、“啟航教育”等商標的使用均不構成對原告注冊商標專用權的侵犯。
    因該條款被引入《商標法》的時間尚短，涉及該條款適用的案例極為有限，相關的理論研究尚不多，故本案的審理尚無先例可循，亦無成熟理論用於指導。因此，有必須首先對先用抗辯的制度意義、適用要件等進行深入分析。

    一、《商標法》第五十九條第三款的制度價值

    《商標法》第五十九條第三款規定：“商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與注冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識”。這一規定是2014年商標法“為了平衡商標在先使用人和注冊商標專用權人之間的利益而新增加的內容，主要目的在於保護那些已經在市場上具有一定影響但未註冊的商標所有人的權益”。[2]
    商標的註冊與商標的使用一直以來均是商標法不斷協調平衡的兩個因素，雖然包括中國在內的多數國家的商標法中均採用註冊制度，但這一做法並非因為商標的實質價值來源於商標註冊行為，而是因為註冊制度比使用制度具有明顯更低的社會成本（包括權利公示成本、維權成本等），且更易操作。但商標的價值最終仍源於商標的實際使用行為，只有經過實際使用的商標才可能具有真正的識別作用。
    儘管如此，在此次修改之前的商標法對於未注冊商標使用人的利益卻較少涉及，尤其是對於善意在先使用人在商標侵權案件中的抗辯權利並未予以規定。這一情形意味著即便商標使用人存在在先善意的使用行為且該商標已具有一定知名度，其亦無法以此為由對抗商標註冊人的侵權指控，其仍需要承擔停止侵權，甚至賠償損失的民事責任。
    顯然，這種情形不利於對已真正產生價值的商標進行保護，故在司法實踐中，法院在有的案件中嘗試了在無明確法律規定的情況下對在先使用人提供在先使用抗辯保護。如在“花樣年華”案件中，原告玉帛源公司註冊“花樣年華”商標的時間是2002年2月28日，被告新天酒業公司在其葡萄酒上使用“花樣年華”的時間不遲於2001年1月5日。判決最終認定被告行為不構成侵權，該認定的考慮因素之一便在於被告新天酒業公司存在在先使用商標的行為，且該使用時間較長，其對“花樣年華”作為商品名稱享有一定的在先權利。[3]
    司法實踐中的上述做法雖然可以從實質上為在先善意使用人提供保護，但畢竟缺少明確法律依據。為解決這一問題，2014年《商標法》將先用抗辯作為法定抗辯理由，增加了《商標法》第五十九條第（三）款，依據該規定，在先使用人在符合法定要件的情況下，不構成對商標權的侵害，並可以在原有範圍內繼續使用。
    當然，需要強調的是，中國仍是“以商標註冊制度為主，雖然法律上有必要給予在先使用的未注冊商標一定保護，但保護水準不宜過高，以免衝擊到註冊制這一商標管理中的基本制度”。[4]因此，這一制度的引入並不意味著在《商標法》框架下，未注冊商標與注冊商標可以獲得同等的保護。

    二、《商標法》第五十九條第三款的適用要件

    依據《商標法》第五十九條第三款的規定，可以將先用抗辯適用應符合的要件做一些提煉：他人在注冊商標申請日之前存在在先使用商標的行為；該在先使用行為應早於商標註冊人對商標的使用行為；該在先使用商標的行為應具有一定影響；被訴侵權行為系他人在原有範圍內的使用行為。

    （一）他人在注冊商標“申請日”之前存在在先使用商標的行為。
    該要件是對在先使用行為時間點的限定。《商標法》第五十九第三款中對於該時間點的表述為“商標註冊人申請商標註冊前”。依據該表述，只有在注冊商標“申請日”之前使用商標的行為才屬於“在先”使用行為。之所以作此限定，並非因為注冊商標自申請日起便成為受《商標法》保護的注冊商標，而是因為在中國採用商標註冊制度而非商標使用制度的情況下，商標法各具體制度的設置應盡可能保障註冊制度的正常運轉。而以“申請日”作為在先使用行為的起算點，顯然比以“註冊日”作為起算點更有利於維護商標註冊人的合法預期利益，並有利於維護商標註冊制度。
    具體而言，將在先使用行為的時間點確定為“申請日”還是“註冊日”，主要取決於立法者如何確定從“申請日”到“註冊日”這一期間內產生的商標使用行為的後續法律後果。如以“申請日”作為時間點，則該期間內的使用行為將無法使得使用人在商標註冊後的後續使用行為具有合法性。但以“註冊日”為時間點，則其後續使用行為只要在原有範圍內，注冊商標人將無法要求他人停止在原有範圍內的後續使用行為。前者有利於商標申請人，後者有利於商標使用人。目前採用的以申請日為時間點的做法，其目的在於引導社會公眾將其商標進行商標註冊，而非僅僅是進行使用，從而更好地維護註冊制度。

    （二）該在先使用行為原則上應早於商標註冊人對商標的使用行為。
    依據《商標法》第五十九條第三款的規定，在先使用人行使在先使用抗辯權的條件之一是其“先於”商標註冊人使用與注冊商標相同或者近似並有一定影響的商標。也就是說，在先使用人的使用行為不僅需要早於注冊商標的註冊申請日，在商標註冊人於申請日之前已經使用該商標的情況下，在先使用人的使用行為還必須早於商標註冊人對該商標的使用時間。
    《商標法》貫徹誠實信用原則，保護公平競爭，平衡商標註冊人和在先使用人的利益，保護善意使用。《商標法》對在先使用抗辯規定在先使用人的使用行為必須早於商標註冊人對該商標的使用時間的要件的主要原因在於：如果商標註冊人在申請註冊前使用了商標，使得商標發揮了標識作用，使相關公眾建立起了標識與商品的聯繫，則有必要禁止在後使用人再行使用，以排除相關公眾的混淆誤認。但是應當注意到的是，相比於注冊商標，法律上對未注冊商標的保護並非絕對和無任何前提條件，而是設定了一定程度和條件的限制。例如，按照《商標法》第三十二條的規定，未注冊商標的使用人欲制止他人搶注其商標，前提是其在先使用了商標並有一定影響。而要求有一定影響的目的正是為了排除搶注人的惡意。根據《反不正當競爭法》第五條第（二）項，保護商品特有的名稱、包裝、裝潢的條件之一是該商品是在中國境內有一定的市場知名度，為相關公眾所熟知的商品。《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第一條第二款特別指出：“在不同地域範圍內使用相同或者近似的知名商品的名稱、包裝、裝潢，在後使用者能夠證明其善意使用的，不構成反不正當競爭法第五條第（二）項規定的不正當競爭行為”。據此規定，對知名商品的名稱、包裝、裝潢的保護，受到了使用地域和在後使用者主觀過錯的限制，只有惡意在後使用行為才可能構成不正當競爭行為。而《反不正當競爭法》所指的商品的名稱、包裝、裝潢，實際上就是未注冊商標。
    基於此，在《商標法》第五十九條第三款的適用中，雖然從字面含義上，在先使用行為應早於商標註冊人對商標的使用行為，但是因該要求的實質是要通過這個要件排除在先使用抗辯人具有惡意的情形，故在把握這個要件時應把在先使用是否出於善意作為重要的考量，而不應拘泥於條款本身關於時間點先後的字面用語。
    也就是說，並非只要商標註冊人早於在先使用人對商標進行了使用，先用抗辯便當然不成立。如在先使用人對此並不知曉，且亦無其他證據證明在先使用人存在明知或應知商標註冊人對注冊商標的“申請意圖”卻仍在同一種或類似商品或服務上使用相同或相近似的商標等其他惡意情形的，即不能僅因商標註冊人具有在先使用行為而否認先用抗辯的成立。因此，對這一要件的準確表述應當是：該在先使用行為原則上應早於商標註冊人對商標的使用行為
    需要指出的是，對於該要件的這一理解並不違反該條款的立法本意。立法機關認為，“在先善意地在同一種或類似商品或服務上使用與他人注冊商標相同或相近似並有一定影響的商標，在先使用人有權在原有範圍內繼續使用該商標，而不應被認定為侵犯他人注冊商標專用權。”[5]

    （三）該在先使用的商標應具有一定影響。
    《商標法》第五十九條第三款系為未注冊商標提供保護的條款，其主要目的在於保護那些已經在市場上具有一定影響但未註冊的商標所有人的權益，其解決的是在先使用人對其未注冊商標進行後續使用行為的合法性問題。《商標法》為未注冊商標提供保護的前提在於在先使用人基於其對未注冊商標的使用已產生了需要商標法保護的利益，而此種利益的產生原則上不需要該商標具有較高知名度，亦不要求其知名度已延及較大的地域範圍。因此，通常情況下，如果使用人對其商標的使用確系真實使用，且經過使用已使得商標在使用地域內起到識別作用，則該商標便具有了保護的必要性。相應地，該商標便已達到該規定中“一定影響”的要求。

    （四）被訴侵權行為系在先使用人在原有範圍內的使用行為。
    因《商標法》中對第五十九條第三款的“原有範圍”並無細化規定，故對該條款中的“原有範圍”的要求應結合該條款的立法目的、商標本身的特性以及經營活動的特點等因素綜合分析。商標使用同時涉及“商標”、“商品或服務”、“使用行為”及“使用主體”等要素，對原有範圍的理解也應從上述要素著手。
    1、“後續使用”的“商標”及“商品或服務”應與在先使用的商標及商品或服務“相同”或“基本相同”。
    在先使用人後續使用行為的合法性源於其在先的商標使用行為，因此，後續使用行為只能限於在先使用的商標及商品或服務，而不能延及未使用過的類似商品或服務上的近似商標。
    需要指出的是，先用抗辯中的這一限定與注冊商標的保護規則有所不同，不同之處體現在注冊商標的保護範圍不僅包括相同商標以及相同商品或服務，亦包括近似商標以及類似商品或服務，但先用抗辯則並不延及近似商標及類似商品或服務。存在上述區別主要源於二者性質不同。先用抗辯制度的目的在於通過限制商標專用權以保護商標在先使用人的正當利益，其主要解決的是商標自用行為的合法性問題（即在先使用人後續使用該商標的行為是否具有合法性的問題），而不是為商標在先使用人設定等同于商標專用權的權利。但對注冊商標的保護則解決的是禁用問題（即注冊商標權人可以在多大範圍內禁止他人使用其注冊商標）。因在先使用人自用行為的合法性來源於其在先商標使用行為，故在其並未在類似商品或服務上使用過近似商標的情況下，後續使用行為顯然無法延續到上述範圍。但商標註冊人禁用權的主要作用在於如何避免混淆誤認的產生，而混淆誤認既可能來源於他人在相同商品或服務上使用相同商標，亦可能來源於他人在類似商品或服務上使用近似商標，因此，禁用權的範圍可以延及類似商品或服務上的近似商標。
    2、商標後續使用行為的規模不受在先使用規模的限制。
    此處所稱的“使用規模”是指在先使用人自身的經營規模，不包括許可他人使用的情形。《商標法》第五十九條第三款的規定目的在於保護那些已經在市場上具有一定影響但未註冊的商標的所有人的權益，該保護應是實質性的，而非僅僅是一種無實際價值和意義的形式上的保護。如果對在後使用行為的使用規模進行限制，會在很大程度上消減《商標法》第五十九條第三款為在先使用人所提供的應有的保護，使該條款規定失去本來要達到的目的，因此，對在後使用行為的使用規模不應有所限制。
    從經營者對於商標的發展空間的需求角度出發，雖然一些經營者使用商標的目的僅限於在本地小規模經營，但亦具有相當比例的經營者希望將其商標發展壯大。對此部分經營者而言，其商標在可預見的未來是否具有合理發展空間，決定了經營者是否有動機將其繼續用於經營活動。如果該商標只能在一定規模範圍內使用，超出範圍將可能構成侵權，則對於經營者來說，該商標不僅不可能為其帶來更多的市場價值，反而需要增加成本以確保其經營規模控制在一定範圍內以避免侵權風險，這一結果很可能會使得相當部分的經營者難有繼續使用其商標的動機。相應地，其已獲得商譽亦必將難以延續，其基於商譽已獲得或可能獲得的利益將難以得到維護。
    此外，如果對使用規模進行限制，則必需考慮時間點問題，亦即在哪一時間點之前的使用規模屬於原有範圍內。對使用規模予以限制通常可能涉及的時間點無非是申請日、註冊日或註冊公告日。但無論以哪個時間點作為確定原有規模的時間點，所面臨的共同問題在於，在具體案件中，原告的起訴時間距離上述時間均有相當長一段期限。以本案為例，起訴時間與申請日（2001年）相差十三年，與註冊日（2003年）相差十一年，與註冊公告日（2010年）相差四年。這一情形意味著在先使用人如想繼續使用其商標將不得不退回到某一時間點之前的經營規模。這一結果一方面會使得在先使用人已實際取得的市場利益被剝奪，另一方面在先使用人又不得不花費成本去確定其在該時間點的經營規模，並將其後續的使用行為控制在該規模內，如此很有可能會導致在先使用人難以再有繼續使用其商標的動機。
    對於在先使用人的後續使用規模不作限制雖會使商標權人的利益受到一定影響，但因為《商標法》為注冊商標提供的保護力度仍遠大於對於未注冊商標的保護，故這一作法並不會動搖現有的商標註冊制度。比如，注冊商標的禁用權範圍既包括相同商品或服務上的相同商標，亦包括類似商品或服務上的近似商標，商標註冊人可以禁止他人在上述範圍內使用商標並可以獲得相應賠償。但在先使用人的先用抗辯則僅限於在相同或基本相同的商品或服務上使用相同或基本相同的商標的行為，且該抗辯亦不會產生如同商標權一樣的對世權，依據《商標法》不具有對他人行為的阻卻力，等等。《商標法》的上述制度設計足以使商標使用人在權衡利弊的情況下選擇商標註冊而非商標使用，以保護其正常的經營行為。因此，對原有範圍的上述限定既實現了《商標法》為在先使用提供實際保護的意圖，又不會對商標註冊制度產生實質影響。
    3、使用的主體僅限於“在先使用人”本人及在先已獲授權許可的“被許可使用人”。
    在先使用人本人對商標的後續使用不屬於超出原有範圍的情形，自不待言。在先已獲授權許可的“被許可使用人”的使用亦不超出原有範圍。
    《商標法》實行註冊制，因此在對在先使用行為人的利益予以保護時，應避免對商標註冊人的利益產生不合理影響。通常情況下，在先使用人通過自身經營擴大經營規模，一般需要一段時間的努力和積累，較難在短時間內達到較大規模。因此，即便不對在先使用人的經營規模進行限制，其對商標註冊人利益的影響亦相對有限。但是因為發放許可相對於自身經營規模的擴大更為容易，且被許可人的整體數量較難控制，故如無條件地允許在先使用人通過發放許可進行經營規模的擴張，對商標註冊人利益造成的影響將難以預料。因此，基於對商標註冊人利益的考慮，對於被許可使用人的使用原則上應加以限制。

    三、本案被訴侵權行為是否符合《商標法》第五十九條第三款的規定。

    （一）被告一啟航考試學校在涉案商標“申請日”之前是否存在在先使用行為，該使用行為是否已達到“一定影響”。
    《商標法》第五十九條第三款是侵權抗辯條款，原則上只有在侵權成立的情況下才有適用的必要，因此，與侵權認定無關的標識或標識的組成部分在該條款的適用中無需考慮。本案中，被訴侵權行為涉及的標識包括“啟航及圖”、“啟航考研”、“啟航教育”等，因上述標識與涉案商標的相同部分僅為“啟航”文字，亦即本案中之所以有必要適用先用抗辯條款，僅僅在於上述被訴侵權標識中含有“啟航”字樣，與圖形等其他組成部分無關，故在判斷被告是否存在在先使用行為時，僅需考慮其是否存在在先使用“啟航”文字的行為即可。
    本案中，涉案商標的申請日為2001年10月18日，但被告一啟航考試學校在該日期前已經組織編寫並出版了多本考研圖書，包括中央民族大學出版社2001年6月出版的《啟航考研 政治講義》及多本《啟航考研 政治考前20天20題》等。此外，啟航考試學校自2000年3月起在《中國青年報》上連續刊登考研招生宣傳報導，並列有多種啟航考研輔導材料。上述證據證明，在涉案商標申請日之前，被告一啟航考試學校在考研等教育服務上存在在先使用“啟航”商標的行為，且該使用行為已使涉案商標在申請日之前便已具有一定規模，“啟航”商標在考研服務上已實質上產生了識別作用，符合《商標法》第五十九條第三款規定的“在先使用”及“一定影響”要件。

    （二）被告一啟航考試學校在先使用“啟航”商標的時間是否早於涉案商標註冊人的使用時間。
    本案中，原告中創公司雖主張涉案商標的使用時間早于被告一啟航考試學校“啟航”商標的使用時間，但因其提交的全部證據中均未顯示涉案商標“啟航學校Qihang School”，而僅僅顯示有“啟航英語”等字樣，且涉及“啟航英語”的證據中所顯示的使用主體名稱與涉案商標註冊人亦並不一致，因此，現有證據無法看出涉案商標註冊人存在在先使用涉案商標的行為。
    即便針對涉案商標的在先使用事實確實存在，但原告證據中所顯示的使用範圍主要限於貴州地域內，涉案商標註冊人亦位於貴陽市，而被告一啟航考試學校的註冊地及經營地點則主要位於北京地區，兩地相距較遠。在並無證據證明存在其他事實足以使被告一啟航考試學校知曉涉案商標的情況下，即便存在在先使用的事實亦無法得出被告一啟航考試學校知曉涉案商標在先使用的結論，進而不能證明其使用“啟航”商標存在過錯，相應地，亦不能僅基於此而認定被告一啟航考試學校的先用抗辯不能成立。

    （三）被訴侵權行為中對於“啟航”的使用是否符合“原有範圍”的要求。
    在使用服務方面，由被訴侵權證據中顯示內容可以看出，被告一啟航考試學校對於“啟航考研”等標識的使用均系使用在考研等教育培訓上，該服務內容與被啟航考試學校在先使用的服務內容並無不同。至於其使用的“啟航”商標，亦與被告一啟航考試學校在先使用的商標並無不同，故該行為中所涉及的商標及服務仍在原有範圍內。
    就使用規模而言，因原告中創公司並未就被告一啟航考試學校的使用規模提出任何主張，而即便其提出主張，因原有範圍亦不受在先使用規模的限制，故被告一啟航考試學校在經營活動中對於“啟航考研”的後續使用行為無論是否超出在先使用時的規模，均屬於原有範圍內。
    就使用主體而言，本案涉及到被告一啟航考試學校及啟航公司兩個主體的使用行為。對於被告一啟航考試學校的行為，因其自身在經營活動中對於“啟航考研”等商標的使用，無論是使用的商標及服務類別還是規模，均處於原有範圍之內，故被告一啟航考試學校的上述行為符合《商標法》第五十九條第三款的規定。
    對於被告二啟航公司的行為，因在其網站宣傳等經營活動中對於“啟航考研”等商標的使用均僅是為被告一啟航考試學校提供宣傳推廣的行為，其網站中所顯示內容亦均指向被告一啟航考試學校，因此，被告二啟航公司並未單獨使用“啟航”等商標提供考研等教育服務，其與被告一啟航考試學校之間的關係並非商標法意義上的許可人與被許可人之間的關係。被告二啟航公司的行為是否構成侵權，取決於被告一啟航考試學校的先用抗辯是否成立。在被告一啟航考試學校的先用抗辯成立的情況下，雖然被告二啟航公司的成立時間晚於涉案商標申請日，但其使用“啟航考研”進行宣傳等的行為同樣不構成侵權。
    那麼，被告二啟航公司對外許可的行為是否構成對原告注冊商標專用權的侵犯呢？許可行為本身並不構成侵權，只有在被許可人實施了侵權行為的情況下，許可人的許可行為才可能與被許可人的實施行為一同構成共同侵權行為，故判斷該許可行為是否構成侵權，首先需要確認被許可人是否使用了涉案商標或與之相近似的商標。但原告提交的證據中並未顯示有任何一家被許可人的商標使用情形，故在無法確定被許可人的使用行為構成侵權的情況下，亦無法認定被告二啟航公司的許可行為構成侵權。據此，原告關於被告二啟航公司的對外許可行為構成侵權的主張不能成立。
    綜上，被告一啟航考試學校、啟航公司在經營活動中使用“啟航考研”等商標的行為均符合《商標法》第五十九條第三款的適用要件，未構成對注冊商標專用權的侵犯。

    小結：

    《商標法》第五十九條第三款主要目的在於保護那些已經在市場上具有一定影響但未註冊的商標所有人的權益，其適用要件為：（1）他人在注冊商標申請日之前存在在先使用商標的行為；（2）該在先使用行為原則上應早於商標註冊人對商標的使用行為；（3）該在先使用的商標應具有一定影響；（4）被訴侵權行為系他人在原有範圍內的使用行為。其中，在適用要件（2）時應將在先使用人的善意作為重要考量因素。如商標註冊人雖存在在先使用行為，但在先使用人對此並不知曉，且亦無其他證據證明在先使用人存在惡意情形的，則不能僅因商標註冊人具有在先使用行為而否認先用抗辯的成立。此外，如果使用人對其商標的使用確系真實使用，且經過使用已使得商標在使用地域內起到識別作用，則該商標便已符合要件（3）中“一定影響”的要求。對於要件（4）“原有範圍”的理解，應考慮“商標”、“商品或服務”、“使用行為”及“使用主體”等要素。在後使用的商標及商品或服務應與在先使用的商標及商品或服務“相同”或“基本相同”，且使用主體僅限於“在先使用人”本人及在先已獲授權許可的“被許可使用人”，但商標在後使用行為的規模不受在先使用規模的限制。

作者簡介

    芮松豔  北京智慧財產權法院法官
    陳錦川  北京智慧財產權法院法官    文章來源：《智慧財產權》

 

    [1]參見北京智慧財產權法院（2015）京知民終字第588號民事判決書。
    [2]郞勝主編：《中華人民共和國商標法釋義》（全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會編）法律出版社，2013年10月第1版，第113頁。全國人民代表大會法制工作委員會是商標法的立法機關，其編寫的該釋義中的相關表述對於該條款的理解具有重要參考作用。
    [3]參見北京市海澱區人民法院（2008）海民初字第8283號民事判決書。
    [4]郞勝主編：《中華人民共和國商標法釋義》（全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會編）法律出版社，2013年10月第1版，第114頁。
    [5]郞勝主編：《中華人民共和國商標法釋義》（全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會編）法律出版社，2013年10月第1版，第113頁。