一、商標俗稱及其引發的糾紛

    商標俗稱，系指社會公眾對某商標的通俗稱呼。部分商標俗稱表現為簡稱、昵稱或縮略形式，例如，“索尼愛立信”被簡稱為“索愛”，“Coca-Cola”被簡稱為“COKE”；部分俗稱則表現為外文商標的民間(非官方、正式)中譯名，如汽車商標“LANDROVER”的正式譯名為“路華”，而民間譯名卻是“路虎”或“陸虎”。那麼，法律對該注冊商標[1]的保護範圍有多大，是否包括該商標的俗稱(如簡稱)?
    倘若商標權人腦袋靈光，可能會不失時機地將這類俗稱申請成為注冊商標，但實踐表明，同樣有不少商標權人可能會出於種種顧慮，比如，不喜歡民間稱呼、擔心商標被淡化、擔心不利於正式商標的宣傳、推廣和提升知名度等，而未將相關俗稱申請為注冊商標。於是，當其他經營者欲將相關俗稱申請註冊為商標或者在商業中使用時，正式商標權人就可能跳出來阻止或指責，稱該經營者的行為構成了不正當競爭或者侵犯其商標權，或者欲阻止其將該俗稱申請註冊。中國也發生過不少類似糾紛，諸如“索愛”商標註冊糾紛案、“巴黎之花”商標案，引發了學術界對此問題的關注和熱烈討論。[2]
    分析起來，商標俗稱的產生原因個分特殊，一般並非源于正式商標權人自己的使用，而主要是基於社會公眾(包括媒體等)的使用事實。當社會公眾基於種種原因而普遍地使用俗稱來指代某正式商標及其對應的正式商標專用權人(往往是經營者)時，在社會公眾(消費者)的心目中，相關俗稱已經與正式商標及。其權利人建立起了對應關係；當這一對應關係中關聯性和對應性的強度達到近乎唯一對應性時，相關俗稱將被視為某正式商標的別稱。因此，僅從商標俗稱的產生原因看，相關商標俗稱中所蘊含的商業利益似乎可理解為是正式商標所蘊含的商譽的衍生物或者附屬物。
    那麼，商標俗稱在法律上能否獲得相關權益，相關權益應當分配給正式商標權人還是其他的俗稱使用人呢?顯然，在商標法領域內，此處一個至關重要的問題在於，社會公眾創造並使用俗稱的事實本身，能否成為授予正式商標權人對俗稱的某種可強制執行的權利的正當理由。我們不妨看看美國司法界是如何應對並解決這一問題的。

    二、美國商標法實務中的“公眾使用”規則

    在美國，20世紀初期即已出現與商標俗稱權益有關的糾紛。為解決商標俗稱所引發的糾紛，美國司法實務中逐漸發展形成了所謂的“公眾使用”規則(public use rule)。
    作為一般性結論，公眾使用規則的核心含義為：“商標俗稱如果僅憑公眾、媒體的使用而在消費者心目中與特定商事主體的產品產生對應性、一致性，則即使該商事主體未曾將該俗稱用於商業宣傳，也可就俗稱享有商標權利”。[3]
    根據美國商標法實務中的上述“公眾使用”規則，社會公眾對某商標簡稱、昵稱等俗稱的使用，有可能產生受法律保護的商標權益。[4]因此，基於對“COCa—COIa”和“MacintOshComputers”商標的註冊，商標權人對“Coke”和“MAC”也能分別享受商標權的延伸保護。在某些特定條件下，公眾使用規則將使注冊商標的商標權的效利延伸至該商標的縮寫、簡稱、昵稱等俗稱之上。
    在經歷了一個不算短的歷史過程之後，美國司法界才對公眾使用規則由最初的質疑甚至抗拒轉變為較普遍的接受及認可。20世紀90年代開始，美國法院在司法實踐中開始進一步豐富公眾使用規則的內涵。“ACE”案[5]就是這種努力的典型代表。在該案中，American Cinema Editors向美國商標審理和上訴委員會(TTAB)申請撤銷National Cable Television Association在有線電視上的服務商標“ACE”，理由是在被申請人商標註冊之前，該標誌已經通過社會公眾和媒體的使用與自己的服務建立了聯繫，從而對該俗稱享有權利。TTAB支持了申請人的撤銷請求，National Cable Television Association繼而向聯邦上訴法院提出上訴。結果，法院認為，“若公眾使用商標俗稱是為了俗稱對應者的利益，則即使不存在自身的使用而僅有公眾的使用，也可以認定俗稱對應者在該俗稱上享有商標權，此時公眾的使用可視為俗稱對應者自身的使用。”[6]這段論述使用了“推定的在先使用”(constructive priority Of use)這一表述，將公眾的使用“視為”(法律上的“推定”或“擬制”為)俗稱對應者的使用。在該案中，法院突出強調了須具備“公眾
使用俗稱是為了正式商標權人的利益”[7]這一條件，才能使得“推定的在先使用”得以成立。所謂的“公眾使用俗稱是為了正式商標權人的利益”，可以理解為：公眾使用相關俗稱的實際效果、結果或者利益，客觀上是對正式商標權人有利的、增添了正式商標權人的“全稱商標”的顯著性。
    在之後發生的若干案例中，公眾使用規則在美國司法的衡平精神下繼續發展和完善，其中涉及到通用名稱、禁反言等問題或限定條件。總體而言，根據該規則，正式商標權人能否將俗稱所代表或蘊含的商譽收入囊中，很大程度上取決於兩個主要因素：一個是客觀事實，即社會公眾在創造和使用商標俗稱的過程中是如何具體地將俗稱與正式商標建立聯繫、建立起了何種程度的聯繫，正如部分法院在相關案例中所提及的“為了俗稱對應者的利益”、“增添了正式商標的顯著性”；另一個是主觀態度，即正式商標權人對俗稱與正式商標之間的指代關係的表態，是肯定(默認)還是否定(拒絕)。倘若正式商標權人公開明確地予以否定或反對，其將不能援引或適用公眾使用規則獲得延伸至該俗稱的保護。

    三、“LCR”案：美國公眾使用規則的新近發展
    2009年美國的George & Co. v．Imagination Entertainment Ltd．et al.一案，為我們對公眾使用規則的適用和理解又提供了一個新的素材。該案涉及到一個名為“LCR”的商標，其特殊性在於首次涉及到公眾使用規則的“反向適用”問題。
    該案的主要案情為：原告是“LCR”的注冊商標權人，而“LCR”是一個擲骰遊戲——“Left Cenler Right'’的字母縮寫簡稱。原告訴稱，被告的商標“LEFT 
CENTER RIGHT”侵犯了自己對“LCR”所享有的商標權。原告主張反向適用公眾使用規則，欲援引該原則將自己對已注冊商標“LCR”所享有的商標權的效力範圍延伸至其所對應的全稱之上。[8]根據既有判例所確立的公眾使用規則，原告認為自己有權；降已注冊商標“LCR”的權利保護範圍擴展至覆蓋其全稱形式，即“LEFT CENTER RIGHT”之上。
    然而，結果並未如原告所願。美國聯邦法院第四巡迴法庭否定了原告的訴訟主張。法院認為，公眾使用規則的適用範圍是有限的，不應當被不適當地擴大。法院明確指出，公眾使用規則應當被狹義地解釋為僅適用於以下情形：(1)公眾使用的俗稱所指向(或對應)的正式商標(formal mark)是馳名(或著名)商標(well-known)；(2)俗稱的使用“增添”(add)了正式商標的“顯著性”(distinctiveness)。不難發現，前者可以說是對正式商標的知名程度和顯著性的要求，後者則主要體現了對俗稱使用行為的受益性和兩商標之間的聯繫及對應關係的要求。
    儘管使用正式商標的俗稱(簡稱、昵稱或首字母縮略詞)來指代商標可能遭到訴訟或指責，但美國公眾使用規則的適用不被允許以如下方式來演繹或推導：簡短形式詞語(簡稱)注冊商標的保護範圍，根據公眾使用原則將能夠擴展到包含它們的延長的對應者。
    可以說，“LCR”案是美國商標法司法實務中首次遭遇到公眾使用規則的反向適用問題。該案的判決結果，在美國司法界再次豐富並進一步完善了公眾使用規則的內涵和適用範圍，即該規則僅適用於當公眾使用某俗稱（簡稱或昵稱）指代某一(正式、全稱)商標這一行為方式時，而反向適用則是“此路不通”；說得更明確一點的話，任何相關方式均不能適用該規則。

    四、美國公眾使用規則與我困近似商標判定規則的比較

    中國部分學者認為，美國公眾使用規則的適用與中國對近似商標的判定規則相類似。但筆者認為，雖然兩者表面上似乎是相通的，但若細細比較，兩種裁判規則截然不同，至少存在以下幾點區別。
    首先，兩者的適用效果有所不同。一般而言，若判定兩商標之間構成近似商標，則會出現互相排斥的效果，正向或反向適用皆可；而在公眾使用規則的裁判規則之下，關鍵取決於社會公眾是否在兩個商標(短語或標識)之間建立了對應或指代關係，會將公眾對未註冊的另一商標的使用事實作為延伸性保護的前提和基礎，而非僅憑兩商標之間固有的、客觀的、語言上的對應關係一一如 “LCR”案中的縮短版與延長版一一來決定是否擴展原商標權的保護範圍。
    其次，兩者的考察重點和關鍵因素有所不同。近似商標的判定重點在於考察兩商標之間是否構成近似及其近似程度，這種所謂的“近似性”判定既包括固有的和客觀上的相似、消費者混淆的可能性，也可以將正式商標與俗稱之間的相似這種特殊情況囊括進來，範圍是比較廣泛的，但並非將公眾使用因素作為主要、關鍵因素；而公眾使用規則完全無需考察相關商標之間是否“近似”的問題，可以繞過該問題，單純檢驗是否與特定的適用條件相符合。
    其三，從LCR一案來看，法院認為公眾使用規則的適用前提條件有二：一是公眾使用的俗稱所對應的正式商標(formal mark)是馳名(或著名)商標(well-known)，二是俗稱的使用“增添”了正式商標的“顯著性”；而近似性的判定規則卻不以商標的馳名性或著名性為前提。由此，可以認為，近似性判定規則的適用範圍較為廣泛，容易導致對相關俗稱利益保護範圍的擴大或泛化。

    五、美國公眾使用規則對中國的啟示
    公眾使用規則的產生、發展和完善本質上體現了美國司法界對公平、正義以及正當競爭秩序的追求，同時也突顯了對消費者認知的保護。雖然該規則源自美國，但同時也對中國法院的態度及相關案件的處理結果產生了不容忽視的影響，中國法院在部分案件中所提到的商標“被動使用”問題就是一個典型例子。[9]
    美國公眾使用規則的逐漸產生、發展和地位使得每個身處商標世界的人頓悟：品牌戰略並不是單純的戰略行銷的過程，其中夾雜著社會公眾的創新、使用和勞動，社會公眾在商標等商業標識和符號的傳播過程和商業資訊傳遞過程中起著至關重要的作用。
    作為企業和商品的一張名片，商標對消費者及在商業界的影響力的產生與維護也是一個社會公眾參與的過程。社會公眾的參與過程和影響力不容小覷。置身於競爭激烈、風起雲湧的商界，經營者必須對社會公眾、消費者的使用行為保持高度關注和充分重視。
   文章作者：董慧娟 作者單位；廈門大學智慧財產權研究院  文章來源：中華商標