2012年10月以來，歐盟法院依據歐盟商標法對商標的真正使用等重要問題做出了一系列裁決。

    商標真正使用的目的在於避免同未使用的商標混淆註冊，歐盟理事會就此問題於2008年10月22日發佈的指令第10條協調了各成員國的規定，制定了商標基於不使用理由撤銷的條件，啟動撤銷程式的適用條款以及何種真正使用可被視為足以避免撤銷。同樣，歐共體商標法規(CTMR)第15條規制了歐共體商標的使用義務。

    最近幾個月，歐盟法院就以下事項作出裁決：使用問題，特別是區別子已註冊形式的商標使用；歐共體商標使用的地理範圍；僅與另一商標共同使用的問題。

 

    一、區別於已註冊形式的商標使用

 

    撤銷案件的被告或者異議程式中的被告必須向歡洲內部市場協調局提交對題述商標真正使用的證據：原則上，被告必須證明該商標以與已註冊的形式相同方式被使用。然而，歐共體商標法規第15條規定可以修改後的形式使用，只要不改變該商標的顯著特徵。

    在2012年10月25日C-553／11(PROTI,PROTIPLUS)案裁決中，德國聯邦法院提請歐盟法院就以下問題做出預審裁決：已注冊商標PROTIPLUS和PROTIPOWER的使用能否構成對另一注冊商標PROTI的使用?

    歐盟法院認為本案中注冊商標權利人可以採取區別於已註冊形式的方式證明同樣使用，只要這兩種形式的區別不至改變題述商標的顯著特徵，不論修改後的形式是否註冊成為商標。

    為證明此裁決的正當性，歐盟法院論證了注冊商標權利人必須在不改變其顯著特徵的前提下做出形式上的變化，以更好地適應商品及服務的市場行銷和推廣要求。

    本案裁決極大地改變了歐盟法院之前的判例，即Bainbridge案件。在Bainbridge案件中(T-194／03)，普通法院裁決認為商標權利人為區別於題述商標而通過修改其形式申請註冊另一商標，儘管並沒有改變題述商標的顯著特徵，但對修改後的商標使用不能證明對題述商標的真正使用。

    因此，值得注意的是，使用能否阻止注冊商標基於不使用理由而被撤銷的關鍵在於是否改變商標的顯著特徵，而不是商標的重複註冊。這也意味著申請註冊修改後的形式依舊可行，且並無撤銷原有形式的風險，然而需要考慮的是不得改變原有形式的顯著特徵。

 

    二、歐共體商標使用的地理範圍

 

    2013年12月19日，歐盟法院就荷蘭地方上訴法院提請的Leno Merken(ONEL／OMEL)，C-149／11案作出了預審裁決。

    本案是提交到比荷盧智慧財產權局的一起商標異議程式案件，爭議商標為ONELV OMEL。歐共體商標的權利人僅僅提交了在荷蘭的使用證據，比荷盧智慧財產權局駁回了該異議，理由是其使用證據不足以證明構成歐共體商標。

    地方法院上訴提請歐盟法院就以下有關歐共體商標法規第15條解釋等問題作出預審裁決：

    1．僅在歐盟1個成員國內的使用證據是否足夠?

    2．如若不然，在歐盟1個成員國內的使用證據是否永不足夠?

    3，判斷真正使用是否考慮成員國的邊界?

    歐盟法院在本案裁決中確認，歐共體商標的使用地理範圍僅僅是考慮因素之一，與政治邊界無關，使用需視該商標的本質功能加以判斷。

    同時，裁決也確認為了判定商標的真正使用證據，有必要考量相關事實和案件的具體情況。

    歐盟法院表明無法就此推斷結論，更無法從理論上規定歐共體商標使用的地理範圍。必須考量相關事實和案件的具體情況，包括相關市場的特徵、商品或服務的屬性、地理界限、使用規模與程度，以及使用的頻率和規律性。

    比荷盧智慧財產權局應當以個案為基礎，綜合以上各種指標和證據，判定商標的真正使用，而地理界限僅僅是需要考慮的因素之一。

    有鑑於此，歐盟法院並未作出具體裁決。因此，在判定歐共體商標的真正使用地理範圍上並無固定的標準。

 

    三、僅與另一商標共同使用

 

    在2013年4月18日C-12／12李維斯施特勞斯案中，針對僅與另一商標共同使用問題提請歐盟法院作出預審裁決。

    本案中，李維斯施特勞斯公司對Colloseum公司提起了商標侵權訴訟。Colloseum公司是一家銷售外套的零售商，最初銷售以COLLOSEUM,S。MALIK和EURGIULIO為商標的牛仔褲。

    圖

    Colloseum公司銷售的牛仔褲右後兜右上接縫處縫有矩形的紅色小標，其上標有相關品脾或者“SM JEANS”字樣。Colloseum公司辯稱，李維斯施特芳斯公司依據的紅色小標並未單獨使用過。

    德國法院認為，本案的結果將動搖歐共體商標法規第15條第1款的解釋。因為若李維斯施特勞斯公司的紅色小標依然有效，那麼該紅色小標和COLLoseum公司銷售的牛仔褲造型將可能造成混淆誤認；德國法院將以下問題提請歐盟法院：能否將歐共體商標法第15條第1款作如下解釋：

    1．某一商標是複合商標的一部分，並且僅由於該複合商標的使用獲得了顯著性，那麼該商標能否因該複合商標的使用獲得附於其上的權利?

    2．如果該商標僅與另一商標共同使用，相關公眾視二者為彼此獨立的商標樣態，且兩者共同註冊為一個商標，該商標能否獲得附於其上的權利?

    本案的關鍵爭點在於，李維斯施特勞斯公司的紅色小標(同樣已註冊)是否通過和“Levis”字樣的共同使用具有了歐共體商標法第15條第1款意義上的真正使用。

    歐盟法院認為，根據歐共體商標法規第15條第1款的規定，商標的真正使用需滿足以下條件：若一個已注冊商標是構成另一複合商標的組成元素之一，且該商標僅通過複合商標而使用，或者僅同另一商標共同使用且這兩個商標共同註冊成為一個新的商標，那麼該已注冊商標因另一複合商標的使用而獲得顯著性。

    歐盟法院認為，商標具有顯著性意味著該商標能夠識別使用該注冊商標的商品由何企業生產，進而同其他企業生產的商品相區分。在消費者看來，商標的本質功能就是識別商品來源。

    顯著特徵可以通過作為已注冊商標的一部分加以使用獲得，也可以通過單獨一個商標和一個已注冊商標共同使用獲得。這兩種情況都滿足商標真正使用的條件。正是由於該使用，相關公眾得以識別指定專門使用該商標的商品或服務來源於某一特定企業。

    因此，歐盟法院確認紅色小標和“Levis”字樣作為商標的共同使用足以證明單獨一塊紅色小標的真正使用。

    企業往往將註冊不同形式商標作為品牌保護戰略以確保其得到最大範圍的保護。在上述判例中，李維斯施特勞斯公司將紅色小標和附於其上的“Levis”字樣共同使用，從而使知名的紅色小標獲得了顯著性。

    最後，儘管歐盟法院已就商標的真正使用問題提供了一些重要的指導，然而對於改變顯著特徵的判定和對於具體案件相關因素的判定依然有待進一步解釋和探討。

    作者單位：歐洲專利代理事務所

文章作者：Cristino 8ercialChclumier 蘇妤泓    譯者單位：中華商標協會 文章來源：中華商標