商標被代理商搶註了怎麼辦？異議和異議複審都失敗了怎麼辦？

從一起無效宣告案看一事不再理原則的適用

    一事不再理原則濫觴於羅馬法，是一項古老的司法慣例和審判原則。一事不再理原則在維護司法裁判權威、防止糾紛爭執不休、實現訴訟經濟等方面，具有廣泛而深遠的影響。
    （居然這麼古老……上大學時學外國法制史，最頭疼羅馬法了……但是羅馬法的地位和影響真不是蓋的……）
    具體到商標評審活動中，該原則體現在2001年《商標法》第四十二條“對核准註冊前已經提出異議並經裁定的商標，不得再以相同的事實和理由申請裁定”及現行《商標法實施條例》第六十二條（2002年《商標法實施條例》第三十五條）“商標評審委員會對商標評審申請已經作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。但是，經不予註冊複審程式予以核准註冊後向商標評審委員會提起宣告注冊商標無效的除外”。
本文以MARC ROZIER及圖商標無效宣告案為例，談談在商標無效宣告案件評審中關於一事不再理原則的具體適用及判定標準。
  
      ◎基本案情

    申請人：馬克羅茜機構及公司
    被申請人：劉文剛

    爭議商標：第5003925號MARC ROZIER及圖商標

圖

（一）當事人主張

    申請人的主要理由是：
    1.申請人及其MARC ROZIER品牌經長期使用宣傳，已在世界範圍內具有極高知名度，申請人于2001年進入中國市場並大量使用MARC ROZIER及圖和MARC ROZIER商標。上海洋潔貿易發展有限公司系申請人的中國大陸總代理商，被申請人系申請人MARC ROZIER絲巾、披肩品牌產品在北京地區的銷售商，其與中國大陸總代理商有密切的商業貿易往來，且被申請人在其公司官方網站明確表示其為申請人代理商，其搶註申請人MARC ROZIER商標的行為已違反2001年《商標法》第十五條相關規定。
    2.MARC ROZIER商標系申請人獨創，經使用已具有一定顯著性及知名度，爭議商標與申請人國際註冊第683021號MARC ROZIER商標（以下稱引證商標）已構成類似商品上的近似商標，其註冊易使消費者產生混淆誤認。
    3.被申請人曾向申請人索取300萬元以期轉讓爭議商標，惡意明顯，其行為違反了誠實信用原則。
    4.MARC ROZIER系申請人在先使用並具有一定知名度的商號，爭議商標的註冊損害了申請人的在先商號權。
    綜上，依據2001年《商標法》第九條、第十條第一款第（八）項、第十三條、第十五條、第三十條、第三十二條、第四十五條等規定，申請人請求商評委對爭議商標宣告無效。
   （WORD媽呀，不良影響、複製翻譯模仿馳名商標、代理人搶註、搶註他人在先使用並有一定影響的商標……用了這麼多條款，說實在的真心感覺沒有必要啊）

    被申請人答辯的主要理由是：
    1.爭議商標註冊於2009年3月14日，至無效宣告申請之日已超過5年。
    2.申請人所處行業及生產的商品與爭議商標的指定商品無關，且申請人並未在與爭議商標指定商品相同或類似的商品上在先註冊，故爭議商標未違反《商標法》第三十條相關規定。
    3.爭議商標的註冊未侵犯申請人商標或商號等權利，不屬於惡意註冊範疇，未違反2001年《商標法》第三十二條相關規定。
    4.2001年《商標法》第十條第一款第（八）項保護的是社會公共權利，非特定私權。
    5.在案證據不足以證明申請人的引證商標構成馳名商標。
    6.在案證據不足以證明申請人與被申請人存在代理或代表關係，故爭議商標未違反2001年《商標法》第十五條相關規定。
    綜上，被申請人請求商評委維持爭議商標的註冊。

    （二）商評委審理與裁定

    商評委經審理查明：
    1.爭議商標由被申請人于2005年11月15日提出註冊申請，指定使用在第18類錢包、傘、手提包等商品上，經商標局初步審定並公告後，被本案申請人提出異議。商標局裁定異議不成立後，申請人向商評委提出異議複審申請。商評委于2013年3月4日作出裁定，爭議商標予以核准註冊。申請人于2014年11月24日向商評委提起無效宣告請求。
    2.申請人在先申請註冊在第25類披肩、肩巾等商品上的引證商標經續展，專用權期限至2017年11月18日。
    3.北京市舒格兒服飾有限公司的自然人股東系孫洪麗和劉文剛，在爭議商標申請註冊日之前，被申請人公司即與申請人的中國大陸總代理商上海洋潔貿易發展有限公司存在貿易往來關係且雙方貿易商品為圍巾類。
    4.被申請人在其公司官方網站明確表示其為本案申請人馬克羅茜機構及公司的代理商。
    5.申請人曾針對爭議商標於2011年5月27日向商評委提出異議複審申請，商評委商評字（2013）第06539號異議複審裁定書裁定爭議商標予以核准註冊。商評委依職權調取了該卷宗。經查明，申請人在該案件中主張的法律依據是2001年《商標法》第九條、第十條第一款第（八）項、第十三條第二款、第二十八條、第三十一條、第四十一條等規定。

    商評委經審理認為：
    爭議商標獲准註冊日期早於2014年5月1日，依據法不溯及既往原則，本案實體問題應適用2001年《商標法》，相關程式問題則適用現行《商標法》。鑒於誠實信用原則的立法精神已經體現在2001年《商標法》的規定之中，商評委依據2001年《商標法》的具體條款對本案予以審理。
    依據現行《商標法》第四十五條第一款及《商標法實施條例》第二十三條第四款的規定，對爭議商標提起無效宣告請求的期限應自其異議複審裁定公告之日即2013年3月4日起計算，申請人于2014年11月24日對本案爭議商標提起無效宣告請求，未超出5年期限。
    2002年施行的《商標法實施條例》第三十五條規定，商評委對商標評審申請已經作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。根據商評委在本案審理過程中調取的在先異議複審程式案卷查明的事實可知，本案申請人無權再次以爭議商標違反2001年《商標法》第九條、第十條第一款第（八）項、第十三條第二款、第二十八條、第三十一條、第四十一條為由，向商評委請求對爭議商標予以無效宣告。鑒於本案申請人向商評委提出了2001年《商標法》第十五條這一新的主張並提交了新的證據，故申請人依據2001年《商標法》第十五條等規定提起無效宣告請求並未違反2002年《商標法實施條例》第三十五條的規定。
    申請人提交的證據證明，被申請人系北京市舒格兒服飾有限公司的自然人股東，且早在本案爭議商標註冊日之前，被申請人公司與申請人的中國大陸總代理商上海洋潔貿易發展有限公司之間便存在貿易往來關係。被申請人在其公司官方網站明確表示其為本案申請人代理商，代理商品以絲巾、配飾等為主。因此可判定，在爭議商標申請註冊之前，被申請人與申請人在標注引證商標的絲巾等商品上就存在代理經銷關係，考慮到在中國大陸地區，引證商標在絲巾等商品上已在先使用並具有一定知名度，且絲巾等商品與爭議商標指定使用的錢包、手提包等商品關聯性較強，被申請人在類似或關聯商品上申請註冊爭議商標、且不能證明已取得申請人的授權，其行為已構成2001年《商標法》第十五條所指情形。
    綜上，依照2001年《商標法》第十五條之規定，商評委裁定爭議商標予以無效宣告。

 

    案件評析

    本案主要涉及新舊《商標法》交替階段的無效宣告案件評審中，申請人所主張的具體條款是否適用一事不再理原則的問題。
     由於無效宣告案件所涉爭議商標的註冊日期早于現行《商標法》生效日期（2014年5月1日），依據法不溯及既往原則，其實體問題當從舊法。而2002年《商標法實施條例》對一事不再理原則有具體規定，本案爭議商標屬於此種情形，故應依據2002年《商標法實施條例》第三十五條的相關規定，對其是否適用一事不再理原則加以考量。
    對於判斷具體條款是否適用一事不再理原則，應當綜合考慮兩個主要因素：一是申請人在無效宣告程式中是否主張了新的理由，二是申請人在無效宣告程式中是否主張了新的事實。
    具體到本案，無效宣告雙方當事人與在此程式前的雙方當事人一致，兩程式中的申請人在異議複審階段與無效宣告階段均主張了2001年《商標法》第九條、第十條第一款第（八）項、第十三條第二款、第二十八條、第三十一條等條款。申請人在無效宣告階段為證明爭議商標已構成上述條款所述情形而提交的引證商標使用、宣傳及知名度情況等相關證據，與其在異議複審階段所提交的證據幾乎一樣，僅有部分證據系輔助性且相同性質的新證據，不足以證明申請人主張了新的事實。針對申請人主張的上述條款，在審理時應考慮適用一事不再理原則，申請人無權就上述條款在本案中提起無效宣告請求。但是，經查明，申請人在無效宣告階段提出了新的主張，即爭議商標的申請註冊違反了2001年《商標法》第十五條之規定，且申請人提供了相關新證據例如申請人的代理商與被申請人間存在貿易往來關係的證據、經公證的被申請人在其公司官方網站明確表示其為本案申請人代理商的證據等加以佐證。由於申請人並未在異議複審階段提出該項主張，亦未提交相關證據，故針對該項主張，不適用一事不再理原則。

 

    綜合評述
    尚　平

    現行《商標法》對異議程式、不予註冊複審程式及無效宣告程式間的銜接作出具有建設性的革新，主要變化如下：經商標局異議決定異議不成立並准予註冊的商標，發放註冊證並予以公告。異議申請人對裁定結論有異議的，應通過提起無效宣告請求實現其救濟途徑。經異議決定異議成立並不予核准註冊的商標所有人即原異議的被申請人，可通過不予註冊複審程式獲得救濟。同時，現行《商標法》不再就商標經異議核准後程式中對於一事不再理原則是否適用加以規定。這是由於一件商標若經異議程式被核准註冊，則不再經歷異議複審及之後可能的訴訟程式，此時原異議申請人唯一的救濟途徑為向商評委就該商標提起無效宣告請求，此時若適用一事不再理原則，則會簡單粗暴地切斷原異議人的救濟途徑，有悖《商標法》的理念。
    同時，異議申請人在現行《商標法》規定的不予註冊複審程式中不享有訴權，其救濟途徑為向商評委提起無效宣告請求。若對經不予註冊複審程式核准註冊的商標提起無效宣告，則不再適用一事不再理原則。而已經無效宣告裁定予以維持註冊的商標，若任何人再次以相同事實和理由提起無效宣告請求，則可適用一事不再理原則。
最後，對是否構成“相同事實”及“相同理由”的認定，應當依據具體案件中當事人的主張及相關證據加以分析、對比、審查，從而確定“理”或“不理”，以此達到提高行政效率，維護無效宣告裁定準確性和權威性的目的。

 

    碎碎念

   這個案件點評的重點是一事不再理，但真正難以理解的是最後一段關於異議程式調整之後的變化。
    看到這個案件不禁想到了前不久寫的關於特朗普總統的商標案，特朗普也是對董偉的TRUMP商標提出了異議，然後異議複審，均未獲得支持。然後董偉的商標公告後，特朗普通過無效宣告程式，部分無效掉了關鍵的幾項服務，然後自己的商標才得以初審公告。當時有讀者問過為什麼異議複審之後，特朗普沒有行政訴訟呢？後來有位律師大概解釋了一下，其實當時我並沒有完全理解，這回算勉強弄明白了吧……
    不過看這個案件還是覺得有點兒——怎麼說呢，其實最後真正發揮作用的就是第十五條，為什麼一開始異議和異議複審的時候都沒有用這一條呢？還是異議和複審的目的是認定馳名商標？不瞭解情況就不好亂猜了……感覺異議和複審階段，申請人的代理人估計是把能想到的法條都給列上了吧，想著沒准哪條能管用，結果都不管用    ……
    這個品牌的絲巾確實好看。品牌創始人的這段話說的蠻好的，“絲巾是女人難以捨棄的情懷，它柔情、細膩。我之所以選擇絲綢作為我的畢生事業，是想讓每個女人都散發優雅的魅力。絲巾是每個女人衣櫥裡不可或缺的補充，她就像愛情一樣，使女人變得風情萬種……“

文章作者：中國商標局商評委  文章來源：中國工商報