對於申請注冊商標時存在主觀惡意的情況，各國無疑均持否定態度，堅決予以打擊。但到底什麼是惡意搶注、惡意有哪些表現形式，以及如果沒有充分證據證明存在惡意時，是否應推定為善意等等，實踐中諸如此類的問題值得探討。筆者有幸參加了2010年9月20日至21日在北京召開的商標申請中的新型問題研討會，得以聆聽我國及歐盟、美國、日本專業人士對惡意問題的不同見解，會後經過思考整理，在此也發表一些個人粗淺的認識。

    一、什麼是惡意及惡意註冊

    由於惡意是個人的主觀心理狀態，這種意圖除了商標註冊申請人以外的其他主體難以感知，因此各國商標法對惡意(bad faith)難以給出相對規範確定的定義。雖然如此，但我們應該如何明確“惡意”的定義，這是在探討惡意申請注冊商標問題之初首先應當予以解決的問題。

    歐洲內部市場協調局曾指出惡意可以被視為“低於可接受的商業行為標準的不誠實”，惡意可以被理解為“不誠實的意圖”(歐共體商標註冊處撤銷部門2004年10月10日的決定和上訴委員會在R582／2003-4 EAST SIDE MARIO’S一案中的決定)，歐洲內部市場協調局在實務中對惡意還進行過另一種定義，即“交易或行動(業績)與可接受的商業行為標準無關” (歐共體商標註冊處撤銷部門2007年2月28日的R633／2007-2，CHOOSI決定)。

    在美國要取得商標權必須基於使用，也就是說，商標的申請人有義務證明商標在商業中有真正使用的意圖，因此，與其他“申請優先”的國家相比，美國面臨惡意搶注的數量較少，同時，在按使用先後決定商標所有權以外，美國在商標系統內還引入了反不正當競爭的因素，這也有助於規制不良行為。

    筆者認為，所謂惡意就是違反誠實信用原則的意圖，那麼對於惡意注冊商標就應進一步定義為申請人違反誠實信用原則，以牟利或阻礙被搶注商標人的產品進入某個市場等為目的，利用不正當手段，將本應由他人或公眾所有的商標以自己的名義申請註冊的行為。這種行為在主觀上具有故意性、在動機上具有牟利性，客觀上可能造成攫取或不正當利用他人商標商譽，損害他人在先權利，或侵奪公眾資源的後果。因此，認定惡意的模式可以抽象概括為惡意=主觀故意+不正當目的和手段+可能造成損害。惡意搶注應當將在不知情情況下，偶然將與他人未註冊的商標相同或近似的商標申請註冊(善意先注)的“撞車”情形排除在外。

    二、在我國現行法律框架下可以制止的幾種惡意註冊表現形式

    我國商標法對於禁止惡意註冊的規定主要體現於《商標法》第十三條、第三十一條、第十五條及第四十一條第一款，具體表現為以下幾種形態：

    (一)禁止複製、摹仿或者翻譯馳名商標進行註冊

    根據《商標法》第十三條的規定，在相同或類似商品上複製、摹仿或者翻譯未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，以及在不相同或者不相類似商品上複製、摹仿或者翻譯已在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，均不予註冊並禁止使用。換句話說就是未在中國註冊的馳名商標可以在相同或類似商品／服務上獲得保護，已在中國註冊的馳名商標可以在不相同或不相類似商品/服務上獲得保護。在實踐中，馳名商標的保護採用避免混淆標準，並遵循被動認定、個案有效、按需認定的原則。

    (二)禁止以不正當手段搶注他人已經使用並有一定影響的商標

    《商標法》第三十一條規定不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。該條規定中“已經使用並有一定影響的商標”是指在中國境內已經實際使用並為一定地域範圍內的相關公眾所知曉的未注冊商標，“不正當手段”即指惡意，包括直接惡意和間接惡意。最高人民法院《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中亦明確如果申請人明知或者應知他人已經使用並有一定影響的商標而予以搶注，即可認定其採用了不正當手段。實踐中判定申請人是否具有惡意，一般可綜合考慮商標申請人與在先使用人曾有貿易往來或者合作關係、雙方地域毗鄰或商品服務銷售範圍大致相同、雙方曾發生過其他糾紛可知曉在先使用人商標、商標申請人向在先使用人索要高額轉讓費等諸多因素。對於已經使用並有一定影響的商標的保護原則上應限於相同或類似商品／服務，不宜在不相類似商品／服務上給予保護。

    (三)申請注冊商標不得損害他人現有在先權利

    《商標法》第三十一條規定，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。由於《商標法》的其他條款對於在先商標權利保護問題已經做了相應的規定，所以《商標法》第三十一條規定的在先權利應當指商標申請日之前已經在先取得的除商標權以外的其他在先權利，國家工商行政管理總局商標局和商標評審委員會聯合發佈的《商標審查及審理標準》中對該條款規定的“在先權利”列舉了商號權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權等。最高人民法院《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中規定人民法院審查判斷訴爭商標損害他人現有在先權利時，對於商標法無特別規定，但根據民法通則和其他法律的規定應予保護的合法權益，應當根據《商標法》第三十一條的概括性規定給予保護。這裡需要特別指出的是，判斷是否損害他人現有的在先權利應以商標申請日為准，也就是說，如果在先權利在申請商標核准註冊時已不存在的，應當允許申請商標獲得註冊。

    (四)禁止代理人、代表人惡意搶注被代理人、被代表人的商標

    《商標法》第十五條規定，未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的不予註冊並禁止使用。目前業界對該條規定的代理人、代表人應理解為商標代理人、代表人或者經銷、代理等銷售代理關係意義上的代理人、代表人已普遍達成共識。實際上，在行政及司法實踐中，經銷、代理等銷售代理關係意義上的代理人、代表人搶注被代理人、被代表人商標的現象常有，而商標代理人、代表人搶注的情形則鮮見。該條規定對被代理人、被代表人商標的知名度未作要求，原因在於商標申請人(即代理人、代表人)基於代理關係已知曉被代理人或被代表人的商標未註冊而對其進行搶注，惡意非常明顯，應當堅決遏制。

    (五)禁止以其他不正當手段惡意注冊商標

    《商標法》第四十一條第一款規定，已經註冊的商標，是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。在《商標審查及

審理標準》中，“其他不正當手段取得註冊”是指《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條等條款規定的情形之外，確有充分證據證明系爭商標註冊人明知或者應知為他人在先使用的商標而申請註冊，其行為違反了誠實信用原則，損害了他人的合法權益，損害了公平競爭的市場秩序，系爭商標應當不予核准註冊或者予以撤銷。最高人民法院《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中規定，人民法院在審理涉及撤銷注冊商標的行政案件時，審查判斷訴爭商標是否屬於以其他不正當手段取得註冊的，要考慮其是否屬於欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。最高人民法院的規定還明確對於只是損害特定民事權益的情形，則要適用商標法第四十一條第二款、第三款即商標法的其他相應規定進行審查判斷。也就是說商標確權行政審查機關將這一條款中“其他不正當手段”的規定理解為禁止惡意註冊的兜底性條款規定，但法院則將“其他不正當手段”限定於禁止惡意注冊商標導致公共利益損害的情形。  

    三、我國現行法律框架下無法規制的幾種惡意註冊行為

    (一)在不同類別的商品／服務上註冊與他人顯著性較強的商標完全相同或高度近似的商標

    實踐中存在商標申請人在不相同或不相類似的商品／服務上申請註冊與他人顯著性較強的商標完全相同或高度近似商標的情形，這種情形中商標申請人雖明顯具有惡意，但如果在案證據不足以證明他人商標已成為馳名商標，或即使已成為馳名商標，但由於搶注的商品／服務與他人商標賴以馳名的商品／服務在功能、用途、銷售管道、消費對象等方面明顯行業差距甚遠，不會造成混淆或誤導公眾時，對於商標申請人的這種明顯具有惡意的註冊行為則沒有相應的法律條款進行規制。

    (二)大批量註冊他人商標的情形

    實踐中還存在“職業注標人”在很多類別的商品／服務上大批量搶注他人商標的情形，這種情形下，商標申請人的主觀惡意也非常明顯，但被搶注一方只能逐一對搶注商標提出異議或撤銷，不僅成本較高，而且一旦無法證明被搶注商標已在先使用並有一定影響或者商標申請人與其存在代理關係，商標申請人的搶注就有機會得逞。

    (三)搶注未在中國境內使用的境外知名商標

    雖然我國商標法未將在中國境內使用作為商標受到保護的前提條件，但由於商標權的地域性及獨立性，實踐中往往要求主張商標被搶注的一方已在中國境內實際使用其商標。因此，不僅商標在外國的使用不能直接影響到在我國的知名度，且由於目前我國大陸與臺灣、香港、澳門地區尚屬不同的法域，對於在港澳臺的使用一般也不能直接及於大陸地區。這就造成了一些在境外已具有較高知名度但尚未進入中國市場的商標被搶注。

    四、立法建議

    在目前的法律框架下，為了遏制商標的惡意申請，商標確權部門只能採取對法律條款進行擴張性解釋的權宜之計，但由於沒有法律的明確規定，實踐中商標局、商標評審委員會與法院對法律條款的解釋存在差異，導致一些惡意搶注行為不能得到有效打擊。例如，商標評審委員會對於在《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條等條款規定的情形之外．確有充分證據證明系爭商標註冊人明知或者應知為他人在先使用的商標而申請註冊的情形適用《商標法》第四十一條第一款將系爭商標予以撤銷，而法院則認為《商標法》第四十一條第一款只能用於保護公共利益而對商標評審委員會的裁定不予支持；再如，為了制止沒有使用或使用意圖的商標惡意申請，商標局對《商標法》第四條擴張解釋，從而規定自然人申請注冊商標要提供營業登記證明，否則不予受理，但該規定****伊始，即遭到大量質疑，且由於商標局做出該規定的“注意事項”的法律地位、性質不明，法院在行政訴訟中不能適用；另外，對《商標法》第十條第一款第(八)項中的“其他不良影響”的理解也存在分歧，《商標審查及審理標準》中的觀點認為此“不良影響”是指商標的文字、圖形或者其他構成要素對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極的、負面的影響的情形，而實踐中也有觀點認為該條規定可以作為在無法適用商標法其他具體條款但惡意非常明顯的情況下，可作為不予商標註冊的依據從而保護特定民事主體的權益。

    當前，正值《商標法》修法廣泛徵求意見期間，筆者建議：

    (一)對馳名商標部分進行修改

    將馳名商標定義為“相關公眾廣為知曉的商標”，防止相關政府部門、企業及消費者將馳名商標誤認為是一種榮譽，並被當事人將之作為榮譽稱號利用來宣傳該商標已由官方認定其聲譽，同時將馳名商標定義為“相關公眾廣為知曉的商標”還可以防止在實踐中過度拔高馳名商標的認定條件，避免對馳名商標的保護流於條文規定。

    將“複製、摹仿、翻譯”直接表述為商標相同或近似，因為對於馳名商標的保護應當以馳名商標所具有的客觀知名度為著眼點，以避免混淆或淡化為目的，對註冊人的主觀心理狀態應在所不問。

    (二)對商標申請人的資格和目的作出規定

    將商標局對自然人申請注冊商標的注意事項修改完善以後升格到法律規定中，並借鑒美國商標法基於使用取得商標權的原則，規定商標申請人有義務證明其所申請的商標至少有真正使用的意圖或能力。通過這項修改，有望能阻止相當一部分“職業注標人”的惡意申請。

    (三)獨創性較高的商標在不同類別上的保護問題

    雖然獨創性系著作權法上的概念，並非商標法應當直接保護的物件，但實際上獨創性較高的商標往往可以被視為具有較強的顯著性，這就意味著將與他人獨創性較高或顯著性較強的商標申請註冊為自己的商標，如無證據表明該申請注冊商標設計的合理出處的，就應當推定商標申請人具有剽竊等惡意，而不應核准其商標註冊。不過到底什麼樣的商標才能稱得上獨創性較高，以及這種跨類保護與馳名商標的跨類保護怎樣銜接仍然是需要進一步思考的問題。

    (四)應當有條件保護境外知名度較高但尚未在中國境內使用的商標

    日本1996年修改的商標法已增加對在日本國外的需求者之間被廣泛知曉的商標的保護，我國臺灣現也已經明確保護在臺灣境外的知名商標，而不以該商標在臺灣境內使用為條件。縱觀世界經濟日益全球化、一體化的大背景，對於那些在境外已具有較高知名度但尚未在中國境內使用的商標，只要有充分證據證明其知名度的影響力已及於中國境內，我國也應當有條件地加以保護。

    (五)增加禁止惡意搶注的兜底性條款

    考慮到法律不免具有滯後性，對於在《商標法》其他具體條款規定的情形之外，確有充分證據證明商標申請人具有惡意的，應當增加法律的兜底性條款規定，從而使商標確權部門可依據該規定對該商標不予核准註冊或予以撤銷。當然，打擊惡意的同時也要避免錯殺善意，因此，兜底性條款的適用應當慎之又慎。

作者單位：國家工商總局商標評審委員會    文章作者：李釗  文章來源：中華商標