當下，涉外定牌加工（OEM俗稱“貼牌”）侵犯中國注冊商標權的，中國商標法是否適用，是理論問題，更是實務中的迫切問題。在OEM合同中，中國承攬方依據外國公司訂單生產產品，所有產品均為出口，不在中國銷售，中國生產者的名字並不在產品上出現。對這種情況是否受中國法律管轄，即OEM是否可能侵犯中國商標權，業界有著不同的認識。
    有意見認為這不構成侵權，理由是中國承攬方不是商標權人，沒有用有關商標來標識自己的商品，不構成我國商標法上的“在商品上使用”，不屬於中國商標法意義上的商業交易。所以類似涉外定牌加工的行為，不應根據中國商標法，判定侵犯中國商標權。同時，這類合同屬於加工承攬合同，物件是生產過程中的單純產品，並非商標法意義上的商品，有關產品到了境外目的地，才轉化為商標法意義上的商品。
    筆者認為，這些觀點將商標侵權行為僅局限于直接侵權，將商標法適用範圍僅限於流通領域，因此很值得探討。實際上，中國商標法完全適用於涉外定牌加工合同。
    一、中國商標法禁止任何人未經許可使用注冊商標
    我國商標法第52條主文規定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權”，其中第１項被認定為侵犯注冊商標專用權的行為即為“未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”。也就是說，商標法第52條主文及其第1項，並沒有對被禁止的主體作出進一步限定，即沒有限制只有“在自己的商品上使用”的行為才構成商標侵權。所以，在OEM合同關係中，中國製造商者雖然不是商標權人，沒有用有關商標來標識自己的經營，但是仍然無法逃脫商標法第52條規定的構架，如發生類似行為仍然屬於商標侵權。
    二、中國商標法第52條第１項的規定適用於生產領域
    我國商標法第52條第2項規定：“銷售侵犯注冊商標專用權的商品的”構成商標侵權。這一規定規範，明顯針對流通領域。與之對比，上述商標法第52條第１項規定規範的重點之一，明顯針對生產領域。
    任何國家的商標法，都不僅針對商品流通領域進行調整，也針對商品生產領域進行調整。商標權人不僅有權許可他人銷售商標商品，更有權許可他人生產商標商品。許可他人生產商標商品的權利，是商標權人的基本權利，是許可收入的主要來源。任何人未經商標權人許可，均不得在相同、類似商品的生產過程中，使用注冊商標，即使是為他人加工生產。
    去年，在全國範圍內開展的打擊侵犯智慧財產權和制售假冒偽劣商品專項行動中，最高人民法院曾發佈過單純生產領域中商標犯罪的刑事案例：被告人麥健興未經“ZIPPO”注冊商標所有人許可，在其經營的中山市東鳳鎮卡路金屬製品廠加工“ZIPPO”打火機外殼等配件，並委託中山市小欖鎮利良五金加工店在上述打火機配件上用鐳射印製“ZIPPO”等圖文標識，後在其租賃的出租屋內將配件組裝成成品並進行包裝和存儲。最終麥健興被判決有期徒刑5年，並處罰金人民幣100萬元。
    這類案件明確說明，在我國，只要是未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，即使沒有銷售，只單純生產，也構成商標侵權違法行為甚至犯罪行為，而不需要銷售行為、出口行為的配合。
    三、在“在商品上使用”不是商標法的保護範圍
    我國商標法第52條第１項規定禁止“在相同、類似商品上使用”注冊商標，僅是規定注冊商標保護的商品範圍，即商標保護僅限於“相同、類似商品”，不涉及“不相同、不類似商品”。實際上，這是在劃定侵權商品的類別，而不是規定商標法適用的範圍。
    我國商標法第52條主文的規定是“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權”，這裡的規定才是商標法適用的範圍，即無論是生產、銷售、倉儲、運輸、郵寄、代理進出口、提供貸款、資金、帳號、****、證明、許可****的，未經商標權人許可使用注冊商標的，均構成商標侵權。
    因此，將對侵權商品類別的技術性規定上升為商標法適用範圍的規定，是沒有法律依據的。
    四、加工承攬至少構成幫助侵權
    我國商標法實施條例第50條第2款規定：故意為侵犯他人注冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的，屬於侵犯注冊商標專用權的行為。
    最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理侵犯智慧財產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第16條規定：明知他人實施侵犯智慧財產權犯罪，而為其提供貸款、資金、帳號、****、證明、許可****，或者提供生產、經營場所或者運輸、儲存、代理進出口等便利條件、幫助的，以侵犯智慧財產權犯罪的共犯論處。
    以上是我國有關商標幫助侵權、幫助犯罪，構成共同侵權、共同犯罪的有關規定。其中涉及多種商業行為，均可以產生有關合同，如以合同提供生產、經營場所，以合同提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿、代理進出口等。這些合同的共同特點是，均與商標商品的生產無關；均可以說僅是為生產“產品”而不是為商品，提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿、代理進出口等服務；合同中提供勞務的一方均沒有在自己的商品上使用注冊商標，但是仍然可以構成共同侵權、共同犯罪。原因是在主觀上，有知道或應當知道對方侵權的主觀過錯；在客觀上，有提供幫助的實際行為。而這兩點，在OEM合同中，同樣存在。
    與保管、倉儲、運輸合同相比，加工承攬合同在提供勞務方面是相同的，勞務提供者都不是商標權人，但是只要知道或應當知道倉儲、運輸、保管、郵寄的是商標侵權產品，都構成説明侵權、共同侵權。
    但是加工承攬合同與商品交易更加接近。保管、倉儲、運輸合同，與產品的生產、貼牌甚至沒有任何關係，但加工承攬合同不僅涉及提供勞動，而且提供有形成果；加工承攬人更是直接將商標，使用在商品及其包裝上，所以加工承攬人更加負有法律責任，保證所生產的產品，不侵犯中國的商標權、智慧財產權。
    在OEM關係中，中國加工承攬方是中國人企業法人，其唯一要遵守的是中國法律。根據中國商標法，其有義務在合理範圍內，審查其產品商標是否侵犯中國商標權。如果知道或應當知道侵權，但仍然生產或繼續生產，至少構成幫助侵權，而無論外國公司是否提供外國商標權證明。否則就會出現這樣的怪事，涉外定牌加工中，外國的商標權利，是合法權利；而中國商標法、中國注冊商標對中國企業沒有效力。
 

文章作者：張玉瑞  文章來源：中國知識產權報