一、案例[1]

    原告：諾基亞公司(Nokia Corporation)

    被告：東立通訊科技(深圳)有限公司

    案由：侵犯商標專用權糾紛

    原告是“NOKIA”字母商標權人，該商標核定使用的商品類別為第9類，包括電話、無繩電話、無線電話等。

    2007年8月27日，深圳市工商行政管理局在被告處查封了標有“NOKIA”商標的手機機殼11089個，以及標有“NOKA”商標的手機機殼10983個。被告的網站上宣傳其有“四大服務”，包括專業設計及製造各式手機，專業設計及製造客制化主機板，專業組裝廠(來料加工)，專業承制各類塑膠製品、手機配件及多款現成手機外殼模具。在被告的網站上還上載了生產手機的廠房圖片，以及銷售手機的廣告。

    原告諾基亞公司認為：被告東立通訊科技(深圳)有限公司未經原告授權許可，擅自大量生產標有“NOKA”和“NCKIA”等與原告所擁有的“NOKIA”注冊商標極為相似標識的行動電話產品，並向市場大量銷售該等產品，侵犯了原告商標專用權，因此請求人民法院依法判令被告立即停止侵犯原告的注冊商標專用權的行為、被告向原告支付賠償金及維權費用。

    被告則認為：深圳市工商行政管理局查獲的標有“NCKIA”、“NOKA”商標的手機機殼不是被告生產的，而是香港樂豪城科技有限公司委託被告加工安裝防塵網、螺母及泡棉。被告向法院提交的《手機機殼後制加工合同》載明：香港樂豪城科技有限公司委託被告代加工產品，委託事項為機殼後制加工，加工項目為加工泡棉及防塵網貼合、螺母埋入、清潔、品檢。被告未提交香港樂豪城科技有限公司的工商登記資料。

    本案的主要爭點在於：1．被告是否生產了標有“NCKIA”、“NOKA”商標的手機機殼？2．如果被告生產了上述手機機殼是否侵犯了原告涉案商標專用權？3．如果被告沒有生產而只是接受委託在上述機殼上作局部加工、安裝，是否侵犯了原告的涉案商標專用權？

    一審法院認為，被告提交的證據不足以證明被查扣的手機機殼是案外人委託其進行後制加工的，因此認定上述被查扣的手機機殼是被告加工製造的。手機加工製造包括製造手機機殼等多道程序，製造手機機殼是加工手機的必備環節，故依法認定，被告存在加工標有“NCKIA”、“NOKA”商標手機的行為。

    被控侵權產品的機殼上標記的“NCKIA”、“NOKA”與原告注冊商標標識相比較構成實質性近似。被告未經許可，在與原告同類商品上使用與原告注冊商標相近似的商標從事商品交易活動，使相關消費者對原、被告涉案商品的來源產生混淆，構成了對原告涉案商標專用權的侵害。根據《中華人民共和國商標法》第五十一條、第五十二條第一款第(一)項、第五十六條第一、二款，《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條第一、二款，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定，判決被告立即停止侵犯原告“NOKIA”商標專用權的行為並賠償原告經濟損失。

    二、我國商標法語境下的案情分析

    我們遮罩證據，先假定本案的幾種不同案情，看如何認定被告的行為性質。

    案情一：被告生產了標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼，並且這些機殼是準備用於自己生產手機的。那麼因為“NCKIA”、“NOKA”與原告的注冊商標“NOKIA”構成近似，且由於原告“NOKIA”商標在市場上擁有極高的知名度，所以被告“未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標”，侵犯了原告涉案注冊商標專用權。

    案情二：被告購進標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼，用於自己生產成品手機。被告同樣“未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標的”，侵犯了原告的注冊商標專用權。

    案情三：被告接受他人的委託生產了標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼，但這些機殼不是用於自己生產手機而是要交付給委託人。

    案情四：被告沒有生產標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼，也不會用這些機殼直接生產成品手機，而只是接受他人的委託在這些現成的機殼上做局部的加工。

    我國商標法第五十二條第一項規定的侵犯注冊商標專用權行為是未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標。根據國家工商總局商標局頒佈的《類似商品和服務區分表》，類似商品是指功能、用途、所用原料、銷售管道、消費物件等方****有一定的共同性，如果使用相同、近似的商標，易使相關公眾認為其存在特定聯繫、使消費者誤認為是同一企業生產的商品。認定商品或服務是否類似，應以相關公眾對商品或服務的一般認識綜合判斷。本案中僅就手機外殼而言，雖然是製造手機的必要配件，但與手機畢竟不是同一種商品，手機直接銷售給普通用戶，機殼則是賣給手機的生產商，二者功能、用途、消費物件都不一樣，很難當作類似商品。那麼，對於案情三被告的行為就無法直接適用商標法第五十二條第一項的規定。

    根據《商標法實施條例》第五十條第(二)項的規定，故意為侵犯他人注冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的屬於商標法第五十二條第五項規定的侵犯商標專用權行為。本案中標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼如果沒有被查獲，最終必然是被用於生產侵犯原告商標權的手機，終端的生產者必然會侵犯原告的商標權。案情三中，被告明知其行為的結果，仍決意為之，明顯屬於故意為侵犯他人注冊商標專用權行為提供便利條件。提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等行為與提供帶有侵權標識的零部件相比，後者的行為性質明顯要比前者嚴重，對最終的侵權結果所起的作用也要大於前者，根據認定侵權“舉輕以明重”的原理，可援引商標法實施條例第五十條第(二)項的規定，認定被告侵犯了原告注冊商標專用權。

    在上述邏輯關係下，案情四也可認定被告為故意為侵犯他人注冊商標專用權行為提供了便利條件，適用商標法實施條例第五十條第(二)項的規定，認定被告侵犯了原告注冊商標專用權。

    上述分析思路為案件處理找到了部門法的依據，但存在的問題是擴大解釋了具體的法律條文。商標法實施條例第五十條的規定已經屬於對商標法第五十二條第五項的具體化、規範化，詳細列舉了為侵犯注冊商標專用權提供便利行為的幾種方式，也是對該項的限定，如果在司法實踐中再次對實施條例的規定作擴大解釋，與智慧財產權法定的原理似有相悖。

    三、共同侵權理論下的案情分析

    對於案情三與案情四的解析，我們有必要引入侵權法裡“共同侵權”理論。

    共同侵權行為也稱共同過錯、共同致人損害，是指數人基於共同過錯而侵害他人的合法權益，依法應當承擔連帶賠償責任的侵權行為。侵權行為的構成要件為：損害事實、損害事實和侵權行為存在著因果關係、具有過錯。共同侵權是侵權行為的一種表現形式，除了要具有一般侵權的構成要件外，另外它還要具有如下要件：(1)主體要求二人以上(包括二人)；(2)具有共同的過錯；(3)共同的行為導致同一結果。對於共同侵權行為中的“共同”的含義學界有不同的看法，我國侵權責任法採納的是主觀過錯說，即數個侵權行為人主觀上具有共同的過錯，包括共同故意與共同過失。[2]關於共同侵權的法律規定見於《民法通則》第130條(二人以上共同侵權造成他人損害的，應當承擔連帶責任)、《最高人民法院關於貫徹執行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見(試行)》第148條(教唆、幫助他人實施侵權行為的人，為共同侵權人，應當承擔連帶民事責任)、及新《侵權責任法》第8條(二人以上共同實施侵權行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任)。共同侵權行為中包含有教唆和幫助行為。共同侵權行為人應承擔連帶責任。

    對於案情三中被告接受委託生產標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼，委託人再將這些機殼用於製造侵權手機，被告與委託人對最後的侵權結果明顯存在共同過錯，由於二者的共同侵權行為，侵害了原告的注冊商標專用權，應承擔連帶責任。而且在這個共同侵權行為中，被告的行為屬於幫助行為。

    同理，對於案情四中被告接受委託在已標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼做局部加工(未做成成品機)，被告明知委託人將用這些機殼生產侵權手機而仍故意(直接故意或間接故意)為其做加工，顯然也與委託人存在共同過錯，在共同侵權結果中起到了幫助作用，與委託人承擔連帶責任。  

    在上述理論框架下，存在三個問題：一是，如果整個涉嫌侵權手機生產鏈中，在製造了標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼後就終止了(比如被查獲或者被廢棄)，那麼能否認定原告的注冊商標專用權已經遭受損害？侵權責任構成要件之一是要有損害事實的發生。二是，對於案情四中接受局部加工委託的被告，可能在整個侵權鏈條中只是收取了微薄的加工費，與最終銷售侵權成品手機所賺取的利潤相比可能只有幾百分之一，也很難說主觀惡性有多大，但按照共同侵權理論，其必須與委託人承擔連帶責任，是否有失公平？三是，認定共同侵權的情況下，是否要把委託人追加為必要共同被告？

    四、間接侵權理論下的案情分析

    間接侵權是相對于直接侵權而論的。“商標直接侵權”可概述為未經商標人許可，也缺乏“合理使用”等法定免責理由而在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標，導致消費者對商品來源產生混淆的行為。絕大多數國家的商標立法都規定：在同種商品上使用近似商標、在類似商品上使用相同商標和在類似商品上使用近似商標都必須以“導致混淆”作為構成直接侵犯商標權的條件。雖然我國商標立法暫時沒有將“導致混淆”列為商標直接侵權的構成要件，而是反過來將是否導致混淆作為判斷商標是否相似的依據問，但是在侵犯商標權案件中，將“導致混淆”作為構成“直接侵權”的必要條件已經漸成理論界和實務界的共識。

    間接侵權可以說是在直接侵權發生情況下的關聯行為，構成“間接侵權”的行為本身並不在商標權人“商標禁止權”的控制範圍內。法律將之界定為商標侵權是出於適當合理擴大商標權保護範圍的政策考慮以及該行為的可責備性。美國著名商標法學者Gilson的“侵權工具理論”將直接導致混淆的行為界定為“直接侵權”，而把其他提供貼有他人注冊商標的商品的行為定為“提供侵權工具”，在有主觀過錯的情況下構成“間接侵權”(比如把那些帶有侵權商標、很容易導致混淆和用來欺騙最終消費者的商品視為“侵權工具”，製造商在明知或可以合理地預期該“侵權工具”會被下手的零售商用於侵權，卻仍然將“侵權工具”置於零售商手中的行為，構成“間接侵權”)。[4]按照這一理論，案情三中，被告接受委託製造標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼，應是明知標注有“NCKIA”、  “NOKA”的手機外殼將會被用於製造導致混淆和用來欺騙最終消費者的侵權產品，但仍接受委託製造這些機殼並賣給委託人，相當於向委託人提供了“侵權工具”，構成間接侵權。但“侵權工具理論”在解析案情四時，卻頗有些為難。因為，在案情四中，被告並沒有製造標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼，而只是接受委託在這些機殼上做局部加工後再交給委託人。雖然被告也明知(至少是應知)這些機殼終將被用於製造侵權產品，其提供給委託人的經過進一步加工後的機殼也可視為“侵權工具”，但其局部加工行為頂多可視為完善了“侵權工具”而非提供了“侵權工具”。因此，依據“侵權工具理論”難以認定案情四中被告的行為構成間接侵權。

    我國學者王遷認為，在同類商品上使用近似商標、在類似商品上使用相同商標和在類似商品上使用近似商標，只有在導致接受商品者發生混淆，或者知曉以及有合理的理由知曉接受者會以導致他人混淆的方式使用該商品時，才承擔侵權責任。而前者系直接侵權，後者系間接侵權。[5]如本文第二部分所述，手機機殼與成品手機既不是同類商品，也難以確定為類似商品，因此無法直接用上述觀點解析本案的案情。王遷認為《商標法實施條例》第50條第(二)項(故意為侵犯他人注冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件)屬於對商標間接侵權的規定。實際上是將故意提供便利等幫助行為納入間接侵權範疇。

    雖然我國現行的《著作權法》、《商標法》和《專利法》均未對“間接侵權”做出規定，但相對於商標法而言，專利法領域的間接侵權理論則發展比較成熟，而且在我國也有相應的立法嘗試。專利間接侵權是指，行為人的行為本身並不構成直接實施他人專利的侵權，但卻教唆、幫助、誘導他人實施專利，發生直接侵權行為，行為人在主觀上有誘導或教唆他人侵犯專利的故意，客觀上為直接侵權行為的發生提供了必要條件。[6]

    根據北京市高級人民法院2001年發佈的《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》的規定，間接侵犯專利權的行為包括未經專利權人許可向他人提供、出售或者進口用於製造該專利產品專用部件。[7]

    專利權中專有權與禁止權如同一枚****的兩面範圍是完全一致的，而商標權中專有權與禁止權範圍並不相同，如商標權人有權禁止他人在相同的商品上使用近似的商標、在類似的商品上使用相同的商標或在類似的商品上使用近似的商標，但並不意味著商標權人自己享有從事上述行為的專有權利，商標權人自己僅有“在核定使用的商品上使用核准註冊的商標”的專有權。鑒於商標權與專利權的上述區別，關於商標間接侵權的認定不可能與專利間接侵權的認定完全一致。

    但我們可以借鑒專利間接侵權理論，在以造成混淆作為直接侵權的構成要件下，將教唆侵權、故意為侵權提供實質性幫助的行為定義為間接侵權。其中，向他人提供製造侵權商品專用部件的行為應屬於為侵權行為提供了實質性幫助。對於專用部件的理解是，只有侵權產品才需要用的部件。標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼顯然是用於製造侵犯“NOKIA”商標權手機的專用部件，按照上述思路，本案案情三中被告作為這些機殼的生產者侵犯了原告的注冊商標專用權。而案情四中，被告接受委託對已帶有“NCKIA”、“NOKA”標識的機殼進行局部加工，相當於經過自己生產形成了新的機殼產品，因加工後的機殼仍然是用於製造侵犯“NOKIA”商標權手機的專用部件，被告向他人提供侵權產品專用部件的行為構成了商標間接侵權。

    我國學術界關於間接侵權的理解以是否有直接侵權行為相伴隨而形成兩種觀點，即共同侵權說和獨立侵權說。在專利間接侵權方面，北京高院《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第79條、80條的規定實際上確立了間接侵權的獨立侵權責任。[8]  

    本人認為，基於以下原因在商標侵權中，應賦予間接侵權行為以獨立侵權責任的地位：

    1.商標權保護範圍的特殊性。商標法的出發點在於確保商標的識別功能得以實現，使消費者能夠通過商標將商品與其提供者正確地聯繫在一起，防止混淆的發生，以實現保護商標權人凝聚在商標中的商譽免受不正當使用和損害，同時保護消費者權益的雙重目的。與著作權和專利權相比，商標權“專有權利”的特徵在於“專用權”與“禁止權”的範圍並不一致，後者的範圍遠大於前者。這也顯示了智慧財產權法定的特性。因此，侵犯商標權的行為遠比普通侵權行為複雜，如果以造成直接侵權為必要，則很多具備可責性的行為無法追究。如本文案例，如果被告僅在製造標注有“NCKIA”、“NOKA”的手機外殼階段即被查獲，尚無直接侵權人可言。

    2．我國商標立法的特點。商標法第五十二條規定所列舉的侵犯注冊商標專用權五種行為中，以是否造成混淆為標準，第(一)、(三)、(四)項為直接侵權行為，而第(三)項實際上是間接侵權行為。商標法實施條例第五十條第(二)項的規定的行為也是間接侵權行為。可見，在我國商標立法中實際上把某些間接侵權行為獨立了出來，使直接侵權和間接侵權分別承擔責任。

    3．行為和責任相適應。正如刑法“罪責罰”相適應原則，侵犯商標權行為的性質也應與承擔的法律責任相適應。對於“來料加工”加工人只是根據委託加工人對產品的要求和其提供的材料加工，特別是有的加工人只負責部分零件的組裝，收取的加工費非常低廉，只是委託人產品利潤的幾十分、幾百分之一。而且與委託加工人相比，其過錯程度和對侵權結果的貢獻遠不如委託加工人，如果認定委託人和加工人構成共同侵權，要求兩者承擔連帶責任，對加工人有失公平。

    可見，獨立承擔責任的間接侵權理論可以較好地解析本文案情三與案情四的侵權判斷問題，但該理論尚待學術界形成共識，我國目前也沒有立法上的支持。因此，難以在判決中作為論證的依據。

    五、案例點評

    本文案例中，被告主要的抗辯理由在於，被告沒有生產標有“NCKIA”、“NOKA”商標的手機機殼，而是接受香港樂豪城科技有限公司委託對這些機殼進行局部加工。被告向法院提交了《手機機殼後制加工合同》。一審法院僅以被告未提交香港樂豪城科技有限公司的工商登記資料為由，認定被告生產了涉案機殼，並直接推定被告存在加工標有“NCKIA”、“NOKA”商標手機的行為。因此便可直接適用商標法第五十二條第(一)項的規定(未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標)，認定被告侵犯了原告的注冊商標專用權。顯然，一審法院主要運用了證據規則，使被告承擔舉證不能的不利後果，從而簡化了案情，判決原告勝訴。一審法院對本案的處理方式某種意義上體現了法官的智慧，處理結果也無可厚非，一審判決後原、被告雙方都沒有上訴。但是直接推定被告生產了涉案機殼並存在加工侵權手機的行為，其說服力有待推敲，如果香港樂豪城科技有限公司確實存在呢？如果被告確實只是接受委託在涉案機殼上做局部加工呢？本案的判決因為簡化了案情，而沒有論及上述問題。本文的主要目的並不是去評判判決的是非，而是基於案情作出幾種可能性的假設，將判決所略去的問題展開論述，藉以希望對司法實踐有所啟迪。

    注釋：

    [1] 本案案情詳見(2007)深中法民三初字第566號民事判決書。

    [2] 參見王利明、周友**、高聖平：《中國侵權責任法教程》，人民法院出版社20lO年版，第349—375頁。

    [3] 參見《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條、第11條。

    [4] See Jerome Gilson，Trademark Protection and Practice §11．02(h)，Matthew Bender & Company，Inc.，(2006)，轉引自王遷：商標間接侵權研究，載《智慧財產權年刊》2006年號。

    [5]  王遷：《商柝間接侵權研究》，載《智慧財產權年刊》2006年號。

    [6]  林建**、楊金琪：《對間接和共同侵犯專利權的分析探討》，載程永順主編《專利侵權判定實務》，法律出版社，2002年版。

    [7]  參見該意見第74、75條。

    [8]  該意見第79條規定：“發生下列依法對直接侵權行為不予追究或者不視為侵犯專利權的情況，也可以直接追究間接侵權行為人的侵權責任：(1)該行為屬於專利法第63條所述不視為侵犯專利權的行為；(2)該行為屬於個人非營利目的製造、使用專利產品或者使用專利方法的行為。”第80條規定：“依照我國法律認定的直接侵權發生或者可能發生在境外的，可以直接追究間接侵權行為人的侵權責任。”

    作者單位：廣東省深圳市中級人民法院

文章作者：林建益  文章來源：中華商標