目次
    一、商標顯著性
    （一）商標的顯著性
    （二）敘述商標與第二含義
    二、法定合理使用
    （一）法定合理使用的構成要件
    （二）法定合理使用與混淆之關係
    三、指示性合理使用
    （一）指示性合理使用的構成要件
    （二）指示性合理使用與混淆之關係
    四、我國商標合理使用制度
    （一）我國商標合理使用制度之現狀
    （二）我國商標合理使用制度之完善
    五、結論
    摘要：商標合理使用是商標權限制的核心和首要內容，是平衡商標權與社會公共利益的有效途徑。在商標權私益擴張的今天，有必要建立並完善合理使用制度以適當限制商標權，保護社會公共利益。本文詳細介紹美國1946年《Lanham法令》第1115節（b）（4）規定的法定合理使用原則和法官創設的指示性合理使用原則的內涵、適用範圍、構成要件，分析並評價合理使用原則與混淆可能的關係。最後，筆者探討我國合理使用立法現狀及存在的不足，並借鑒美國相對發達的立法和豐富的司法實踐，提出完善我國合理使用制度相關建議。
    關鍵字：顯著性、法定合理使用，指示性合理使用、混淆可能
    一、商標顯著性
    （一）商標的顯著性
    商標是區別不同商品或者服務來源的標誌，由文字、圖形或者其組合構成。[1] 商標的顯著性是指消費者據以區別不同生產者、消費者所提供的產品或服務的特性。[2] 商標應具有顯著性（Distinctiveness or Distinctive Character）[3]，才能發揮區別的功能。商標顯著性是商標構成的重要要素，是商標註冊的實質要件與積極要件。缺乏顯著性的標記，無法發揮區別功能，故各國商標法通常規定，不得申請註冊成為商標。
    對於商標顯著性，立法上一般採取兩種方式加以界定：肯定性界定和否定性界定。譬如，德國商標法第3條第（1）款規定，任何能夠將其使用的商品或服務與使用其他標誌的商品或服務相區別的標誌，可以作為商標獲得保護。這就是肯定性的界定。[4] 否定性界定通常把缺乏顯著性的情況列舉出來，譬如我國商標法第11條規定，商品的通用名稱、圖形和型號；直接表示商品品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；其他缺乏顯著性的，因為缺乏顯著性而不得作為注冊商標。除了立法上對商標的顯著性進行規定外，學理上也根據商標顯著性的強弱把商標劃分為不同類型。美國學者和司法實踐把商標分為創造商標（Coined Mark）、任意商標（Arbitrary Mark）、暗示商標（Suggestive Mark）和敘述商標（Descriptive Mark）。[5] 前三者本身具有較強的顯著性，可以自動地受到商標法律的保護。[6] 後者主要描述產品或服務的品質或特徵，其本身不具有顯著性，無法發揮商標的識別功能，從而不受商標法律的保護。譬如，把“豪華與舒適”用於汽車，“柔軟”用於毛巾，“新鮮”用於水果等。這是關於商標顯著性的一種靜態分析。商標的顯著性不是一成不變的，並非絕對的。從動態的角度去把握商標的顯著性才更合理、準確。商標的顯著性隨著時間的推移，商標的強弱程度會有所差異。經過時間的推移，有些商標的顯著性會有所減弱，相反地，有些商標弱商標（Weak Mark）可以經過使用而成為強商標（Strong Mark），甚至有些本身缺乏顯著性而不能成為注冊商標的標記可以通過後天的使用而獲得顯著性。
    （二）敘述商標與第二含義
    雖然敘述商標因本身缺乏顯著性而不受商標法的保護，但敘述性詞語可經過長期的使用，具有區別於其“第一含義”（Primary Meaning）的“第二含義”（Secondary Meaning）[7] 而具備顯著性。具有“第二含義”的敘述性詞語可以註冊為商標，而在“第二含義”上受商標法律的保護。
    “第二含義”原則最早由英國法院所創設，美國法院後來加以採用。美國法院最早在Gout v. Aleploglu一案中適用了“第二含義”原則。該案的原告使用“Pseesndede”作為其出口土耳其手錶的商標，該字的土耳其語意思是“Warranted”（保證或擔保），被告在其產品上也使用了該商標。原告認為，被告的使用侵犯了其商標權，請求法院裁決被告停止使用。被告則辯稱，“Pseesndede”是敘述性詞語，原告無權獨自使用。法院則以“Pseesndede”經過原告長期的使用具有“第二含義”而作出有利於原告的裁決。[8] 在Armstrong Paint Varnish Works v. Nu-Enamel Corp.一案中，原告使用了“NU-ENAMEL”作為其油漆產品的商標。美國最高法院認為，儘管“NU-ENAMEL”相同於“New Enamel”，屬於敘述性詞語，但“NU-ENAMEL”經過原告長時間的、大範圍的使用而獲得普通法上的“第二含義”，而應該受到商標法的保護。[9]
    敘述性詞語是否已經獲得“第二含義”，是個事實問題，由法院在個案中加以認定。主張商標侵權的原告有義務證明其使用的敘述性詞語已經獲得“第二含義”。[10] 原告可以提供他人已經註冊了類似詞語作為商標，連續5年或5年以上的商業使用，或者獲得顯著性的事實依據等證據，供法院審查。[11] 在認定一個敘述性詞語獲得“第二含義”，法院通常會綜合考慮下列五個因素：一、系爭商標的“第一含義”已經喪失；二、原告首先而且獨家使用；三、經過原告長時間、大範圍使用；四、消費者公認了其為表彰某特定商品或服務的來源；五、救濟原告可以避免被告“搭便車”或不正當競爭行為。[12]
    若敘述商標獲得無可置疑的（Incontestable）地位，法律上就承認該敘述標記獲得了“第二含義”。 根據《Lanham法令》第1065節的規定，注冊商標只要滿足連續5年的商業使用而且申請時仍在使用的條件，就可獲得無可置疑的地位。[13] 因此，在這類案件中，原告只要說明其敘述商標獲得無可置疑的地位，而無須再證明它擁有“第二含義”。
    經過長時間、大範圍的使用，敘述性詞語獲得了“第二含義”，具有顯著性，從而受到商標法的保護。但是，該保護僅局限於敘述性詞語的“第二含義”，即商標權人僅獲得“第二含義”上的專有權，商標權人以外的第三人仍然可以在“第一含義”上使用該敘述性詞語來描述自己產品或服務的品質和特徵。這就是所謂的法定合理使用制度。[14]
    二、法定合理使用
    （一）法定合理使用的構成要件
    1946年《Lanham法令》全面吸收了普通法上法定合理使用（Classic Fair Use）制度並規定在第1115節（b）（4）。根據該條款，第三人善意、合理地使用他人的名稱（Name）、短語（Term）、或圖案（Device）來描述自己的產品或服務，只要該使用是一種描述性而非商標意義上的使用，就不構成商標侵權。[15] 該原則主要適用於使用了敘述商標的場合。當一個敘述性詞語經過商標權利人長期不斷的使用，獲得了“第二含義”，並成為商標，受到商標法保護時，他人就不得在商標法意義上使用該商標，否則將構成商標侵權。然而，他人以描述性而非商標意義上使用商標權利人商標的“第一含義”，而且以善意、合理為限，則不構成商標侵權，而是這裡所謂的法定合理使用。法定合理使用原則的立法精神在於“商標的註冊人或持有者不能將某一描述性的短語作為其獨佔使用的權利加以限定，從而剝奪他人對其商品進行準確描述的權利。”[16] 為平衡商標權利人的商標專用權和他人使用公共詞語的權利，法律創設了法定合理使用原則。
    為了滿足法定合理使用的要求，被告應證明其同時符合三個條件：第一、被告的使用是描述性的而非商標意義上的使用，即被告必須證明其使用的目的在於描述自己產品或服務的品質和特徵，而不是在於區別產品或服務的來源；第二、被告的使用是為了描述自己的產品或服務；第三、被告的使用是善意的、合理的。譬如，在Re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Litig一案中，原告是VCR-2的商標權人，對被告在其產品上使用“VCR-2”提起商標侵權之訴，而被告則提出法定合理使用之抗辯。被告出售一種帶有兩個錄像機（Videocassette Recorders）的接受器，在錄像機上分別標有“VCR-1”和“VCR-2”。法院認為，“VCR-2”作為商標已經具有第二含義而區別於“VCR-2”的第一含義，被告是在“VCR-2”的第一含義，以描述性方式而非商標意義上使用原告商標“VCR-2”，而且該使用是善意的、合理的。因此法定合理使用抗辯成立。[17] 又如，在法定合理使用的權威案例Zatarains, Inc. V. Oak Grove Smokehouse, Inc.中，原告把注冊商標“Fish-Fri”使用在一種玉米粉的產品上，該產品攪拌成糊狀物後用來炸魚和其他海鮮。“Fish-Fri”的“第一含義”為煎炸調料。原告提供了民意調查報告來證明其使用的“Fish-Fri”敘述商標具有“第二含義”。被告在其煎炸調料上使用了“FISH FRY”字眼。上訴法院維持了地方法院的裁決，認定被告的法定合理使用之抗辯成立，因此不構成商標侵權。其理由是，原告使用了敘述性詞語作為商標，該商標因原告的長期使用獲得了“第二含義”而受商標法律的保護，但商標法僅在“第二含義”上保護原告的商標權。被告有權描述性地使用該詞語的“第一含義”來描述自己的產品或服務，只要被告的使用是善意的、合理的。從被告提供的證據可以看出，被告沒有在商標法意義上使用該詞語，而且從來沒有打算把“FISH FRY”註冊為商標。另外，被告一直認為該詞語是產品的通用名稱。而且，從被告的使用方式上可以看出，被告最大限度地減小混淆可能。[18]
    （二）法定合理使用與混淆之關係
    以上關於法定合理使用構成要件的分析似乎表明，在商標侵權案件中，被告提出法定合理使用之抗辯，只要能夠滿足上述的三個要件，該抗辯就成立。 然而，有人認為，在適用法定合理使用時，還應該考慮混淆可能（Likelihood of Confusion）。法定合理使用抗辯與混淆可能的關係如何？這兩者是否能夠共存？學說和法院的看法不一。
    美國著名的商標法專家McCarthy教授認為，商標的基本功能在於表示商品的來源或出處，商標保護的核心問題是制止混淆可能。因此，美國《Lanham法令》第32條也立足於禁止商標在“可能造成混淆、錯誤及欺騙”的情況下進行商業性使用。根據《Lanham法令》，判定商標侵權的惟一標準是混淆可能，該理論關注的是消費者的反映而不是銷售者的主觀心理狀態。法定合理使用僅僅是一種不能導致混淆可能的使用。[19] 換言之，法定合理使用與混淆可能無法共存，如果存在混淆可能的情況下，法定合理使用之抗辯將無法成立。McCarthy教授從商標法的基本宗旨出發來闡述這兩者的關係，具有可取之處。但是，他並沒有指出由原告或者被告來證明混淆可能的存在與否。而且，他認為的合理使用無法與混淆可能共存也可能存在邏輯上的問題。一方面，若原告關於混淆可能的舉證被採納的話，被告關於法定合理使用之抗辯將無法成立。另一方面，若原告關於混淆可能的舉證不被採納，或者被告反駁了混淆可能，則商標侵權就不成立，被告也沒有必要又提出法定合理使用之抗辯。因此，從邏輯上來講，法定合理使用之抗辯似乎沒有存在的必要。[20]
    關於法定合理使用與混淆可能的關係，美國聯邦巡上訴回法院也有兩種截然不同的觀點。一種觀點認為，提出法定合理使用抗辯的被告還應該否定混淆可能，其抗辯才能夠成立，持這種觀點的法院有第五、第六和第九巡迴上訴法院。在Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse一案中，第五巡迴上訴法院指出，被告有權在“第一含義”上以描述性方式使用敘述性詞語，只要這種使用沒有使消費者對產品的來源產生混淆可能即可。[21] 同樣地，第六巡迴上訴法院在PACCAR Inc. V. TeleScan Technologies, L.L.C.一案認為，混淆可能的存在阻卻了法定合理使用抗辯的有效成立。[22] 第九巡迴上訴法院在KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc.一案中指出，被告沒有否定混淆可能導致取法定合理使用抗辯無法成立。[23]
    相反地，另一種觀點則主張，被告只要被告提出的法定合理使用之抗辯滿足上述三個構成要件，該抗辯就成立，被告無須否定混淆可能存在，是否混淆，在所不問。第二、第四和第七巡迴上訴法院就是這種觀點的支持者。第二巡迴上訴法院在Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.一案中指出，只要滿足上述三個要件，法定合理使用抗辯就能夠成立，即使存在混淆可能。[24] 類似地，在Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am.一案中，第四巡迴上訴法院，混淆可能的存在並沒有排除法定合理使用的使用。[25] 第七上訴巡迴法院在Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.一案也作出同樣的闡述。[26]
    最近，美國最高法院利用KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression I, Inc.一案，[27] 全面闡述法定合理使用原則並分析成就法定合理使用之抗辯的構成要件。最高法院指出，在商標侵權案件中，即使混淆可能存在的情況下，法定合理使用之抗辯也能成立，被告在提出法定合理使用之抗辯時，並沒有義務否定混淆可能。該判決澄清了法定合理使用之抗辯與混淆可能的關係，從而一舉解決了下級法院在該問題處理上長期存在的分歧。
    在該案中，原告（Lasting Impression I, Inc.）和被告（KP Permanent Make-up Inc.）[28] 都是持久化妝（Permanent Make-up）行業直接的競爭者，他們都生產各自的色素產品。原告在其色素產品上使用的商標是“Micro Colors”，而被告也在其色素產品瓶子上的標籤和宣傳單上使用“micro color”[29]， 來描述其產品的色素程度和顏色種類以及進行相關的市場宣傳。面對原告的商標侵權訴訟，被告提出了法定合理使用之抗辯。聯邦第九巡迴上訴法院推翻地方法院有利於被告的簡易裁決，認為被告在主張法定合理使用之抗辯時，沒有否定混淆可能之存在，因此該抗辯不成立。最高法院最後推翻了上訴法院的裁定，認為其關於被告有義務舉證否定混淆存在是錯誤的，從而支援了被告關於法定合理使用之抗辯，認定商標侵權不成立。最高法院採用法律解釋學和立法史學等方法，從以下五個方面逐一分析並批駁了法定合理使用與混淆可能不能共存的觀念。
    第一、法條的文字解釋
    最高法院認為，辨析法定合理使用之構成要件，最根本的著手點是法條本身。通過解釋該法條，最高法院指出，法定合理使用的構成三要件中並沒有包含混淆可能。[30] 因此，聯邦第九巡迴上訴法院要求被告在提出法定合理使用之抗辯時否定混淆可能是沒有法律依據的。
    第二、法條的整體結構解釋
    從法定合理使用法條的整體結構和上下文來看，被告也無須否定混淆可能。《Lanham法令》第1115節（b）構建了法定合理使用制度的整體框架，在商標侵權訴訟中，原告必須證明：（1）原告是商標權人；（2）商標侵權事實，即被告的使用“可能引起[消費者]混淆、誤認、或受欺騙”[31]。如果原告滿足了這兩個要件，則被告可以提出包括法定合理使用在內的九個抗辯來反駁原告的商標侵權主張。[32] 從這個整體框架分析可以看出，原告若想在商標侵權案件中勝出，就必須證明存在混淆可能。相反地，若原告不能或不願證明存在混淆可能，則被告根本就沒有必要提出法定合理使用之抗辯，因為原告本身就會無法證明存在混淆可能而輸掉訴訟。從原告已經證明了混淆可能可以推出，被告在提出法定合理使用之抗辯時，沒有義務也沒有必要重新否定混淆可能。
    第三、立法目的
    法定合理使用的立法目的在於“商標的註冊人或持有者不能將某一描述性的短語作為其獨佔使用的權利加以限定，從而剝奪他人對其商品進行準確描述的權利。”[33] 由於商標法允許敘述性短語在獲得“第二含義”的情況下成為商標，為商標權利人專用，這勢必將限制他人使用原本屬於公共領域的短語的權利，因此原則上講，如果他人在“第一含義”上敘述性地使用他人商標，商標權利人無權阻卻。
    為成就法定合理使用之抗辯，若要求被告證明證明不存在混淆可能，則該抗辯將沒有存在的必要，該立法目的也無法實現。如上所述，若被告能夠否定混淆可能，則商標侵權就不成立了。被告無須舍易求難，再證明法定合理使用之抗辯的其他要件，來對抗原告的商標侵權訴訟。因此，最高法院指出，聯邦第九巡迴上訴法院的分析無法解釋法定合理使用之抗辯存在的必要性。
    第四、法定合理使用的立法史
    從法定合理使用的立法史來看，法定合理使用抗辯之成立也沒有要求被告否定混淆可能。在設計法定合理使用制度時，國會不但考慮到維護商標權人的合法權利，而且非常重視社會公共利益，該制度是為了確保“每個人都有權使用英語語言。。。。。。並確保沒有人能夠獨佔英語語言”[34]。如果國會的意圖是混淆可能是法定合理使用的要件之一的話，則國會可能要求被告證明其使用“不可能欺騙消費者”[35]。然而，國會並沒有使用這樣的語言。
    第五、普通法（Common Law）基礎[36]
    從普通法發展歷程上來看，法定合理使用之抗辯也沒有要求被告否定混淆可能。描述商標通常無法獲得普通法上的保護，[37] 只有當描述性詞語獲得“第二含義”後，普通法才給予相當有限的保護。這些相對有限的保護也要受到合理使用抗辯的約束。普通法沒有賦予商標權人獨佔使用描述性詞語的權利，他人有權合理地、善意地、描述性地使用描述性詞語。[38] 從早期的案例可以看出，合理使用沒有要求否定混淆可能。在William R. Warner & Co. V. Eli Lilly & Co.一案中，法院認為“他人使用類似[描述性]標記來描述自己的產品並沒有法律上或道德上的錯誤，即使它客觀上引起公眾對產品產生誤認”。[39]
    美國最高法院利用KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression I, Inc.一案全面地闡述了法定合理使用與混淆的關係，認為被告在提出法定合理使用之抗辯，沒有義務否定混淆可能。而且，即使原告證明了混淆可能存在，法定合理使用抗辯仍然成立，只要其構成的三個要件能夠得到滿足。申言之，只有在原告能夠證明混淆可能存在的前提下，才適用法定合理使用抗辯，法定合理使用是存在混淆可能情況下的一種“合法”的使用。這個命題似乎與商標法制止混淆可能的宗旨格格不入，這也是認為法定合理使用與混淆可能無法共存的學說和法院最主要的支撐點。最高法院卻認為，商標法的目的除了制止混淆外，還有促進公平競爭、為消費者提供資訊、保護社會公共利益，這些多重目的可能存在衝突。在敘述商標侵權案件中，制止混淆的目的應該讓位於其他目的，以保護社會公共利益。這似乎表明了最高法院重新平衡商標權人與他人利益，弱化了（描述性商標的）商標權人的保護，而充分考慮了他人使用描述性詞語的權利。
    為成就法定合理使用之抗辯，被告無須否定混淆可能。這並不是說實際混淆一點都不影響法定合理使用的成立。比較可行的解決辦法是，在認定法定合理使用構成要件時，法院會考慮是實際混淆對該抗辯構成要件的負面影響。譬如，實際混淆的證據可能在某種程度上說明了被告的使用是非描述性的或者是惡意的，從而影響了法院對該抗辯構成要件的認定。[40]
    三、指示性合理使用
    法定合理使用原則僅僅適用于被告使用原告的商標來描述被告的產品或服務這一情形，當被告使用原告的商標來描述原告的產品或服務時，該原則就不能適用。[41] 因此，法定合理使用原則存在適用範圍狹窄的局限性。為彌補法定合理使用原則適用範圍狹窄的局限性，聯邦第九巡迴上訴法院創設了指示性合理使用（Nominative Fair Use）原則，作為法定合理使用原則之補充。該原則適用于被告使用原告的商標來描述原告的產品或服務，儘管最終仍是為了描述被告自己的產品或服務。指示性合理使用最早是在1992年New Kids On The Block v. News America Publising, Inc.（下稱“New Kids”）[42] 一案中確立的，在之後的2002年Playboy Enterprises Inc. v. Terris Welles（下稱“PEI”）[43] 一案得到進一步的發展，2003年的Brothers Records, Inc. v. Jardine（下稱“The Beach Boys”）[44] 一案對該原則的構成要件進行實質性的修訂與完善，以更好地協調其與法定合理使用原則的關係。
    （一）指示性合理使用的構成要件
    在New Kids一案中，原告New Kids On The Block是一支樂隊，持有“New Kids”商標。被告是兩家報社News America Publishing，Inc.和Gannett Satellite Information Network，Inc.，他們分別出版USA Today和The Star兩份報紙。兩被告分別經營各自的電話熱線，讀者只要撥打“900”這個號碼就能夠回答相關的電話調查。這兩份報紙刊出了由其組織的電話調查資訊，該資訊包括了“New Kids on the Block”的照片幾個關於“New Kids”的問題。讀者可以通過電話來投票表決New Kids成員中誰是他們心目中最性感、最喜歡的偶像。原告認為，被告宣傳中擅自使用了其商標“New Kids”，遂對被告提起商標侵權之訴。初審法院以憲法第一修正案賦予被告的相關權利而作出有利於被告的裁決。
    聯邦第九巡迴上訴法院沒有探討憲法第一修正案問題，而是把爭議的焦點仍然集中在商標合理使用上。法院詳細地探討了法定合理使用原則的適用範圍，並指出該原則僅適用于被告使用原告的商標來描述被告自己的產品或服務。由於系爭商標“New Kids”不是敘述商標而是任意商標，被告使用原告的商標“New Kids”是指向原告New Kids On The Block自身，而不是用來描述被告自身的產品或服務，因此不能適用法定合理使用抗辯。[45] 法院跳出《Lanham法令》規定的法定合理使用抗辯的框架，在總結以往類似案例的基礎上，創設性地提出了指示性合理使用原則。[46]
    Kozinski法官詳細地闡述了指示性合理使用原則並認為，為成就該抗辯，被告應證明其符合如下三個條件：（1）被告若不使用該商標將無法表示；（2）被告在合理必要的限度內使用；（3）該使用不得暗示其與原告存在贊助（Sponsorship）或者許可（Endorsement）關係。[47]
    第一、不使用將無法表示
    法院沒有詳細分析該要件如何適用，只是認為，若被告沒有使用這個商標“New Kids”，是沒有辦法來準確表示這個樂隊“New Kids on the Block”的。因此，滿足第一要件的要求。
    第二、在合理必要的限度內使用
    同樣地，法院也是簡單地說明了被告對“New Kids”商標的使用是在合理必要的限度內。USA Today和The Star兩家報紙只是在他們所發佈的告示中使用“New Kids”商標來，用指示他們所組織的電話民意測驗的物件——“New Kids on the Block”樂隊，他們沒有特別使用該商標特有的標記（Distinctive Logo）。因此滿足第二要件的要求。
    第三、不得暗示其與原告存在贊助或者許可關係
    法院認為，被告僅在其告示中使用了“New Kids”字眼來指示他們所組織的民意測驗的物件——“New Kids on the Block”樂隊，該使用並沒有暗示其與原告存在任何關係，也沒有說明該樂隊贊助或許可該民意測驗。其中，USA Today還包含了“New Kids”樂隊可能是“A Turn Off”的問題，這與贊助或許可關係恰恰相反。
    在被告提出指示性合理使用抗辯的案件中，第一、二構成要件通常都能夠得到滿足。相對重要的，也是比較有爭議的是第三構成要件。
    在New Kids後，法院多次適用指示性合理使用原則。該抗辯沒有成立的主要原因是被告的使用無法滿足第三要件。譬如，在Kareem Abdul-Jabbar v. General Motors Corporation[48] 一案中，被告製作了一則商業電視廣告。在廣告中，有一個問題是“在全美大學生體育協會籃球錦標賽中，誰連續被評為最傑出的運動員？”，回答“Lew Alcindor，UCLA，67、68、69”（美國加利福尼亞大學洛杉磯分校的Lew Alcindor在1967年、68年、69年被評為最傑出的運動員），廣告接著說“Oldsmobile Eighty-Eight”像這個明星一樣連續三年獲獎。法院認為，被告在商業廣告中使用了原告的商標和曾用名“Lew Alcindor”，暗示了原告與被告存在授權關係。因此，被告提出的指示性合理使用抗辯沒有滿足第三構成要件，該抗辯不成立。
    在隨後的PEI一案中，被告也提出的指示性合理使用抗辯。原告“Playboy”公司擁有“Playboy”、“Playmate”、“playmate of the Month”、“Playmate of the Year”聯邦注冊商標權。被告Terri Wells女士曾是“Playboy”雜誌的模特並曾成為該雜誌的封面女郎、榮獲“Playmate of the Month”和“Playmate of the Year”稱號。被告在其創辦的一個****網站上使用了原告的商標。法院把該使用劃分為三種類型：標題和標語廣告；標記（Metatags）[49]；背景圖樣（Wallpaper）。鑒於，前面兩種類型的使用，法院認為其滿足構成三要件，我們這裡重點探討第三種類型，即背景圖樣。被告反復地使用了“‘PMOY’81”[50] 作為其通篇網頁的浮水印背景，而且沒有在“‘PMOY’81”的前面或後面加上被告自己的名字。法院認為，被告曾于1981年獲得“Playmate of the Year”的稱號，被告可以使用原告的商標“Playmate of the Year”來描述這一事實。但該使用僅局限於，超出這個範圍，就不符合指示性合理使用的要求。法院裁定被告的指示性合理使用抗辯不成立，理由有二：第一，在使用中，原告並沒有加上自己的姓名；第二，被告反復地使用“‘PMOY’81”，超出合理必要的限度。[51]
    （二）指示性合理使用與混淆之關係  
    指示性合理使用是法官在New Kids一案中首次創設的，適用于被告使用原告的商標來描述原告而非被告的產品或服務，以彌補法定合理使用適用範圍狹窄之不足。在指示性合理使用原則的構成三要件中，第三構成要件顯得尤為重要，也是最有爭議的，該要件主要體現了該原則與混淆可能的關係。對於指示性合理使用原則與混淆可能的關係，學說和法院的看法不一。
    McCarthy教授認為，合理使用（當然包括指示性合理使用）是一種不存在混淆可能的使用。[52]
    法院則認為，在指示性合理使用案件中，應當採用其設定的三要件測試法來取代傳統的Sleekcraft測試法，以更合理地評估混淆可能。在最初的New Kids案，以及後來的Kareem Abdul-Jabbar v. General Motors Corporation案和PEI案，法院都沒有提及混淆可能，沒有明確原告或被告是否應該證明或駁斥混淆可能的存在。在最近的Brothers Records, Inc. V. Jardine[53] 一案中，法院相對明確地指出“指示性合理使用的第三要件——不得暗示贊助或許可關係只是混淆可能的另一面”[54]。原告Brothers Records, Inc.持有並管理The Beach Boys樂隊的商標“The Beach Boys”，被告Jardine曾是The Beach Boys樂隊的成員，現自己組織樂隊進行巡迴演出。被告Jardine使用含有“The Beach Boys”商標，諸如“Al Jardine of the Beach Boys and Family & Friends”，“The Beach Boys, Family & Friends”或“The Beach Boys”進行宣傳和演出。面對原告的商標侵權訴訟，被告提出了指示性合理使用的抗辯。法院認為，被告滿足了該抗辯的第一、二構成要件，但沒有滿足第三構成要件，即被告的使用暗示了其與原告存在贊助或許可關係。第一，被告Jardine突出使用“The Beach Boys”。在宣傳材料上，與“Family and Friends”相比，“The Beach Boys”更加突出、顯眼。第二，被告Jardine的使用暗示被告的樂隊是由The Beach Boys樂隊贊助的。被告Jardine的經紀人證實，為了提高樂隊的聲譽，他們建議把“The Beach Boys”商標包括到被告Jardine自己樂隊的名字中來。第三，造成消費者實際上的混淆。被告Jardine演出的組織者和部分消費者聲稱，他們不清楚到底是誰在進行演出。[55] 基於上訴三個理由，法院認為被告Jardine使用原告Brothers Record, Inc.的商標沒有滿足第三個構成要件的要求，因此，指示性合理使用之抗辯不能成立。
    從以上案件的處理似乎可以看出，法院也是認為指示性合理使用是一種不會導致混淆可能的使用，只是在混淆可能的判定方法上，法院採用指示性合理使用的構成三要素來替代傳統的Sleekcraft測試法[56]。若被告能夠滿足指示性合理使用構成的三個要件，在法律上就認為不存在混淆可能。
    為了進一步探討法院的上述思路以及指示性合理使用原則與混淆可能的關係，筆者認為有必要先辨析混淆的概念。混淆可以分為兩種：一種是直接混淆，或狹義上的混淆，即消費者對產品或服務的來源產生混同、誤認；另一種是間接混淆，或廣義上的混淆，即消費者認為某生產商或經營商（通常商標侵權案件的被告）與實際生產商或經營商（通常是商標侵權案件的原告）存在某種贊助、許可、參股等關係，但實際上並不存在這種關係。[57] 美國傳統的商標法令僅涉及直接混淆，而沒有規定間接混淆。修改後的商標法令把兩者囊括其中。[58]
    在指示性合理使用案件中，法院沒有明確原告是否要證明存在直接混淆可能。從邏輯上來說，該類案件中的原告與一般商標侵權中的原告一樣，都應證明直接混淆可能的存在。若直接混淆可能一開始就不存在，則商標侵權就無從談起，被告也沒有必要提出指示性合理使用之抗辯。因此，比較合理的結論是，在指示性合理使用案件中，原告證明了直接混淆可能，而被告不願或不能（多數情況是不能）駁斥直接混淆可能，就提出指示性合理使用之抗辯。應該說，在指示性合理使用案件中，被告用來描述原告的產品或服務的標記與原告的商標完全相同，直接混淆可能是顯而易見的。實踐中，一般被告都難以通過駁斥不存在直接混淆可能而贏得官司。所以被告就只能提出指示性合理使用抗辯。換言之，指示性合理使用原則是存在於直接混淆可能基礎上的。法院沒有具體再使用傳統的Sleekcraft測試法來判定混淆可能是否存在，主要是因為被告使用與原告一樣的商標，存在直接混淆是顯而易見的。Sleekcraft測試法主要是用來判定類似商標是否造成混淆可能的，若再使用Sleekcraft測試法來判斷相同商標是否構成近似，則顯得多此一舉。
    從以上分析可以看出，在指示性合理使用案件中，法院的一般思路是存在直接混淆可能的前提下，被告提出指示性合理使用之抗辯。若能夠滿足該抗辯的三個構成要件，主要是不存在間接混淆，則商標侵權就不成立。這恐怕與學說和法院一貫認為的合理使用是一種不存在混淆可能的使用是完全矛盾的。
    筆者認為，合理使用僅適用於混淆可能存在的前提下。當原告關於混淆的舉證被法院所採納，被告提出合理抗辯並以此贏得官司。這種觀點正好與美國最高法院在最近的KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression I, Inc.一案的論述相吻合。在指示性合理使用案件中，法院（主要是聯邦第九巡迴上訴法院）不應再回避直接混淆可能，從而造成其邏輯上的自相矛盾。而是要與最高法院保持一致，承認在混淆可能存在的情況下，被告可以提出指示性合理使用抗辯。
    四、我國商標合理使用制度
    （一）我國商標合理使用制度之立法現狀
    我國《商標法》[59] 沒有規定商標合理使用制度。商標合理使用制度僅散見於國家工商行政管理局頒佈的行政法規。譬如，國家工商行政管理局1999年12月下發的《關於商標行政執法若干意見》第九條規定：“下列使用與注冊商標相同或近似的文字、圖形的行為，不屬於商標侵權行為：（一）善意使用自己的名稱或位址；（二）善意地說明商品或者服務的特徵或者屬性，尤其是說明商品或者服務的品質、用途、地理來源、種類、價值及提供日期”。
    2001年《商標法》雖然也沒有正面規定合理使用制度，但其關於商標顯著性的規定為合理使用的存在提供了理論基礎和制度空間。2001年《商標法》第九條第（一）款規定了申請註冊的商標必須具有顯著性，便於識別。第十一條第（一）款先否定性地界定了那些標誌不能作為商標註冊，[60] 第（二）款再規定這些標誌若經過使用而獲得顯著性，便於識別，亦可作為商標註冊。除了第十一條規定的三種情況外，第十條也規定了地名具有其他含義的可以作為商標註冊。2001年《商標法》在第十、十一條關於本身缺乏顯著性的標記在經過使用獲得顯著性的情況下，可以註冊為商標而受到商標法律的保護，該規定似乎暗示了商標合理使用制度。本身缺乏顯著性的詞語經過使用而獲得“第二含義”，商標法在“第二含義”上給予商標權人以保護。但這並沒有阻止他人在“第一含義”意義上使用這些標記。換言之，他人可以提出合理使用的抗辯。遺憾的是，2001年《商標法》僅關注商標顯著性而沒有具體涉及合理使用制度。立法者可能也意識到2001年《商標法》這一缺陷，及時地在2002年《商標法實施條例》第四十九條作出了相關規定。該條規定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”[61]
    （二）我國商標合理使用制度之完善
    儘管國家工商行政管理局1999年《關於商標行政執法若干意見》零星地提及合理使用，2002年《商標法實施條例》比較詳細地列舉了合理使用的適用範圍，但我國合理使用制度還存在以下不足：
    第一、立法層次較低
    儘管2001年《商標法》在規定商標顯著性時為合理使用的存在提供了制度空間，但其並沒有具體涉及合理使用制度。該制度僅在行政法規有所涉及，顯得立法層次較低。
    第二、適用範圍狹窄
    從本文探討美國合理使用制度可以看出，合理使用制度至少主要包括法定合理使用原則和指示性合理使用原則。而我國現有的規定僅涉及法定合理使用原則，指示性合理使用仍處於空白狀態。另外，2001年《商標法》規定了四種可以通過使用獲得顯著性的情形，其中包括“缺乏顯著特徵”[62] 的概括性的規定。然而，2002年《商標法實施條例》第四十九條僅規定了三種情形，沒有對應地把這個概括性的規定囊括進去。
    第三、缺乏操作性
    現有規定過於原則、概括，缺乏操作性。2002年《商標法實施條例》第四十九條僅簡單地指出“無權禁止他人正當使用”，而何為“正當使用”，包括那些構成要件，法院如何認定？都沒有相應的規定。這勢必給司法實踐帶來一定的困難和混亂。
    為彌補我國商標法上合理使用制度之不足，借鑒美國商標法上的相關規定和司法實踐經驗，筆者認為，我國商標合理使用制度可以從以下方面加以完善：
    第一、在《商標法》上增加合理使用制度，提高立法層次
    鑒於合理使用是商標權限制的核心和首要內容，是平衡商標權與其他社會公共利益的有效途徑，因此，有必要在《商標法》中專門規定合理使用制度。在以後的《商標法》修訂中，可以吸收現有行政法規的相關規定和總結司法實踐中的有關問題。
    第二、規定指示性合理使用制度，擴大合理使用適用範圍
    鑒於現有法律僅概括性地規定法定合理使用原則，而該原則具有適用範圍狹窄的局限性。因此，有必要借鑒美國關於指示性合理使用的司法實踐，在我國商標法增加指示性合理使用的規定，以彌補法定合理使用原則的制度缺陷。另外，可以在2002年《商標法實施條例》第四十九條增加類似“其他缺乏顯著性”的規定，使其與2001年《商標法》第十一條相協調。
    第三、細化“正當使用”[63] 構成要件，增加可操作性
    正如上面所分析的，合理使用適用於敘述商標，該商標是經過使用而獲得“第二含義”並具有顯著性的，商標法也是在“第二含義”上保護商標權人的。因此，他人可以在“第一含義”上使用該標記。所以，我們可以借鑒美國商標法上關於法定合理使用的規定，要求提出“正當使用”抗辯的被告證明其滿足兩個條件。其分別是：（1）在主觀上，被告的使用是善意、合理的。（2）在客觀上，被告是在“第一含義”上使用。
    五、結論
    商標合理使用是商標法上的重要制度之一，是對商標權的一種限制，其目的在於平衡商標權人的商標權與他人的合法權益並兼顧社會公共利益。在商標權私益擴張的今天，有必要好好研究合理使用制度，以更好地協調、平衡商標權與社會公共利益，創造公平、有序的競爭環境。美國在商標合理使用的立法和司法實踐中都相當發達，但是學說和法院對於合理使用的構成要素、適用範圍等一直都存在較大的分歧，尤其是合理使用與混淆可能的關係。美國最高法院在最近的KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc.一案中似乎澄清了這兩者的關係，統一了司法實踐的不同做法。
    儘管在過去的二十多年，我國的商標法制建設不斷健全，商標執法水準不斷提高，但是合理使用制度仍處於剛剛起步的階段。研究並借鑒發達國家的先進經驗，對於我國的合理使用制度具有重要的理論價值和實踐意義。
--------------------------------------------------------------------------------

    [1] 美國商標法上，可以構成商標的要素比較寬泛，包括文字（Words）、名稱（Name）、符號（Symbol）、圖案（Device）、圖畫（Picture）、式樣（Design）、數字（Numeral）、姓名第一字母編制而形成的圖案（Monogram）、縮寫字（Abbreviation）、頭字語（Acronym）、標語（Slogan）、片語（Phrase）、標籤（Label）、包裝（Package）、產品形狀（Configuration of Goods）、姓氏（Surname）或其組合。
    [2] 參見，崔立紅著：《商標權及其私益之擴張》，山東人民出版社2003年，第51頁。
    [3] 商標的顯著性又稱為識別性或區別性。
    [4] 參見，崔立紅著：《商標權及其私益之擴張》，山東人民出版社2003年。
    [5] 美國有的法院也把商標劃分為五種類型，即除了包括上述四種類型的商標外，還有一種是“產品通用名稱商標”（Generic Name Mark）。See KP Permanent Make-up, Inc., v. Lasting Impression, Inc., 124 S.Ct. 981 (2004)。本文認為，不應把“產品通用名稱商標”作為第五類商標，因為其本身就不是商標。根據1946年《Lanham法令》第1114節（1）（a）的規定，產品通用名稱不能註冊為商標（即使註冊了，任何時候都面臨被取消的風險），不受商標法保護。通常名稱與商標最主要的區別在於，前者指示某一類產品或服務，譬如“Piano”是一種樂器，消費者不會因此而聯想到其出處。而後者表示某特定商品或服務的來源，譬如“Yamaha”鋼琴。在商標侵權訴訟中，被告通常會提出原告的商標是產品通用名稱而不能作為商標保護。
    [6] See Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768, 112 S. Ct. 2753, 120 L. Ed. 2d 615 (1992)。有人把前三種情形稱為“商標的固有顯著性”，後一種情形稱為“商標的獲得顯著性”。參見黃暉著：馳名商標和著名商標的法律保護，法律出版社2001年，第12頁。
    [7] “第一含義”又被稱為“原始含義”或“主要含義”，“第二含義”也被稱為“次要含義”。商標“第二含義”原則不僅適用於敘述性詞語，而且同樣適用於本身缺乏顯著性的地名或人名。本文僅探討敘述性詞語的“第二含義”。
    [8] 參見6 Beav. 69, 49 Eng. Rep. 750 (Rolls 1833)。
    [9] See 305 U.S. 315, 59 S. Ct. 191, 83 L. Ed. 195 (1938)。在1946年《Lanham法令》之前，“第二含義”原則由普通法所確認和發展。1946年的《Lanham法令》第1052（f）全面吸收了該原則。
    [10] See Vision Center v. Opticks, Inc., 596 F.2d 111, (5th Cir. 1979), at 118。
    [11] 參見Trademark Manual of Examining Procedure, 2nd Edition (1997), §1212.04-06。
    [12] 參見曾陳明汝著：《商標法原理》，中國政法大學出版社2003年，第280頁。
    [13] See《 Lanham法令》第1065節。
    [14] 商標合理使用可以分為商業性合理使用和非商業性合理使用，本文主要探討商業性合理使用而不涉及非商業性合理使用。
    [15] See《Lanham法令》第1115節（b）(4)。
    [16] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992), at 306。
    [17] See Re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Litig, 11 F.3d 1460 (9th Cir. 1993), at 1467。
    [18] See Zatarians, Inc. V. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F. 2d 786 (5th Cir. 1983)。
    [19] See McCarthy J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), 2003,§23:107。
    [20] 參見拙文《美國商標合理使用原則的最新發展：The Beach Boys一案評析》，載《電子智慧財產權》，2005年第5期。
    [21] See Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) , at 796。
    [22] See PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies, L.L.C., 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003), at 256。
    [23] See KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression, Inc., 328 F.3d (9th Cir. 2003), at 1072。
    [24] See Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co., 125 F.3d 28 (2nd Cir. 1997) , at 30-31。
    [25] See Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am., 110 F.3d 234 (4th Cir. 1997) , at 243。
    [26] See Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., ** F.3d 1055 (7th Cir. 1995) , at 1059。
    [27] KP Permanent Make-up, Inc., v. Lasting Impression, Inc., 124 S.Ct. 981 (2004)。
    [28] 該案最早是由KP Permanent Make-up Inc.向地方法院提起的，Lasting Impression I, Inc.提出反訴，接著Lasting Impression I, Inc.不服地方法院的裁決向聯邦第九巡迴上訴法院提出上訴，最後，KP Permanent Make-up Inc.向最高法院提出上訴。為了討論方便，本文不區分當事人在不同訴訟階段的不同稱謂。
    [29] 除了使用“micro color”外，被告還使用了“microcolor”和“micro colors”。由於這些詞語的細微差別對本案沒有實質性影響，法院僅考慮使用“micro color” 和“micro colors”字眼。
    [30] 關於法定合理使用的構成要件可參見本文“法定合理使用的構成要件”這一小節。
    [31] 參見《Lanham法令》第1115節（b）。
    [32] 這九種抗辯包括（1）商標註冊或不可置疑資格是通過欺詐取得的；（2）商標被商標權人放棄；（3）商標不是用在被核准的商品或服務上；（4）法定合理使用；（5）使用在先；（6）根據州或外國法律在特定區域註冊在先；（7）商標的使用違反美國反托拉斯法；（8）功能性商標，譬如為了有效競爭；（9）違反衡平法原則。See《Lanham法令》第1115節（b）（1）至（9）。
    [33] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992), at 306。
    [34] H.R. 102 Hearings 72。
    [35] H.R. 5461, 77TH Cong., 1st Sess. § 33(b)(4), at 28 (1941)。
    [36] 在《Lanham法令》之前，法定合理使用之抗辯主要由普通法發展而來，《Lanham法令》只是彙編了普通法的相關規則。
    [37] See Armstrong Paint & Varnish Works v. Nuenamel Corp., 305 U.S. 315, 335 (1938)。
    [38] See Thaddues Davids Co. V. Davids, 233 U.S. 461, 470 (1914)。
    [39] See William R. Warner & Co. V. Eli Lilly & Co., 526, 528 (1924)。
    [40] See International Trademark Association, “Brief of Amicus Curiae the International Trademark Association in Support of Petitioner”, The Trademark Reporter, May-June 2004, at 734。
    [41] 實務中如何具體辨別法定合理使用和指示性合理使用及其適用範圍，有時候是有一定的難度的。一般來說可以通過如下兩種方法：第一，系爭標記是否具有雙重含義，若具有雙重含義，則可能涉及前者，原告在商標法意義上使用該標記，而被告在非商標法意義上使用；若僅有一個含義，則更可能涉及後者，原被告都在商標法意義上使用該標記。第二，描述物件，前者中，被告使用該標記描述被告自己的產品或服務的，而後者中，被告使用該標記描述原告的產品或服務，儘管最終是用來描述被告自己的產品或服務。在Brothers Records, Inc. v. Jardine一案中，就如何界定被告使用原告的商標是來描述被告的產品或服務，還是來描述原告的產品或服務，法院沒有給出一個明確的判定標準。而且，法院也承認在某些情況下，這一區別是不明顯的。
    [42] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)。
    [43] See 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002)。
    [44] See 318 F. 3d 900 (9th Cir. 2003)。
    [45] 同注2，第308頁。
    [46] 在這些類似事實的案例中，法院一般都認為商標侵權不成立，只是沒有非常明確地以指示性合理使用抗辯為由作出有利於被告的裁決。譬如，在Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350, 351-52 (9th Cir.1969)一案中，法院認為，只要沒有暗示原被告存在授權或贊助關係，被告汽車修理店可以使用原告的商標“Volkswagen”來告訴消費者其修理原告生產的“Volkswagen”牌汽車。若被告在其廣告中沒有使用“Volkswagen”或其縮寫“VW”字眼，將不可能或難以向消費者說明其修理“Volkswagen”牌的汽車。
    [47] See 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992), at 308。
    [48] See ** F. 3d 407 (9th Cir. 1996)。
    [49] 標記（Metatags）是用來描述網站主要內容的關鍵字，搜尋引擎主要通過標記來實現網站的搜索。當網路使用者在搜尋引擎上使用“Playboy”或者“Playmate”進行搜索時，就可以搜索到被告的網站。但是，被告在設計其標記時並沒有反復地使用“Playboy”或者“Playmate”，因此她的網站不會出現在搜索結果列表的最上方。
    [50] “PMOY”是原告聯邦注冊商標“Playmate of the Year”的簡稱，“81”代表被告在1981年獲得該稱號。雖然“PMOY”本身不是商標，但法院支援了原告的主張，給予相應的法律保護。See 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002), at1628，Footnote 32。
    [51] See 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002), at 1628-1629。
    [52] 關於McCarthy教授的觀點，詳細論述參見本文的第二部分。
    [53] See 318 F. 3d 900 (9th Cir. 2003)。
    [54] 同上，第908頁Footnote 5。
    [55] See 318 F. 3d 900 (9th Cir. 2003), at 1297-1298。
    [56] Sleekcraft測試法，又稱為八要素測試法，是由法院在AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979)一案中所提出的，該方法主要是便利法院判定混淆可能。Sleekcraft測試法包括八個要素：（1）商標的顯著性；（2）商標的相似性；（3）與產品或服務的相關性；（4）被告的意圖；（5）實際混淆證據；（6）銷售管道；（7）生產線擴張的可能性；（8）消費者可能注意程度。
    [57] 參見，黃暉著：《馳名商標和著名商標的法律保護》，法律出版社2001年，第60頁。
    [58] 15 U.S.C.§ 1125(a)(1)規定，被告在其產品或服務上使用與原告相同或相似的標記，並且可能造成消費者對產品或服務的來源、贊助關係、許可關係產生混淆可能。
    [59] 包括1982年《商標法》、1993年《商標法》和2001年《商標法》
    [60] 2001年《商標法》第十一條第（一）款規定：“下列標誌不得作為商標註冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的品質、重要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）缺乏顯著特徵的。”
    [61] 該條款的提法是“正當使用”，與本文的“合理使用”沒有本質區別。
    [62] 2001年《商標法》第十一條第（一）款第（三）項。
    [63] 這裡僅探討我國“正當使用”，即類似於美國商標法上的法定合理使用的構成要件。
 

文章作者：邱進前  文章來源：上海柏年律師事務所