商標侵權的抗辯手段十分有限，僅僅限於《商標法》實施條例第49條規定的正當使用情形。嚴格意義上講，我國商標法律法規中沒有明確規定商標侵權的例外抗辯，這一點與《專利法》和《著作權法》完全不同。但從《商標法》第52條規定的“未經商標註冊人的許可”的規定，還是可以看出一點點“例外抗辯”的痕跡。《商標法實施細則》第49條規定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”因此，在某種意義上講，“正當使用”可以被認為是一種例外抗辯的法律規定。然而，從廣義上講，“正當使用” 也並不應該僅限於上述第49條規定的情形，還應包括“合同抗辯”、“在先使用”等抗辯理由。

　　一、“正當使用”抗辯的法理分析

　　商標最本質的作用在於標示商品來源、防止混淆，昭示商譽，以利消費者遴選甄別，由於其這一作用，某一商標在消費者心目中代表了使用該商標的商品來源於某一特定的生產者，並具有相同水準的品質。商標又是進行廣告宣傳的有力工具，其可以成為廠商商業信譽（good will）的載體，它集中承載了生產者通過提供優質產品以及大量的廣告宣傳等建立起來的有關其產品及其本身的商業信譽。《商標法》亦須防止搭便車的行為，以保障商標權人獲得與其商品及商譽相應之報酬；商標權人唯受有充分之激勵，乃能致力研發高品質的商品，從而促進商品的繁榮。但是，正如一切權利都有相應的限制一樣，商標權同樣需要受到一定的限制。事實上，商標權從來都不是一種絕對性的權利，取得商標權並不意味著權利人有權禁止他人對其商標的一切使用行為，商標能禁止的只是有可能導致混淆的使用。商標大多是公共領域中的標識，商標權人選擇其作為自己的商標並不能賦予其對該標識的壟斷性權利，而只是在該商標成為其產品來源標誌的範圍內，才有權受到保護。自由競爭經濟賴乎商家品牌間的競爭，商標法則由保障消費者獲取真實的商品資訊，而鞭策商家提升自我，進以推動競爭。尤其對於“描述性”的標識來說，這一點尤為明顯。描述性的標識本來並不具有作為商標所要求的顯著性，只是由於商標權人的使用，建立起了該標識與特定主體之間的聯繫，即具有了“第二含義”（secondary meaning），描述性標識才具有了表明商品來源的識別作用，《商標法》才賦予其可以作為商標註冊的地位。但是，該標識的固有含義、“第一含義”仍然存在，商標權人無權禁止他人在原有意義上使用該標識來描述自己商品的相關特點。這正是商標使用的“正當”性法理所在。

　　二、正當使用的構成要素

　　TRIPS協議第17條規定：成員可規定商標權的有限例外，諸如對說明性詞彙的合理使用之類，只要這種例外顧及了商標所有人及協力廠商的合法利益。1946年《Lanham Act》在第1115節（b）（4）中，全面吸收了普通法上法定正當使用（Classic Fair Use）制度。根據該條款，任意第三人善意、合理地使用他人的名稱（Name）、短語（Term）、或圖案（Device）來描述自己的產品或服務，只要該使用是一種描述性而非商標意義上的使用，就不構成商標侵權。由此，美國法院對正當使用總結出了三個構成要素：1、非商標性使用（non-trademark use）。非商標性使用指被控侵權人不是將原告的描述性商標作為商標使用，即其使用該標識是為了描述其商品的特徵而非指示其商品的來源。從這一點上也可以看出商標法中的正當使用與著作權法中正當使用的區別，它並不像後者那樣賦予了一種普遍性的權利來使用他人的描述性商標，而限於在該標識的原始描述性含義上使用。如果使用他人商標是用來指示商標權人或其商品的話，如對於重新包裝的商品使用原有商標，或者在比較廣告中使用他人商標，則不屬於正當使用原則調整的範疇。2、公平、善意的使用（used fairly and in good faith）。正當使用要保護的是競爭者正當地描述其產品的權利，這種權利不因某描述性標識被他人註冊為商標而受到損害。而這個概念本身就要求對他人描述性商標的使用必須是出於對自己產品描述的必要，而且這種使用必須是合理且善意的，即不得不正當地利用他人商標所代表的商譽。公平善意是一種主觀上的要求，一般只能從使用者的使用狀態等情況來推斷。如該標識的描述性含義與後使用者的商品之間相關的程度，是否有可替代的表述等等。僅僅知曉某標識是他人的注冊商標並不當然意味著使用有惡意，反之，如果使用人原本沒有使用某描述性詞彙，在他人將其註冊為商標之後轉而採用該標識，或者是使用了他人商標中與描述意義無關的那些特點，諸如字型、風格、顏色等，則可推定其有惡意。3、僅僅為了描述自己的商品或服務（only to describe its goods or services）。即使用他人商標不是作為商標使用，而僅僅是用來描述自己商品的特點。

　　我國《商標法實施條例》的規定主要涉及的是對產品的名稱、主要原料等特點的描述，如果遇到對他人商標的使用，是否能適用正當使用而得以豁免侵權責任？回答是肯定的，且有司法判例。例如，西安市中級人民法院審理的哈高科綏棱二塑有限公司與北京立高防水工程有限公司等商標侵權糾紛案，2002年7月7日黑龍江某公司取得了商標局核准註冊的“SBC”圖形注冊商標（該注冊商標的SBC非一般字母書寫），核定使用商品為第19類防水卷材。2004年6月7日黑龍江某公司將其“SBC”注冊商標轉讓給哈高科。 2004年11月哈高科發現王景玉銷售了立高公司生產的防水材料，該產品合格證、宣傳資料及商品名稱上均使用了“SBC”，但立高公司使用的字母形狀與哈高科的注冊商標不同，同時立高公司在其產品上使用了自己的“立高”注冊商標。立高公司持有的全國工業產品生產許可證上注明產品名稱：其他建築防水材料（SBC聚乙烯丙綸複合防水卷材）；陝西省建設科技成果重點推廣項目證書及科技成果認證書載明：立高公司的項目名稱為：“立高”牌SBC高分子複合防水卷材。哈高科起訴認為，三被告的行為侵犯了原告的注冊商標專用權，訴至法院。法院審理認為，立高公司在其生產的防水材料上並未將“SBC”作為商標使用，且使用的“SBC”與哈高科的注冊商標形狀不同，立高公司在對外宣傳時在“SBC”前均使用了自己的“立高”注冊商標，這種使用並未使相關公眾對其產品的來源產生混淆或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯繫。立高公司使用爭訟之標識屬正當使用，不會對哈高科的注冊商標造成損害。筆者認為，立高公司使用的“SBC”不屬於商標使用行為，符合正當使用的構成要件，因此不構成商標侵權。

　　三、“正當使用抗辯”的性質

　　“正當使用抗辯”是屬於“不侵權抗辯”，還是“侵權例外抗辯”，其是否與“混淆可能性”相關聯，這是一個十分有意思的問題。即使在美國的判例中，也有不同的觀點。有些判例認為正當使用僅僅與判斷是否可能造成混淆有關，只要認定有可能發生混淆就拒絕適用正當使用原則；另一些案例則將正當使用視為一個獨立的抗辯事由，即使有可能造成混淆，如果滿足了正當使用的構成條件，被告仍然可以豁免于侵權的指控。兩種觀點針鋒相對，最能說明上述兩種觀點碰撞的是備受矚目的KP Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression Inc.一案，該案中，Lasting Impression I, Inc.（原告）和KP Permanent Make-up Inc.（被告）都是持久化妝（Permanent Make-up）行業的直接競爭者，他們都生產各自的色素產品。原告在其色素產品上使用的商標是“Micro Colors”，而被告也在其色素產品瓶子上的標籤和宣傳單上使用“micro color”， 來描述其產品的色素程度和顏色種類以及進行相關的市場宣傳。面對原告的商標侵權訴訟，被告提出了法定正當使用之抗辯。雖然原告初步舉證了存在混淆可能性，但聯邦地方法院認為被告的正當使用抗辯成立，做出了有利於被告的簡易裁決；而聯邦第九巡迴上訴法院卻認為被告在主張法定正當使用之抗辯時，否定混淆可能之存在，因此該抗辯不成立。2004年12月8日，美國最高法院就KP Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression Inc.一案作出終審判決。最高法院的九名法官一致認為，在商標侵權案件中，即使混淆可能(Likelihood of Confusion)存在的情況下，法定正當使用(Classic Fair Use)之抗辯也能成立，被告在提出法定正當使用之抗辯時，並沒有義務否定混淆可能。從邏輯上講，正當使用是作為一種抗辯存在，其意義就在於“該抗辯成立則不侵權；否則即構成侵權”，而認定侵權的前提在於存在混淆可能性，如果原告不能證明有混淆的可能性，則侵權本身就不能成立，被告無須再主張正當使用進行抗辯。如果認為正當使用與混淆可能性不可能同時存在的話，正當使用這一抗辯就沒有存在的必要。正當使用的理論基礎在於我們認為有些情況下商標權人的利益需要讓位于社會公眾誠實描述其商品的權利，而公眾的這種利益不應因為有可能造成某些混淆而遭到剝奪，換句話說，之所以存在“混淆的可能性”，根源就在於最初選擇了描述性的標識作為商標；我們可以採取其他的辨別措施來防止這種混淆，如顯著使用自己的商標或者明確與商標權人相區別等。可以說，在正當使用的情況下，被告使用某標識不是作為商標而是為了描述商品的特點，這本身就意味著一般情況下不會發生混淆；但是，不論從邏輯上還是從理論上，正當使用的構成都不應當以沒有混淆可能性為前提。當然，有發生混淆的可能性，判斷是否構成正當使用就更應該慎重，應結合實際情況判斷商標權人的利益是否應該讓位於其他人正當描述其產品的權利。

　　四、我國司法實踐中運用正當使用原則的案例縮影

　　１、為指明自己商品的內容使用他人商標為正當使用。在（美國）教育考試服務中心（Educational Testing Service，簡稱ETS）訴北京市海澱區私立新東方學校侵犯著作權及商標權糾紛一案中，ETS是TOEFL考試的主持、開發者，對TOEFL試題享有著作權，並且在中國註冊了TOEFL商標，分別核定使用在盒式錄音帶、考試服務、出版物等類別上。新東方學校在其發行的TOEFL考試題出版物上以醒目的字體標明TOEFL字樣，故被訴侵權。一審法院認定因其使用的TOEFL字樣與ETS的注冊商標完全相同，使用的商品類別也相同，故其行為構成對ETS商標權的侵犯。二審法院則認定：“在我國目前的社會狀況下，出版發行屬於國家管制的特殊行業，出版物屬於特殊商品，對出版物的來源進行識別一般是通過出版物的作者和出版單位來實現的。本案中，雖然ETS在出版物、錄音磁帶上合法註冊了TOEFL商標，新東方學校在‘TOEFL系列教材’、‘TOEFL聽力磁帶’上突出使用了‘TOEFL’字樣，但新東方學校對‘TOEFL’是在進行描述性或者敘述性的使用，其目的是為了說明和強調出版物的內容與TOEFL考試有關，是為了便於讀者知道出版物的內容，而不是為了表明出版物的來源，並不會造成讀者對商品來源的誤認和混淆。”基於此，二審法院認為新東方學校上述使用行為不侵犯ETS對TOEFL享有的商標專用權 。

　　2、使用地名在某種程度上講也屬於正當使用。地名作為商標同樣是具有特殊性的，我國商標法規定：縣級以上行政區劃的地名不得作為商標註冊。這也符合國際上的慣例，因為該區域內的公眾應該都有權使用該地名，不應被某個人壟斷。但是，對於非縣級以上的地名以及取得了第二含義的地名，商標法是不禁止註冊的，對於該部分商標而言，同樣存在著其他人正當使用的問題。如南京利源物業發展有限公司訴南京金蘭灣房地產開發公司侵犯商標權糾案，就反映出了這個問題。南京市江甯區境內有一個“百家湖”，由於眾多房地產開發商的開發及廣告宣傳為眾人所知。利源公司成功開發了以“百家湖公園”命名的樓盤，並在“不動產管理”等服務類別上註冊了“百家湖”文字的服務商標。南京金蘭灣公司在該地區開發了一處名為“楓情家園”的樓盤，並以“百家湖?楓情國度”為廣告語進行宣傳 。本案中對“百家湖”的使用也是為了指明商品與某地理位置的聯繫，金蘭灣公司並無惡意利用利源公司的商譽，“百家湖”的吸引力來自於它自身的地理環境而非來自於利源公司，應該可以構成正當使用。值得注意的是，最高人民法院民三庭針對該案請示的答覆中提到的五個應該注意的問題，其中提到“相關商品或服務的分類情況”，認為商品或服務的分類情況往往決定了是否需要指示其地理位置。房地產銷售中指示房地產的地理位置，一般應當認為是基於說明該商品的自然屬性的需要。

　　３、通用技術名稱或術語的正當使用。如廈門華僑電子企業有限公司與四川長虹電器股份有限公司北京分公司等侵犯商標權糾紛案 。法院查明“HDTV”是本行業中技術術語“高清晰度電視”的英文縮寫，已作為國家標準予以明確。四川長虹電器股份有限公司使用“CHDTV”不足以使相關公眾產生混淆誤認，屬於正當使用。再如西安市中級人民法院審理的深圳市遠航科技有限公司與被告深圳市騰訊電腦系統有限公司等侵犯商標權及不正當競爭糾紛案，西安中院認為“挖坑”、“保皇”分別為起源于陝西、山東地方撲克牌遊戲名稱，且一直是作為特定撲克牌遊戲名稱存在並被公眾廣泛使用，因此其作為撲克遊戲的名稱，並已為相關公眾普遍接受。被告使用的“挖坑”、“保皇”屬於合理使用，不構成侵權。

　　4、通過簽訂許可合同正當使用。如最高人民法院判決的哈羅斯特瑞特公司有限公司與武漢銀沙鱉休閒用品有限公司等侵犯商標權糾紛案中，認為武漢銀沙鱉休閒用品有限公司在生產、銷售的服裝上使用哈羅斯特瑞特公司的注冊商標不構成商標侵權。

　　結語

　　通過對上述問題的研究，筆者認為我國現行《商標法》在判定商標侵權上可以在以下方面予以完善：明確判定商標侵權行為的構成要件；將造成相似、混淆作為商標侵權判斷的要素之一；即明確商標侵權判斷的邏輯規則，主張將“相似”、“混淆”作為必要要件，但不是充分要件，如法定抗辯和法理上的例外抗辯理由成立，則可以認定不構成侵權。但例外抗辯應與“構成混淆”為邏輯前提，否則就沒有必要進行例外抗辯。

文章作者：孫海龍 重慶市高級人民法院審判委員會專職委員、姚建** 西安市  文章來源：中國智慧財產權