——評析士林電機廠股份有限公司訴商標評審委員會、鎮江士林電機有限公司商標異議複審行政案

    本案要旨

    因註冊申請人死亡而無人繼承或者因企業註銷而未辦理轉讓手續，從而使被異議商標的註冊申請人喪失主體資格的情況下，被異議商標的註冊既無必要，也不符合商標法關於商標按需註冊的原則，故在此種情形下，被異議商標應不予核准註冊。

    案情

    第4097289號“士林及圖”商標(下稱被異議商標)由江蘇鎮江士林電機有限公司(下稱鎮江士林公司)於2004年6月向國家工商行政管理總局商標局(下稱商標局)提出註冊申請，經初步審定並公告，指定使用在第6類電纜橋架商品上。

    士林電機廠股份有限公司(下稱士林公司)於2000年4月提出第1772656號“士林電器Shihlin Electric及圖”商標的註冊申請，於2002年5月被核准註冊，核定使用在第9類變壓器等商品上。此外，在除第6類的多個類別上，士林公司還申請註冊了多件包含“士林及圖”的商標。 

    2009年11月，商標局就士林公司針對被異議商標提出的異議申請，作出(2009)商標異字第19506號《“士林”商標異議裁定書》，裁定被異議商標予以核准註冊。

    士林公司不服，在法定期限內向國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱商評委)提出異議複審申請。其主要理由為：被異議商標嚴重侵犯了士林公司在先著作權，根據《中華人民共和國商標法》第九條、第三十一條之規定，被異議商標依法應不予核准註冊。鎮江士林公司作為經銷商，未經授權許可，擅自以自己名義惡意搶注的行為，嚴重違反了《中華人民共和國民法通則》規定的誠實信用原則、商標法第十五條和《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條第一款和第三條第二款、第五條的規定，被異議商標依法應不予註冊並禁止使用。因此，請求依據商標法第九條、第二十八條、第十三條、第三十一條的規定，不予核准被異議商標的註冊。

    2011年8月，商評委作出商評字[2011]第19369號《關於第4097289號“士林及圖”商標異議複審裁定書》(下稱第19369號裁定)，認為士林公司的各項理由均不能成立，故依據商標法第三十三條、第三十四條的規定，裁定被異議商標予以核准註冊。

    士林公司不服第19369號裁定，提起行政訴訟。

    判決

    北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(一)項之規定，判決維持第19369號裁定。

    士林公司不服一審判決提起上訴，並在本案二審期間提交了江蘇省鎮江工商行政管理局2012年8月28日出具的企業工商檔案查詢材料影本，用以證明鎮江士林公司已於2010年10月19日註銷。

    由於當事人的主體存續情況屬於人民法院應當向有關行政機關調取證據的情形，故北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第三十四條第二款、《最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定》第二十二條第(二)項的規定，委託江蘇省鎮江市中級人民法院對鎮江士林公司的主體存續情況進行協助調查。經查，鎮江士林公司已經註銷，註銷時間即為查詢的工商登記記載時間；鎮江士林公司已經進行了清算，公司的清算組已經解散，無法查明權利義務承受主體；鎮江士林公司清算中末涉及被異議商標相關財產的處置。

    北京市高級人民法院二審認為，商標專用權作為一種民事權利，應由法律規定的民事主體來行使。本案中，被異議商標的申請註冊人鎮江士林公司早在2010年10月已被註銷，其民事主體資格已經喪失，且其在被註銷前沒有申請將被異議商標的申請權轉移。在此情形之下，商評委在2011年8月作出第19369號裁定，核准被異議商標註冊，缺乏事實和法律依據，依法應予糾正。原審法院未能查明鎮江士林公司註銷的相關事實，導致裁判結論不當，故應在查明事實的基礎上，對其裁判結論予以糾正。士林公司的相關上訴理由已無審查必要，二審法院不再予以評述。綜上，北京市高級人民法院判決撤銷原審判決和第19369號裁定，要求商評委重新作出裁定。

    評析

    商標法第四條規定，自然人、法人或者其他組織對其生產、製造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商品商標註冊。故在註冊申請人因死亡而無人繼承或者因企業註銷而未辦理轉讓手續，從而使被異議商標的註冊申請人喪失主體資格的情況下，被異議商標的註冊既無必要，也不符合商標法關於商標按需註冊的原則，故在此種情形下，被異議商標應不予核准註冊，如商評委的裁定已准予其註冊的，人民法院則應判決撤銷該裁定並判令商評委重新作出裁定。

    其實，除了上述被異議商標註冊申請人註銷或死亡的情形外，在商標異議複審行政案件中，還存在其他商標註冊申請人變動或主體資格喪失的情況，實踐中也逐漸形成了比較統一的做法。

    第一種情況是因被異議商標轉讓而發生主體變動。

    根據被異議商標轉讓的不同階段，又可以分為兩種情況，即評審期間被異議商標轉讓的情形和訴訟階段被異議商標轉讓的情形。

    在評審期間被異議商標轉讓的，被異議商標原註冊人不再具備提起行政訴訟的主體資格，如果不服商評委的裁定，應當由被異議商標的受讓人提起訴訟。而且在實際操作過程中，商評委也會將被異議商標的受讓人列為被申請人，被異議商標的原註冊申請人已不再是行政程式的一方當事人，原註冊申請人與被異議商標已不再具有利害關係，其當然不再享有提起訴訟的權利。

    在訴訟階段被異議商標轉讓的，則應當由與案件處理結果有利害關係的被異議商標受讓人繼續參加訴訟。至於被異議商標的原註冊申請人的訴訟地位，法律並無明確規定，從目前的司法實踐看，法院是直接將被異議商標受讓人列為當事人，原註冊申請人不再列為訴訟當事人。

    第二種情況是被異議商標註冊申請人喪失主體資格，該情況又有兩種情況。

    一種情況是被異議商標註冊申請人註銷。這種情況就如同本案的處理一樣，對被異議商標不予核准註冊，此處不再贅述。

    另一種情況為被異議商標註冊申請人被吊銷營業執照。

    由於吊銷企業法人營業執照是行政機關根據國家工商行政法規對違法的企業法人作出的一種行政處罰，企業法人被吊銷營業執照後，應當依法進行清算，清算程式結束並辦理工商登出登記後，該企業法人才歸於消滅，因此，企業法人被吊銷營業執照後至被註銷登記前，該企業法人仍應視為存續，可以以自己的名義進行訴訟活動。故企業被吊銷營業執照的，並未喪失主體資格，仍為合法的民事主體，仍然可以根據法律的相關規定享有權利、承擔義務，只是其從事相關活動的資格受到了限制，故不能僅僅因為被異議商標的註冊申請人被吊銷營業執照，就當然地認為被異議商標不應予以核准註冊。

    但從目前的司法實踐來看，被異議商標的註冊申請人被吊銷營業執照的，有一種做法是對被異議商標直接不予核准註冊；如果商評委在此種情形下已核准被異議商標註冊的，則判決撤銷被訴裁定，判令商評委重新作出裁定。

  (作者單位：北京市高級人民法院)

文章作者：周 波  文章來源：中國知識產權報