某美國公司註冊的用於片劑包衣設備的歐共體商標因“惡意”被宣告無效。無效申請人是一家英國公司，該公司之前持有一份銷售該品牌設備的長期協定。

    無效申請人(BWI PLC)來自英國克努斯萊市。它提出來自伊利諾州的湯瑪斯機械公司(Thomas Engineering，lnc．)于2004年申請並於第二年獲准註冊的歐共體商標“ACCELA—COTA”違背了雙方之間的合同約定。根據合同約定，該歐共體商標權利人不得在歐共體範圍內銷售他們的產品。

    該英國公司稱，它持有一個專屬的分許可合同，後於1996年改為經銷合同，授權其在世界各地(美國及某些其它地區除外)銷售標有“ACCELA-COTA”商標的片劑包衣設備。

    無效申請人稱2002年之前他們一直廣泛銷售該片劑包衣設備，並於2006年開始在歐共體範圍內使用“ACCELA-COTA”商標。期間，其設備將標誌更換為“XL COTA”。

    作為對無效申請的反駁，該歐共體商標權利人稱這項授權給申請人的技術所用的標識是他們自行發明的，並且他們自1969年起即在美國擁有該商標，用於在美國銷售片劑包衣設備。

  “ACCELA-COTA”商標屬於該歐共體商標權利人一直是雙方之間的共識。儘管1996年的經銷合同未明示歸屬問題，但合同明確禁止申請人對該標識主張任何權利。

    該歐共體商標權利人還稱，他們曾在沒有申請人參與的情況下在歐共體直接銷售標有該標識的包衣設備。申請人對該標識的使用始終需要經過授權，並取決於雙方之間的商業關係。合作終止後，申請人受1996年合同的約束有義務協助該歐共體商標權利人維護其權利並禁止以自己的名義提出任何申請。這就是為什麼申請人從未在歐共體範圍內申請註冊該商標的原因。

    歐盟內部市場協調局(OHIM)撤銷部發現，無效申請人‘惡意’的斷言是基於美國公司禁止在歐盟使用該標識的合同義務。本案建立在由商業合作關係所引申出來的合法利益及預期的基礎之上。這種合作關係截至2004年已經持續了35年之久了。

    在貫穿雙方商業合作的整個期間，申請人的地域範圍均涵蓋歐共體，並且歐共體商標權利人締結合同的後果之—就是禁止該權利人在歐共體經銷自己的商品。該合同實質上意味著地域的劃分。

    根據1996年協定13(3)的規定，各方在自己的地界銷售對方商品時均不得變更、淡化、排除、撤銷或者干涉對方產品的標識。根據13(5)的規定，各方均有義務全力配合對方保護及維護對方的商標及任何有效的註冊，並為對方的註冊提供協助。此外，各方均禁止申請或註冊對方的商標。

    在撤銷部看來．與歐共體商標權利人的陳詞相反，不能從1996年的協定推導出ACCELA-COTA標識專屬於該歐共體商標權利人的結論。儘管該歐共體商標權利人發明了該標識並率先在美國註冊了該標識，鑒於地域劃分，以及該歐共體商標權利人的產品缺乏在歐共體進行相關商業銷售的事實，雙方在合作期間其實是在各自獨立使用同一標識。沒有證據表明雙方在這一問題上存在歐共體商標權利人所稱的不同的共識。

    與該情形相反的，當2004年該歐共體商標申請註冊的時候，如果無效申請人仍在使用ACCELA-COTA標識，由於雙方之間持續存在的商業聯繫，該歐共體商標的申請無疑將是有違誠實信用原則的，因而構成歐共體商標條例52(1)(b)條所規定的惡意的情形。

    撤銷部總結道，此案的關鍵在於是否可以依據2002年底之後，無效申請人是否在歐共體停止使用了ACCELA-COTA標識這一事實從另一個角度看待本案。

    “在撤銷部看來，使用並未停止，原因有二：一，當申請註冊該歐共體商標的時候，1996年的協議仍然有效。雙方均要遵守有關地界以及標識使用規則的約定。二，由於無效申請人的“Accelacota”片劑包裝設備明顯是用於長期使用的，因此可以合理推斷2004年這些設備仍在歐共體範圍內進行著使用，比如維護和修理等。關於這一點，還應該指出一個商標的功能不僅止於在銷售之初標明各自產品的商業來源，其在銷售之後仍在發揮這種功能，本案就是這種情況。

    撤銷部因此認定該歐共體商標權利人在申請該歐共體商標時具有惡意。”

文章作者：石慧(譯)   文章來源：中華商標