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如何提高馬德里商標國際註冊的成功率
中國加入馬德里商標國際註冊體系20年來,已基本建立起比較成熟的馬德里商標國際註冊機制,馬德里商標國際註冊知識得到了一定程度的普及,該體系“省錢、省時、省力”的優點也日漸被中國企業所知曉。雖然馬德里商標國際註冊是一條方便快捷的申請管道,但這並不意味著簡單填寫完申請書式再向商標局提交就萬事大吉了,企業在整個申請過程中還有一些環節需要多加注意才能註冊成功。下面筆者結合工作實踐,就企業如何提高馬德里商標國際註冊的成功率給出幾點建議,希望能對中國企業有所幫助。
一、在進行馬德里商標國際註冊前,應當針對重點市場所在國進行必要的商標查詢
有人說“準確細緻的查詢等於註冊成功了一半”,由此可見商標查詢的重要意義。提高中國企業的馬德里商標國際註冊的成功率,不能忽視必要的商標查詢。目前馬德里商標國際註冊體系不能提供被指定締約方是否存在在先權利的查詢服務,所以中國企業只能自己分別到各個締約方商標主管局的網站查詢,或者委託商標代理機構到各締約方商標主管局辦理查詢業務。需要指出的是,不是所有締約方商標主管局都能提供網上查詢服務,目前只有美國、比荷盧等部分締約方主管局的網站可以做到。
如果企業委託商標代理機構到各締約方商標主管局辦理查詢業務,那就需要支付一定的代理費和查詢費,這無疑會增加企業的商標國際註冊的成本。在一些國家,中國企業支付的查詢費和代理費之和與不進行事先查詢直接申請的費用相當,進行事先查詢的意義不大,但這不意味著馬德里商標國際註冊前無需進行相應的查詢工作。中國企業在進行馬德里商標國際註冊前,應當針對重點出口市場所在國進行必要的商標查詢。例如,河南省一家汽車生產企業,出口市場重點集中在埃及,該企業在進行馬德里商標國際註冊前就委託代理進行了事先查詢,結果發現在埃及已經存在在先註冊的商標。該企業就另外選擇其他的備用商標,順利在埃及取得了註冊,目前該品牌的汽車佔據了埃及市場的較大份額。花費一定費用進行商標查詢,避免了在無法獲得註冊保護的商標上耗費大量金錢和精力,“花小錢省大錢”,因此針對重點出口市場所在國進行必要的商標查詢是值得的。
二、在進行馬德里商標國際註冊時,應當根據被指定締約方來選擇商標和限定商品
選擇商標,這裡主要是指選擇中文商標還是選擇英文商標。中國企業一般傾向于使用中文商標,一是便於消費者呼叫,二是容易在商標設計中體現企業文化,但中文商標在一些國家註冊會遇到比英文商標更大的駁回風險。例如,美國商標專利局就要求必須指出中文商標與指定的商品或服務有無關聯,有無工商業含義,有無地理標誌含義;新加坡則要求中文商標需逐字翻譯並就整體有無含義作出澄清;尤其是在越南,中文商標會被認為是由越南人不常用的外文構成的商標,會被認為缺乏顯著性而駁回[1]。中國企業在指定對中文商標要求過多的國家時,不妨選擇英文商標或者中英文組合商標,儘量避免使用純中文商標,以減少駁回風險,提高馬德里商標國際註冊的成功率。
限定商品,這裡主要是指根據某些被指定締約方的要求來細化或刪減申請中涉及的商品或服務範圍。中國企業指定美國、日本、韓國、新加坡時需要注意商品或服務名稱的表述。例如美國不接受尼斯分類中與其國內法律要求相矛盾的內容,即不接受過於寬泛的商品或服務名稱,中國企業指定美國時參考美國專利商標局網站(http://www.uspto.gov)上的商品和服務清單來細化相關商品或服務的表述;韓國不接受尼斯分類中的大類商品描述,中國企業可以在其網站(http://www,kipo.go.kr)找到可接受的商品和服務清單;新加坡不接受尼斯分類中第四十五類的“由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務”;日本也不接受尼斯分類中的大部分多數類別的大類商品或服務描述。中國企業指定伊朗等伊斯蘭教國家時,還應注意要刪除申請中包含的32類中的啤酒(可以替換為不含酒精的啤酒)和33類含酒精的飲料(啤酒除外)等商品,否則會遭遇駁回。例如,任何包含酒類商品的註冊申請都會被伊朗智慧財產權局以“有違公序良俗”的理由駁回。
三、要及時回復世界智慧財產權組織國際局轉發的被指定締約方主管局的臨時駁回通知並妥善保管保護通知或註冊證書
收到世界智慧財產權組織國際局轉發的商標國際註冊申請書後,被指定締約方商標主管局將根據本國或本地區的法律對申請進行審查。各國法律不同,審查程式也不盡相同。有的締約方僅進行商標的可註冊性審查和異議審查,例如英國、法國;有的則不僅進行商標的可註冊性審查和異議審查,還進行在先權審查,例如美國、日本就屬於後者。各締約方發出的臨時駁回通知中都列明瞭複審或上訴的期限和受理機關,中國企業可以據此尋求救濟。
中國企業應當特別注意美國、日本和韓國的臨時駁回。涉及上述三國的臨時駁回一般都是因為商品或服務表述不符合這些國家對於商品或服務申報的具體要求。例如美國的臨時駁回需要申請人在該駁回通知發出之日起6個月內回復。中國企業可以委託美國或加拿大的有資質的律師回復,也可以自己直接登錄美國專利商標局網站線上回復,而後者是無需花費任何費用的。對於日本和韓國的臨時駁回,有兩種途徑可以選擇:一是委託日本或韓國的代理機構回復;二是向國際局提交一份刪減申請(外文表格MM6,規費177瑞郎),按照日本或韓國臨時駁回通知書中提供的建議進行回復。由於回復的時間緊迫(韓國為臨時駁回發出後2個月內,日本為臨時駁回發出後3個月內),中國企業在收到日韓兩國的臨時駁回通知後應儘快向國際局提交刪減申請。
但需要特別指出的是,如果美日韓三國臨時駁回通知中的駁回理由中不僅僅涉及商品或服務的名稱表述問題,還牽扯到在先權利問題,那麼對於上述通知的回復一般需要委託當地代理進行。
對於符合法律規定的商標,被指定締約方給予保護。部分締約方會發給註冊人給予保護通知(如澳大利亞、歐盟、新加坡、土耳其和英國)或其國內註冊證(如美國)。而大部分締約方在核准之後是不發給予保護通知的,但從2011年1月1日開始,對商品或服務被全部核准保護的申請,各締約方商標主管機構必須向申請人發出保護通知。保護通知是各締約方商標主管機構發給註冊人的有關商標註冊的證明檔,上面記載著商標的圖樣、指定的商品和註冊的有效期限等內容,是商標註冊人維護其在該締約方商標合法權益的最直接、有效的法律憑證。所以,中國企業應妥善保管保護通知或註冊證書以免造成主張權利的不便。
四、在被指定締約方註冊成功後,還應加強商標管理,並及時關注自己商標的最新狀態,避免因疏忽而導致商標被撤銷
中國企業在獲得被指定締約方的註冊保護後,還應繼續關注自主商標在各被指定締約方的最新狀態,避免商標因疏忽而被撤銷。例如,在馬德里商標國際註冊申請中,日本和加納的單獨規費的收費方式是申請費和註冊費分兩次收取,申請人先繳納申請費,日本特許廳或加納工業產權局審查核准後,申請人還需繳納註冊費。中國企業在收到上述國家的保護通知後,誤以為所有程式已經完畢,忘記繳納註冊費,最終導致已經獲得的註冊被撤銷。
又如美國商標法規定予以公告的注冊商標,註冊人應於商標註冊後的第五年到第六年間向美國專利商標局提交使用聲明,聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上,或聲明註冊人未使用該商標是基於其他特別事由,並且這種未使用並沒有放棄該商標的意思。否則,在自註冊公佈之日起第六年屆滿時,美國專利商標局將撤銷該商標註冊。在美國專利商標局頒發的註冊證上非常明確地指出了上述規定,但在實踐中,不少註冊人都忽視了此項規定,認為和中國續展時限要求一樣只需要等10年有效期屆滿前6個月內進行續展就可以維持該商標的有效性。因此造成了在美已注冊商標因沒有及時提交繼續使用證明而被撤銷。
商標在培養消費者信心方****有重要作用,這對面臨目前經濟減緩局面的企業至關重要,即使在經濟困難時期,商標仍然是企業在聲譽和長期可持續發展上的明智投資。中國企業實施“走出去”戰略,爭創國際知名商標,就要搞好自主商標的國際註冊工作,爭取在國外取得保護。希望中國企業在進行馬德里商標國際註冊時注意處理好上述四個方面的問題,切實提高馬德里商標國際註冊的成功率,進而擴大商標知名度和國際影響力,以此提升產品附加值,增強參與國際競爭的能力。
作者單位:國家工商總局商標局國際註冊處