商標合理使用，是指他人在生產經營活動中可以正當地使用權利人的商標，而不必征得權利人的許可而且不必支付商標使用費。商標合理使用原則是商標法的重要組成部分，是對商標權利人的權利限制。該原則的目的是為了平衡商標權利人與他人的合法權利以及兼顧社會公共利益。商標合理使用是法律為達到各種社會主體之間的利益平衡而設計的一種制度。
    美國在商標合理使用原則的立法和司法實踐方面都比較發達。1946年的《Lanham法令》規定了法定合理使用原則（Classic Fair Use） 。上世紀90年代以來，美國司法實踐創設了指示性合理使用（Nominative Fair Use），作為法定合理使用之補充。指示性合理使用最早是在1992年New Kids On The Block v. News America Publising, Inc. （下稱“New Kids”）一案中確立的，在之後的2002年Playboy Enterprises Inc. v. Terris Welles （下稱“PEI”）一案得到進一步的發展，2003年的Brothers Records, Inc. v. Jardine （下稱“The Beach Boys”）一案對該原則的構成要件進行實質性的修訂，以更好地協調其與法定合理使用原則的關係。本文擬簡要介紹並評析The Beach Boys案，探討美國商標合理使用原則的最新發展。
    一、案情介紹
    （一）案件事實
    1961年，上訴人（一審被告）Jardine和Dennis Wilson，Carl Wilson，Mike Love，Brian Wilson共同組成The Beach Boys樂隊。在短短幾年裡，該樂隊錄製過多張專輯並成功地到美國各地進行巡迴演出，名臊一時。1967年，樂隊成員設立被上訴人（一審原告）Brother Records, Inc.（下稱“BRI”）來持有並管理注冊商標“The Beach Boys”。
    之後，有些樂隊成員合作不愉快並決定不再一起巡迴演出，有些成員則組建了自己的新樂隊，如何使用“The Beach Boys”商標成為他們爭執的焦點之一。1998年7月，被上訴人BRI 召開董事會（當時BRI的董事會由四個董事組成，分別是Jardine，Mike Love，Brian Wilson和Carl Wilson的繼承人；同時這四個人也都是BRI的股東。），討論“The Beach Boys”商標的使用問題並最終決定通過非排他性授權合約的形式來許可樂隊每一成員在同等條件下使用該商標。同年10月，被上訴人BRI和Mike Love首先訂立了非排他性授權合約，該協議要求被許可人應該保護該商標的價值，保持商標的整體風格，並要求被許可人在指定****中選擇其經紀人和管理人。之後，上訴人Jardine就以其新組建的樂隊開始巡迴演出，而且他的經紀人和管理人也不是從指定****中選擇的。
    1998年10月25日，上訴人Jardine的律師給被上訴人BRI發函聲稱，上訴人Jardine將以“Beach Boys Family and Friends”的名義進行演出，因此沒有必要得到被上訴人BRI的許可。被上訴人BRI則向上訴人Jardine指出，沒有得到其許可而擅自使用“The Beach Boys”商標是一種侵權行為。後來，上訴人Jardine提供了一份不同於被上訴人BRI與Mike Love所簽訂的授權合約，但被上訴人BRI沒有同意。
    在與被上訴人BRI協商未果的情況下，上訴人Jardine就開始使用含有“The Beach Boys”商標，諸如“Al Jardine of the Beach Boys and Family & Friends”，“The Beach Boys‘Family and Friend’”，“Beach Boys Family & Friends”，“The Beach Boys，Family & Friends”，“Beach Boys and Family”，或“The Beach Boys”，進行宣傳和演出。
    碰巧的是，The Beach Boys樂隊的另一成員Mike Love新成立的樂隊也同時在附近演出。當時，有一部分觀眾和組織者對上訴人Jardine的樂隊、Mike Love的樂隊、The Beach Boys樂隊分不清楚，產生混淆。因此，被上訴人BRI致函上訴人Jardine要求其停止使用“The Beach Boys”商標。
    （二）雙方的訴訟請求
    1999年4月9日，被上訴人BRI對上訴人Jardine提起商標侵權之訴。上訴人Jardine則提出了商標合理使用（Fair Use），疏忽（Laches），禁反言（Estoppel），和不潔之手（Unclean Hands）的抗辯，反訴被上訴人BRI違反了雇傭合同、授權合約並請求法院裁定允許其使用“Beach Boys Family and Friends”進行演出。2000年3月28日，地區法院發佈初步禁令（Preliminary Injunction）禁止上訴人Jardine使用“The Beach Boys”，“The Beach Boys Family and Friends”以及其他相似的組合，但允許上訴人Jardine以描述性方式來表明其過去與樂隊的關係。2001年3月19日，上訴人Jardine增加了兩項訴訟請求：（一）對被上訴人BRI的其他股東和董事提起訴訟；（二）上訴人BRI違反忠誠義務。鑒於篇幅及主題限制，本文僅介紹分析商標合理使用問題。
    （三）雙方爭議的焦點及理由
    本案的焦點是The Beach Boys樂隊的前成員上訴人Jardine是否有權使用“The Beach Boys”商標，若有權使用，則程度如何。被上訴人BRI認為，沒有經過其許可，上訴人Jardine擅自使用是一種商標侵權行為。被告則主張其使用是一種商標合理使用因此不存在商標侵權之說。
    二、法院的分析及裁定
    地區法院認為，被告的行為構成商標侵權，其合理使用的抗辯不能成立，因此做出有利於原告的簡易判決，禁止被告永遠不得使用原告之商標。被告不服地區法院之判決，提起上訴，上訴法院維持原判。
    上訴人Jardine認為，其使用要麼是法定合理使用，要麼是指示性合理使用，而不是一種商標侵權。法院針對該抗辯，一一進行分析。
    （一）法定合理使用之抗辯
    法院首先指出，法定合理使用是由《Lanham法令》第1115節（b）(4)所規定的，該條款允許第三人善意、合理、描述性地使用他人的名稱（Name）、短語（Term）、或圖案（Device）來描述自己的產品或服務。 為了滿足法定合理使用的要求，被告應證明其同時符合三個條件：（一）被告的使用是為了描述自己的商品或服務；（二）被告的使用是善意的、合理的；（三）該使用是描述性的而非商標意義上的使用。法院指出，法定合理使用通常適用於一個商標擁有第一含義（Primary Meaning）和第二含義（Secondary Meaning），而第三人以描述性而非商標意義上使用其第一含義之情形。 法院舉了Re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Liting一案來說明法定合理使用之適用。在該案中，原告是VCR-2的商標權人，被告出售一種帶有兩個錄像機（Videocassette Recorders）的接受器，在錄像機上分別標有“VCR-1”和“VCR-2”，法院認為，“VCR-2”作為商標已經具有第二含義而區別於“VCR-2”的第一含義，被告是在“VCR-2”的第一含義，以描述性方式而非商標意義上使用原告商標“VCR-2”，而且該使用是善意的、合理的。因此法定合理使用抗辯成立。
    法定合理使用的立法目的在於“商標的註冊人或持有者不能將某一描述性的短語作為其獨佔使用的權利加以限定，從而剝奪他人對其商品進行準確描述的權利。” 由於商標法允許敘述性（Descriptive）短語在獲得“第二含義”的情況下成為商標，為商標權利人專用，這勢必將限制他人使用原本屬於公共領域的短語的權利，因此原則上講，如果他人在“第一含義”上敘述性地使用他人商標，商標權利人無權阻卻。
    本案中，“The Beach Boys”一詞的第一含義是“經常在海邊沙灘上嬉戲的男孩”。 當“The Beach Boys”一詞被註冊為商標時，它具有第二含義，即表示“The Beach Boys”樂隊本身。法院認為，上訴人Jardine並非在第一含義上使用該短語的，而是在第二含義上使用的，因此，他提出的法定合理使用抗辯不能成立。
    （二）指示性合理使用之抗辯
    《Lanham法令》第1115節（b）(4)所創設的法定合理使用原則的適用範圍比較狹窄，僅適用于被告使用原告的商標來描述被告自己的產品或服務。因此，為了彌補該原則的局限性，1992年美國聯邦上訴法院第九巡迴庭在New Kids on the Block v. News America Publishing一案中首創了指示性合理使用原則。該原則適用于被告使用原告的商標來描述原告自己的產品或服務，儘管最終仍是為了描述被告自己的產品或服務。
    針對上訴人Jardine提出的法定合理使用抗辯和指示性合理使用抗辯，法院首先指出這是一個相互矛盾的辯解，上訴人Jardine一方面主張其使用“The Beach Boys”商標僅描述他自己—The Beach Boys樂隊的創立成員，而非描述The Beach Boys樂隊的服務，因此可以適用法定合理使用之抗辯，另一方面主張其使用“The Beach Boys”來描述The Beach Boys樂隊的服務，則可以適用指示性合理使用之抗辯。對於如何界定被告使用原告的商標是來描述被告的商品（或服務），還是來描述原告的商品（或服務），法院沒有給出一個明確的判定標準。而且，法院也承認在某些情況下，這一區別是不明顯的。因此，法院並沒有明確指出上訴人Jardine使用被上訴人BRI的商標“The Beach Boys”是來描述他自己還是被上訴人的商品（或服務），相反地，法院對這兩種情形都一一進行分析。
    在前面已經分析過的法定合理使用原則中，法院認為，由於上訴人Jardine不是在第一含義上使用被上訴人BRI的商標，致使法定合理使用之抗辯不能成立，而該使用是用來描述被告的商品（或服務）還是原告的商品（或服務）則在所不問，因此，法院並沒有進一步對此進行考察。
    在認定上訴人Jardine法定合理使用之抗辯不成立後，法院進一步考察上訴人另一抗辯—指示性合理使用。指示性合理使用原則是由法官首次在New Kids一案中創設的，為成就該抗辯，被告應證明其符合如下三個條件：（1）若不使用該商標將無法表示；（2）在合理必要的限度內使用；（3）被告的使用不得暗示其與原告存在贊助（Sponsorship）或者許可（Endorsement）關係。
    1．若不使用原告商標將無法表示
    法院沒有詳細地分析該要件如何適用，而是認為，上訴人Jardine是The Beach Boys樂隊的創始成員，如果不使用“The Beach Boys”這一商標（同時又是樂隊的名字）他將無法表示其與該樂隊的關係。因此滿足第一要件的要求。
    2．在合理必要的限度內使用
    同樣地，法院也是簡單地說明了上訴人Jardine對“The Beach Boys”的使用是在合理必要的限度內，而且被上訴人BRI也沒有提出上訴人Jardine使用該商標特有的標記（Distinctive Logo）。因此滿足第二要件的要求。
    3．被告的使用不得暗示其與原告存在贊助或者許可關係
　　法院從如下三個方面詳細地分析了被告的使用沒有滿足第三個要件，即被告的使用暗示了其與原告存在贊助或許可關係。第一，上訴人Jardine突出使用“The Beach Boys”。在宣傳材料上，與“Family and Friends”相比，“The Beach Boys”更加突出、顯眼。第二，上訴人Jardine的使用暗示被告的樂隊是由The Beach Boys樂隊贊助的。上訴人Jardine的經紀人證實，為了提高樂隊的聲譽，他們建議把“The Beach Boys”商標包括到上訴人Jardine自己樂隊的名字中來。第三，造成消費者實際上的混淆。上訴人Jardine演出的組織者和部分消費者聲稱，他們不清楚到底是誰在進行演出。 基於上訴三個理由，法院認為上訴人Jardine使用被上訴人BRI的商標沒有滿足第三個要件的要求，因此，指示性合理使用之抗辯不能成立。
    三、指示性合理使用原則之辨析
    指示性合理使用是法官在New Kids中首次創設的，適用于被告使用原告的商標來描述原告而非被告的商品（或服務），以彌補法定合理使用適用範圍狹窄之不足。該原則與混淆可能（Likelihood of Confusion）存在何種關係，學者對其看法不一，司法實踐對其應用也不統一。
    商標侵權的理論基礎是被告對原告商標的使用造成消費者對商品（或服務）的來源產生混淆。美國著名的商標法專家McCarthy教授指出，根據《Lanham法令》，判定商標侵權的惟一標準是混淆可能，該理論關注的是消費者的反映而不是銷售者的主觀心理狀態。 然而，在New Kids中，法院認為，只要滿足三個要件，指示性合理使用之抗辯就能夠成立。這三個要件只取決於被告的行為，而不問消費者的主觀認識程度。換言之，商標侵權行為是否存在完全取決於被告自身的行為，而該行為是否造成消費者的混淆則在所不問。法院認為，在被告提出指示性合理使用的案件中，被告至少在文字上使用了與原告相同的商標，如果還是採用傳統的混淆可能的測試方法來處理該類案件，那麼幾乎所有的指示性使用都將導致混淆。因此採用New Kids一案中確立的測試方法來取代傳統的混淆可能Sleekcraft測試法，將使案件更加公平、合理。 法院在New Kids一案以及隨後的Abercrombie & Fitch，Playboy Enterprises, Inc. v. Welles中都適用了指示性合理使用，而且在這些案件中法院都沒有考慮混淆因素。
    對於法院創設的指示性合理使用原則，有學者提出強烈的批評，他們認為指示性合理使用—以被告行為取代消費者混淆的判定方法是根本違反商標法的基石，是嚴重背離《Lanham法令》的基本立法目的的。 McCarthy教授也主張合理使用僅僅是一種不能導致混淆可能的使用。 換言之，被告提出的合理使用抗辯以不存在混淆可能為前提。
    與次同時，美國聯邦上訴法院第九巡迴庭也意識到其創設的指示性合理使用原則與商標法基石和《Lanham法令》存在不和諧，因此，法院在最近的The Beach Boys一案中對指示性合理使用的第三要件—被告的使用不得暗示其與原告存在贊助或許可的關係進行修訂。在The Beach Boys一案中，法院指出“指示性合理使用的第三要件—不得暗示贊助或許可關係只是混淆可能的另一面” 。而且上訴人Jardine的使用也實際上造成演出的組織者和部分消費者對誰是真正的演出造成混淆，該因素也是被法院認為上訴人Jardine的使用沒有符合指示性合理使用第三要件的原因之一。
    為了與《Lanham法令》相協調，在The Beach Boys一案中，法院修訂了指示性合理使用的第三要件，要求被告必須證明不存在混淆可能，以滿足指示性合理使用抗辯之要求。這與創設指示性合理使用原則的初衷是大相徑庭的。指示性合理使用的創設初衷在於保護被告，即在無法適用法定合理使用的商標侵權訴訟中，被告只要證明其符合該原則的三個要件，其使用就是合理的。該原則的三個要件中沒有要求被告證明不存在混淆可能。然而，在The Beach Boys一案中，對於混淆可能的舉證，責任卻由原告轉移到被告身上。申言之，本來著眼于減輕被告負擔的原則現在已經變成大大加重被告的負擔。如果被告能夠證明混淆可能不存在，那麼商標侵權之訴將不成立，自然地，被告也沒有必要再通過指示性合理使用之抗辯來證明不存在商標侵權。因此，該原則的存在將變的沒有實際意義。
    法院為了維護被告權益，創造性地設立指示性合理使用原則，以彌補法定合理使用原則之不足。但是，該原則卻與現行美國商標法基石和《Lanham法令》不相吻合，造成該原則的先天缺陷。在The Beach Boys一案中，法院似乎彌補了該原則缺陷，但卻產生了另一尷尬—混淆可能的舉證責任由原告轉移到被告身上，嚴重違背該原則的初衷，威脅該原則之存在。美國聯邦法院於2004年1月受理了KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression, Inc.一案，該案也涉及到該問題，美國最高法院將如何協調這一問題，我們將拭目以待。
文章作者：邱進前  文章來源：電子智慧財產權